SAP Barcelona 593/2019, 29 de Marzo de 2019
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Marzo 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Número de resolución | 593/2019 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120128001485
Recurso de apelación 1076/2017-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 214/2012
Cuestiones.- Acción de nulidad de patente. Limitación de las reivindicaciones. Materia añadida y actividad inventiva.
SENTENCIA núm.593/2019
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
En Barcelona, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.
Parte apelante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.
-Letrado: Miquel Montañá Mora
-Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas
Parte apelada: LABORATORIOS LICONSA S.A.
-Letrado: Oriol Ramón Saurí
-Procurador: Ignacio López Chocarro
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 20 de febrero de 2017
-Demandante: LABORATORIOS LICONSA S.A.
-Demandada: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"1.- ESTIMAMOS sustancialmente la demanda presentada por LICONSA SA, contra la sociedad BOEHRINGER, declarando que la Patente EP 1.379.220, validada en España con el nº ES 2.236.590, carece de efectos, respecto a las reivindicaciones originariamente concedidas, del siguiente tenor:
"1. Cápsulas para inhalación, que como polvo inhalable contienen tiotropio en mezcla con una sustancia auxiliar fisiológicamente inocua, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS de secador con halógeno de menos que 15%.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo que consta de gelatina, derivados de celulosa, almidón, derivados de almidón, quitosana y materiales plásticos sintéticos.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque como material de las cápsulas se utiliza una gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre el grupo que consta de polietilen-glicol (PEG), con preferencia PEG 3350, glicerol, sorbitol, propilen-glicol, copolímeros de bloques PEO-PPO, y otros polialcoholes y poliéteres.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 3, caracterizadas porque el material de las cápsulas contiene, además de gelatina, un PEG en una proporción de 1 - 10% en peso, con preferencia de 3 - 8%.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 3 ó 4, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 12%, de modo especialmente preferido de _10%.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo de los derivados de celulosa hidroxipropil-metil-celulosa, hidroxipropil-celulosa, metilcelulosa, hidroximetil-celulosa e hidroxietil-celulosa.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 6, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 8%, de modo especialmente preferido de _ 5%.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo de los materiales plásticos sintéticos polietileno, policarbonato, poliéster, polipropileno y poli (tereftalato de etileno).
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 8, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre polietileno, policarbonato y poli(tereftalato de etileno).
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Cápsulas para inhalación según la reivindicación 8 ó 9, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 3%, de modo especialmente preferido de _1%.
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Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizadas porque el polvo inhalable contiene de 0,001 a 2% de tiotropio en mezcla con una sustancia auxiliar fisiológicamente inocua.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 11, caracterizadas porque la sustancia auxiliar consta de una mezcla de una sustancia auxiliar más gruesa que tiene un tamaño medio de partículas de 15 a 80 µm y de una sustancia auxiliar más fina que tiene un tamaño medio de partículas de 1 a 9 µm, siendo de 1 a 20% la proporción de la sustancia auxiliar más fina en la cantidad total de sustancias auxiliares.
-
Cápsulas para inhalación según la reivindicación 12, caracterizadas porque el tiotropio se presenta en forma de su cloruro, bromuro, yoduro, metano-sulfonato, para- tolueno-sulfonato o metil-sulfato.
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Uso de cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 13 y de un inhalador para la preparación de un medicamento para la inhalación.
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Uso según la reivindicación 14, para el tratamiento del asma o de la COPD.
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Uso de cápsulas vacías, que están caracterizadas por una humedad TEWS o de secador de halógeno de menos que 15% para la producción de cápsulas para inhalación con un cierto contenido de tiotropio según una de las reivindicaciones 1 a 13."
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- Se condena a BOEHRINGER al pago de las costas procesales derivadas del procedimiento principal.
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- DESESTIMAMOS la demanda reconvencional de LIMITACIÓN DE LA PATENTE interpuesta por BOEHRINGER, declarando que las diez reivindicaciones de la patente EP 1.379.220, validada en España con el nº ES 2.236.590,
en su forma LIMITADA, que se transcriben a continuación, son NULAS y NO ADMISIBLES por incurrir en vicio de materia añadida:
-
Cápsulas para inhalación, que como polvo inhalable contienen de 0,19 a 0,48 % de bromuro de tiotropio en mezcla con lactosa como excipiente fisiológicamente aceptable, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre polietilenglicol (PEG), con preferencia PEG 3350 en una cantidad de 3-8 % (en peso %) y derivados de celulosa seleccionados entre hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, metilcelulosa, hidroximetilcelulosa e hidroxietilcelulosa y presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10%.
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Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque como material de las cápsulas se utiliza gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre polietilenglicol (PEG), con preferencia PEG 3350 en una cantidad de 3 - 8 % (en peso), y presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10%.
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Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque el material de las cápsulas utilizado es hidroxipropilmetilcelulosa y presenta un contenido de humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 5%.
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Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizadas porque el excipiente consta de una mezcla de un excipiente más grueso que tiene un tamaño medio de partículas de 15 a 80 µm y de un excipiente más fino que tiene un tamaño medio de partículas de 1 a 9 µm, siendo de 1 a 20% la proporción del excipiente más fino en la cantidad total de excipiente.
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Cápsulas para inhalación según la reivindicación 4, caracterizadas porque el excipiente consta de una mezcla de un excipiente más grueso que tiene un tamaño medio de partículas de 17 a 50 µm, mas preferible de 20 a 30 µm y de un excipiente más fino que tiene un tamaño medio de partículas de 2 a 8 µm, más preferible de 3 a 7 µm, siendo de 1 a 20% la proporción del excipiente más fino en la cantidad total de excipiente.
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Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 4 a 5, caracterizadas porque la proporción de excipiente más fino en la cantidad total de excipiente es de 3 a 15%, más preferible de 5 a 10%.
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Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizadas porque las cápsulas para inhalación contienen de 3 a 10 mg de polvo inhalable, preferiblemente de 4 a 6 mg de polvo inhalable.
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Uso de cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 7 y de un inhalador para la preparación de un medicamento para la inhalación.
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Uso según la reivindicación 8, para el tratamiento del asma o de la COPD.
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Uso de cápsulas vacías, que están caracterizadas por una humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10% para la producción de cápsulas para inhalación con un cierto contenido de bromuro de tiotropio según una de las reivindicaciones 1 a 7."
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- Ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación registral de la patente ES'590 por carecer de cualquier efecto, en su versión original ni limitada.
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- Se condena a la actora reconvencional al pago de las costas procesales causadas a resultas de la interposición de la demanda reconvencional."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso y de impugnación de la sentencia, de la que se dio traslado a la apelante.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 2018.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.
Términos de la controversia.
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La entidad demandante, LABORATORIOS LICONSA S.A. (en adelante, LICONSA), interpuso demanda de nulidad de la patente española ES 2.236.590 (en...
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