STS, 19 de Enero de 2010

PRIMERO .- D. Gonzalo interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1303/05 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de agosto de 2.005, que por estimación del recurso de alzada revocó el acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2.004, que había concedido la inscripción de la marca número 2578583, ""M Joan Mascaró Llopart" (mixta) para distinguir " vinos y vinos espumosos y bebidas alcohólicas (excepto cervezas )" en clase 33 y " servicios de distribución, transporte y almacenaje de vinos, de vinos espumosos y de bebidas alcohólicas " de la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO .- En su escrito de demanda, de 27 de marzo de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando el recurso se declare nula la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de agosto de 2005, y se declare la concesión de la marca nacional pretendida ". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de 20 de abril de 2006, se tuvo por contestada la demanda por el Abogado del Estado, alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia, desestimando íntegramente el recurso, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA .

CUARTO.- Brandy Mascaró S.L. contestó a la demanda con fecha 30 de mayo de 2006 y suplicó sentencia por la que se " desestime el presente recurso interpuesto por D. Gonzalo , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimaba el recurso de alzada, denegándose la marca nº 2578583 M JOAN MASCARÓ LLOPART (MIXTA), clase 33 y 39, manteniendo así la sana resolución de denegación de la referida marca ".

QUINTO.- Habiéndose recibido el pleito a prueba, practicada ésta, y evacuado el trámite deconclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 6 de marzo de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS:Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por Don Gonzalo , representado por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de julio de 2.005 que, en alzada, revoca acuerdo del mismo órgano de fecha 18 de noviembre de 2.004."

SEXTO.- Con fecha 24 de junio de 2008 D. Gonzalo interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2726/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada el 6 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Gonzalo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue revocada la previa resolución de inscripción de la marca número 2578583, "M Joan Mascaró Llopart" (mixta) para distinguir diversos productos y servicios, en concreto "vinos y vinos espumosos y bebidas alcohólicas (excepto cervezas)" en clase 33 y servicios de distribución, transporte y almacenaje de vinos, de vinos espumosos y de bebidas alcohólicas en clase 39 del Nomenclátor Internacional.".

A la inscripción de la marca número 2578583, "M Joan Mascaró Llopart" (mixta), solicitada por D. Gonzalo se había opuesto "Brandy Mascaró S.L". en relación con las clases solicitadas: 33, 39, en cuanto titular de las marcas nº 0214976 "Mascaro", 0214977 "Mascaro", 2267560 "Mascaro" (mixta), 0680035 "Mascaro"(mixta), 2312409 "Mascaro" (mixta), 0050520 "Mascaro", titularidad de la mercantil "Brandy Mascaró S.L". y pertenecientes, entre otras a las clases, 30, 32 y 33 del Nomenclátor para proteger sus vinos, espumosos, mostos, licores, aguardientes, anisados, cervezas y vinagres.

La Oficina Española de Patentes y Marcas estima el recurso de alzada y revoca su decisión de concesión, y deniega la inscripción formulada por "Brandy Mascaró S.L." razonando en los siguientes términos:

Y respecto del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas , invocado por la recurrente en alzada, "Brandy Mascaró S.L.", la resolución aplicó el precepto prohibitivo por considerar que se cumplían los requisitos para su aplicación, por el prestigio y notoriedad alcanzado en relación con el brandy, coñac y vinos por la marca anterior "Mascaró":

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SEGUNDO.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

« Y dicho Tribunal (Supremo) ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 2002\6585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930\759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca como los de aprovechamiento indebido del renombre de la marca oponente dado que el término que se puede asociar MASCARÓ es por el que se reconoce expresamente a la oponente en el mercado pues según reiterada jurisprudencia el carácter notorio de una marca requiere, tal como reclama la parte actora, un máximo rigor al proceder a la comparación entre marcas opuestas. Con ello se protege, en consonancia con lo dispuesto en el derecho comunitario, el esfuerzo y la inversión empresarial sobre una determinada marca, cuyo conocimiento amplio entre los usuarios de un determinado sector comercial (marcas notorias) o incluso entre la generalidad de los consumidores (marcas renombradas), incrementa el riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación con marcas posteriores que puedan presentar un determinado grado de semejanza con aquéllas (Sentencia de 19 de febrero de 2003 RJ 2003\2121 ), por lo que procede desestimar el presente recurso. »

TERCERO.- En el primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente denuncia la infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la inexistencia de identidad o riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas. En el segundo motivo, articulado al amparo del mismo precepto de la Ley jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 8.1 de la aludida Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por cuanto las diferencias existentes entre las marcas en liza impiden la materialización del riesgo de aprovechamiento indebido de la aspirante, que prohíbe ese precepto y añade que, la Sala de instancia irroga un carácter notorio a las marcas oponentes "Mascaró" que no se deduce ni del expediente administrativo ni de los autos.

El motivo ha de ser desestimado pues el juicio del órgano administrativo en alzada y del jurisdiccional de instancia sobre las denominaciones enfrentadas se revela conforme a derecho pues entre la aspirante "Joan Mascaró Llopart" y las marcas prioritarias, -que no considera idénticas a los efectos del apartado a) del mencionado articulo- no existen ciertamente diferencias suficientes para garantizar su recíproca diferenciación y excluir el riesgo de error o confusión en los consumidores de los productos amparados por la primera. El tribunal de instancia ha valorado en toda su extensión los rasgos identificativos del nuevo signo comparándolos con los opuestos, sin que el resultado de su juicio comparativo pueda ser tachado de irrazonable o arbitrario.

Hemos reiterado que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En este sentido hemos indicado que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgode asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Se constata que entre "M Joan Mascaró Llopart" y "Brandy Mascaró", como se aprecia en la resolución estimatoria de la alzada promovida por esta ultima, no existen elementos suficientes de distinción entre las marcas opuestas. La Sala de instancia ha advertido el posible riesgo de confusión o asociación, precisamente en atención a las características propias de los signos en liza y no resulta suficiente, según acabamos de exponer, con discrepar de su apreciación para sostener fundadamente un motivo de casación en los términos ya dichos.

Por último, no puede considerarse infringida la jurisprudencia a la que se refiere la recurrente. Cuando se trata de marcas mixtas el análisis debe hacerse sobre el conjunto del signo distintivo, como en efecto hizo el tribunal sentenciador valorando los diferentes aspectos fonéticos y gráficos de aquél y de los opuestos. De nuevo bajo esta cobertura intenta la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las similitudes en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.

CUARTO.- En el segundo motivo casacional la recurrente invoca la infracción del artículo 8.1 del mismo cuerpo legal, en relación con las marcas enfrentadas y la notoriedad de las marcas "Mascaró". Según lo establecido en este precepto, las marcas, idénticas o semejantes a aquéllas,- notorias o renombradas- tienen vedada su inscripción " aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" .

En nuestra sentencia de 23 de octubre de 2008 dictada en el recurso 3293/2006 hemos manifestado que la superación del principio de especialidad inserta en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (en la misma línea de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria) implica, que la protección de las marcas notorias y renombradas se extiende, en principio, más allá de que exista identidad o semejanza entre sus productos o servicios y los de la nueva marca. En el presente caso, tanto las marcas prioritarias "Mascaró" de la entidad "Brandy Mascaró S.L" como la marca aspirante, protegen productos coincidentes del sector vinícola y muy relacionados como son los servicios de distribución de los anteriores productos, también reivindicados por la marca pretendida en clase 39. Todo ello pone de manifiesto la aplicación de la protección de la marca prioritaria con el rigor correspondiente a su notoriedad, que así ha sido declarada por la sentencia al valorar esta característica de forma razonada, y teniendo en cuenta la posible apreciación del riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de la marcas prioritarias, por concurrir los requisitos que han de ser valorados para aplicar esta prohibición relativa, entre los que no cabe desconocer la relación aplicativa existente entre ellas, en el mismo sector competitivo de los vinos.

Las marcas notorias y renombradas ven reforzada su protección en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por encima del principio de especialidad, cuya quiebra es mayor en atención al grado de notoriedad o renombre de la marca ya inscrita. Lo será en grado sumo cuando se trate de marcas conocidas por el público en general (renombradas, en la terminología legal) ya que en este caso " la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades ", a tenor del artículo 8.3. Y , sin llegar a este grado de protección plena, alcanzará asimismo " a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados " (artículo 8.2 ). Y evidentemente también deberá aplicarse esta prohibición, con mayor motivo, si cabe, cuando además exista una clara vinculación aplicativa.

La extensión de la protección conferida a las marcas notorias y renombradas no tiene, sin embargo, carácter automático pues requiere al menos la concurrencia de alguno (basta con cualquiera de ellos) de los siguientes factores adicionales, que tanto el organismo registral como los tribunales al revisar las decisionesde éste habrán de evaluar:

1. La posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y el titular de la marca renombrada o notoria. Posibilidad (o, según los casos, probabilidad) que en la norma española no necesariamente implica un efectivo aprovechamiento del prestigio de la marca notoria o registrada, ni un menoscabo de ésta, pues ambos factores tienen un tratamiento independiente en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

2. La posibilidad de que el uso de la nueva marca suponga -en términos objetivos- el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada o notoria, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que ya posee esta última o bien de su imagen comercial bien conocida. Y ello incluso cuando el aprovechamiento indebido no suponga, de suyo, un perjuicio "simétrico" para el titular de la marca notoria o renombrada.

3. La posibilidad de que el uso de la nueva marca implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad o del renombre de la marca ya registrada. Posibilidad que se puede concretar tanto en su pérdida de prestigio o su descrédito, la eventual dilución, debilitamiento o banalidad de la marca prioritaria o su asociación a segmentos del mercado con rasgos negativos, entre otros efectos perniciosos.

En el análisis de la concurrencia de cualquiera estos dos últimos factores habra de atenderse, por lo demás, a la circunstancia de que no exista "justa causa" o título suficiente que ampare el uso de la nueva marca.

En atención a lo anteriormente expuesto, llegamos a la conclusión de que el Tribunal de instancia ha considerado las marcas oponentes como notorias y desde esta premisa ha analizado y valorado los requisitos necesarios para aplicar el precepto prohibitivo contenido en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas citada, valoración y aplicación que constituye una apreciación de hecho realizada por el tribunal "a quo" en un litigio entre marcas, que no siendo errónea, irracional o absurda, como es el caso, según reiterada doctrina de esta Sala no es revisable en casación.

QUINTO.- No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución

NO HA LUGAR al recurso de casación número 2726/2008, interpuesto por D. Gonzalo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, el 6 de marzo de 2008 , en el recurso número 1303/2005. Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando.- Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech. -Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. lo pronunciamos, mandamos y firmamos