SJMer nº 12, 18 de Diciembre de 2017, de Madrid
| Ponente | MOISES GUILLAMON RUIZ |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2017 |
| ECLI | ES:JMM:2017:1107 |
| Número de Recurso | 525/2016 |
Juzgado de lo Mercantil nº 12 Madrid.
Autos: JO 525-2016
Demandante: Artemio
Demandado: Azucena
SENTENCIA Nº.
En Madrid, a 18-12-2017.
Vistos por mí, Moisés Guillamón Ruiz, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.
Por la representación procesal de Artemio se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra Azucena en fecha de 27-7-16, en ejercicio de diferentes acciones, solicitando en el suplico de su demanda que:
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Se declare que la propiedad de la marca Chocolalabelga pertenece al actor, reconociéndole la facultad de subrogarse en el expediente de solicitud o en su caso en el correspondiente asiento; subsidiariamente que se declare la nulidad absoluta de la marca registrada.
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Que se declare que la demandada carece de derecho de utilizar la denominación Chocolalabelga para señalar y distinguir productos derivados del cacao y del chocolate
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Que la utilización de la denominación Chocolalabelga por la demandada es un acto de competencia desleal.
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Que se le condene a cesar en la conducta, a publicar la sentencia y a indemnizar los daños y perjuicios.
Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma por escrito de 16-11-2016, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.
Celebrada la correspondiente audiencia previa, en la misma se propuso y admitió interrogatorio de actora, testifical de Humberto , Rodolfo y Juan Antonio
Se señaló para el día del juicio, siendo finalmente celebrado el 14-12-2017.
El día del juicio se practicó finalmente la siguiente prueba: interrogatorio de actor, testifical de Humberto , Rodolfo y Juan Antonio .
Practicada la prueba quedaron los autos vistos para sentencia.
ACCIONES EJERCITADAS
La parte actora en su escrito de demanda solicita que se declare que la propiedad de la marca Chocolalabelga pertenece al actor, reconociéndole la facultad de subrogarse en el expediente de solicitud o en su caso en el correspondiente asiento; subsidiariamente que se declare la nulidad absoluta de la marca registrada.
Asimismo solicita que se declare que la demandada carece de derecho de utilizar la denominación Chocolalabelga para señalar y distinguir productos derivados del cacao y del chocolate, que la utilización de la denominación Chocolalabelga por la demandada es un acto de competencia desleal, que se le condene a cesar en la conducta, a publicar la sentencia y a indemnizar los daños y perjuicios.
Por ello ejercita con carácter principal una acción reivindicatoria de la propiedad de la marca conforme 2.2 LM y de nulidad de la marca por mala fe en la solicitud subsidiariamente.
A su vez ejercita acción de cesación de actos realizados en violación de derecho de marca notoriamente conocida no registrada, y acción de competencia desleal.
Dichas acciones quedaron ya fijadas en el auto de la AP de Madrid, Sección 28ª, de 17-7-2017 , que desestimó el recurso de la actora contra el auto desestimatorio de las medidas cautelares solicitadas en este procedimiento.
La parte demandada alegó en su contestación a la demanda el no uso de la marca por la actora; no carácter notorio de la marca.
Además se opone alegando no reunir los requisitos para que prospere la acción reivindicatoria, y subsidiaria de nulidad de la marca; no concurrencia de requisitos para que prospere acción de competencia desleal.
HECHOS PROBADOS.
Una vez delimitada la acción principal y subsidiaria ejercitada en cuanto a la Ley de Marcas, y la acción relativa a competencia desleal, debemos establecer los hechos declarados probados, para, con posterioridad, ver si pueden quedar incluidos o no en la citada conducta enunciada.
Son hechos probados, conforme prueba debidamente practicada en juicio, los siguientes hechos.
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El actor, es creador de la marca chocolalabelga (hecho no controvertido incluso alegado por el demandado en conclusiones).
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Dicha marca se encontraba registrada en Registro público de Bélgica nummer handelsregister 0980178441 en fecha 1-6-1997 (documento 2 demanda) a nombre del actor.
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El actor usaba la marca no registrada en España de manera personal hasta 1.9.2014 en la tienda sita en la calle Bonetillo de Madrid.
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En fecha 1 septiembre de 2014 formalizó contrato de arrendamiento de industria con la demandada, siendo novado el mismo en fecha 1 de septiembre de 2015, en cuanto al precio (de 600 a 850 euros mensuales), el tiempo (según la parte actora desde septiembre de 2015, un año más dos prórrogas - según la parte demandada desde septiembre de 2015 1 año prorrogable a 5 años).
En virtud de dicho contrato la demandada figuraba como arrendataria de la industria propiedad del actor, incluida la marca extrarregistral chocolalabelga.
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La demandada procedió vigente el contrato de arrendamiento de industria -28/12/2015- a solicitar la marca nacional chocolalabelga, siendo concedida en fecha 9-8-2016 a la demandada conforme documental aportada en audiencia previa, habiendo presentado el actor recurso contencioso contra la citada resolución (documento 3 de la audiencia previa)
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En la actualidad sigue vigente dicho arrendamiento de industria formalizado entre las partes.
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Se presentó demanda de procedimiento ordinario de reivindicatoria de la marca en fecha 27-7-2016.
ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA MARCA. ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA POR MALA FE. REGULACIÓN LEGAL DE AMBAS ACCIONES.
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- Acción reivindicatoria de la marca.
El artículo 2.2 de la Ley de Marcas establece que "Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de las derechos efe un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca , si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plano de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39".
El Tribunal Supremo en sentencia de 14 de abril de 2015 ha señalado lo siguiente: "La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".
Como afirmábamos en la sentencia núm. 391/2013, de 14 de junio, esta acción alcanza ordinariamente a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca ). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 de la Ley de Marcas casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena (o para obstaculizar la posición ganada por el tercero en el mercado). Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en et conflicto".
La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mayor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestro que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.
El fraude de los derechos del demandante se produce no salo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".
Por otro lado en cuanto a los requisitos o condiciones de dicha acción, la SAP de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de 20 de diciembre de 2013 (Sentencia nº 480/2013; recurso 360/2013) establece que "Por tanto, podemos concluir que para que prospere la acción reivindicatoria se requieren tres condiciones:
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- Que el actor pruebe el título de dominio que ostenta sobre el signo.
El actor ha de justificar un título dominical, (aunque no es preciso que consista en la presentación de un título escrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio), entendido como preferencia dominical pues no basta con poseer mejor derecho, ha de ser poseedor un derecho que le legitime jurídicamente a formular la solicitud de registro y a obtenerlo, señalando en este sentido la STS de 5 de octubre de 2007 , en doctrina interpretativa de la LM 1988, aplicable a la de 2001 por la identidad del contenido legal, que "La norma sacrifica...
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