STS 184/2015, 14 de Abril de 2015

La entidad "Toldos y Metalistería, H.V., S.L." presentó con fecha 17 de mayo de 2010, ante el Decanato de los Juzgados de Granada, demanda de juicio ordinario contra D. Julián y D. Pablo , que tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, donde fue registrada como procedimiento ordinario núm. 373/2010, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicó al Juzgado: «[...] se sirva dictar sentencia, por la que estimando íntegramente la demanda, declare:

a) Que el uso por parte de los demandados del nº de teléfono NUM000 para comercializar servicios de instalaciones de toldos, apareciendo en publicidad, constituye un acto de competencia desleal, por cuanto incide en la mala fe, se produce en el mercado y con fines concurrenciales, y es capaz de crear confusión o asociación con mi representada.

b) [a] Que la entidad Toldos y Metalistería H.V., S.L. ostenta el derecho sobre la marca "Toldos Huétor Vega".

c) [b] Que el demandado, Don Julián , antiguo administrador y partícipe de Toldos y Metalistería H.V., S.L. ha adquirido sin consentimiento de ésta la marca "Toldos Huétor Vega".

d) [c] Que la entidad Toldos y Metalistería H.V., S.L. tiene derecho a la titularidad de la marca 1.927.344 (4) "Toldos Huétor Vega" Don Julián .

Y en consecuencia, condene a los demandados

a) A cesar en el uso del nº de teléfono NUM000 para comercializar servicios de instalaciones de toldos, o cualquier otro sustancialmente confundible con dicho servicio.

b) A retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios, cartas y correspondencia en los que utilice el nº de teléfono NUM000 .

c) Se obligue a los demandados a realizar los actos que sean necesarios respecto de la operadora de telecomunicaciones con quien tengan contratada la línea del nº NUM000 , para el traspaso de la titularidad de dicha línea telefónica a la sociedad Toldos y Metalistería H.V., S.L., firmando por sí mismos o por mandato de este juzgado, o por su señoría, en su sustitución, cualesquiera documentos que sean necesarios a tal fin.

d) A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados en la cantidad de treinta mil euros (30.000,00 euros), por los daños ocasionados por la realización de actos de competencia desleal.

e) A la publicación del contenido íntegro de la sentencia que recaiga en autos en un periódico de difusión provincial (Granada).

f) Ordene el cambio de titularidad de la marca número 1.927.344 (4) "Toldos Huétor Vega" denominativa, de la clase 22, hoy titularidad de Don Julián , así como de aquellas marcas derivadas de ésta o cualesquiera marcas "Toldos Huétor Vega" que los codemandados solicitaren a su nombre durante la sustanciación del presente procedimiento ante la Oficina española de Patentes y Marcas, a favor de la sociedad Toldos y Metalistería H.V., S.L. y a tal efecto haga los mandamientos oportunos a la Oficina española de Patentes y Marcas para hacer efectivo dicho cambio de titularidad, mediante la unión de la Sentencia que se dicte al expediente de dicha marca, y el anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del cambio en la titularidad de dicho expediente de marca, y

g) A la imposición expresa a los demandados de las costas causadas en este procedimiento.»

Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada, quien, antes de exponer los hechos y los fundamentos de derecho en que fundamentó su oposición, formuló las excepciones procesales de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva de Don Pablo , así como prescripción de la acción reivindicatoria.

Tras seguir los trámites oportunos, el magistrado juez de lo Mercantil núm. 1 de Granada dictó la sentencia núm. 322/2012, de 7 de diciembre , con el siguiente fallo: «Se estima parcialmente la demanda formulada por Dñª. Carmen Muñoz Cardona, en nombre y representación de Toldos y Metalistería, H.V., SL, contra D. Julián y D. Pablo . En consecuencia, declaro que el uso por los demandados del número de teléfono NUM000 para comercializar servicios de instalaciones de toldos constituye un acto de competencia desleal y condeno a D. Julián y D. Pablo a cesar en el uso de dicho teléfono para comercializar servicios de instalaciones de toldos o cualquier otros sustancialmente confundibles con dicho servicio, así como a retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios, cartas y correspondencia en la que utilicen dicho número. De igual forma, condeno a D. Julián y D. Pablo a realizar los actos que sean necesarios respecto a la operadora de telecomunicaciones con quien tengan contratada la línea del número de teléfono antes mencionado para el traspaso de la titularidad de dicha línea a la parte actora.

Finalmente, acuerdo que por parte de D. Julián y D. Pablo y a su costa, se proceda a publicar el fallo de la presente sentencia en un periódico de difusión provincial en Granada. Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.»

Tramitación en segunda instancia

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia y solicitó al Juzgado: «[...] remita los autos al tribunal superior, previo traslado de este escrito a las demás partes y emplazándolas por diez días para que presenten ante este Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable y, en definitiva, disponiendo la revocación de la sentencia apelada, en lo referente a la desestimación de la acción reivindicatoria de marca y acción de resarcimiento de daños y perjuicios con base en la Ley de Competencia Desleal, y dicte resolución por el que estime íntegramente la demanda interpuesta en tales pedimentos, junto con la publicación del contenido íntegro de la sentencia que recaiga en autos en un periódico de difusión provincial (Granada), todo ello con imposición de las costas originadas en ambas instancias a los demandados .»

La parte apelada presentó escrito de oposición al recurso interpuesto de adverso y de impugnación de sentencia y suplicó al Juzgado: «[...] elevar los autos a la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, de la que interesamos dicte en su día sentencia por la que, desestimando el citado recurso, ratifique la resolución recurrida en los aspectos impugnados por la mercantil recurrente, todo ello con expresa condena en costas a la recurrente; y, de igual modo, estime la impugnación de sentencia formulada, dictando nueva resolución por la que se declare la inexistencia de acto alguno de competencia desleal, desestimando en su mérito íntegramente la demanda interpuesta, con expresa condena en costas a la actora.»

La apelante se opuso a la impugnación formulada y solicitó a la Sala: «[...] dicte sentencia por la que inadmita a trámite la impugnación presentada de contrario, por no haber abonado la preceptiva tasa judicial, y, subsidiariamente de lo anterior, desestime íntegramente la impugnación interpuesta por D. Julián y D. Pablo , y estime íntegramente el recurso interpuesto con anterioridad por esta representación en nombre de Toldos y Metalistería H.V., S.L. contra la meritada sentencia, todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la contraparte.»

La resolución del recurso de apelación correspondió a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que lo tramitó con el núm. 253/2013 , quien, tras seguir los correspondientes trámites, dictó la sentencia núm. 216/2013, de 14 de junio , cuyo fallo disponía: «Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L." y la impugnación formulada en nombre de los codemandados D. Pablo y D. Julián , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil único de Granada, en juicio ordinario nº 373/10, de fecha 17 de diciembre de 2012, que se revoca en parte y, en su lugar, acordamos:

1) Haber lugar a la reivindicación de la marca nacional "Toldos Huétor Vega" con número 1.927.344, por haber sido transferida el 22 de octubre de 2007 al codemandado D. Julián en fraude de los derechos de la demandante "Toldos y Meltalistería Huétor Verga, S.L.", en cuya titularidad se subroga por mejor derecho, debiendo expedir los mandamientos oportunos para la efectividad del cambio de titularidad con todos los derechos y facultades inherentes a esta situación de dominio.

2) Confirmamos el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia en orden a la declaración de actos de infracción por competencia desleal de los demandados y la condena establecida como consecuencia de los mismos, con excepción de la publicación del fallo de esta sentencia que se revoca y deja sin efecto.

3) No se hace pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias a ninguna de las partes.»

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

Los apelados interpusieron recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia.

El recurso extraordinario por infracción procesal se argumentó con base en los siguientes motivos:

» Primero.- Infracción de las normas reguladoras de la sentencia, conforme previene el art.- 469.1-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el Art- 218, puntos 1 y 2 del mismo cuerpo legal .

» Segundo.- Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, conforme establece el Art.- 469.1-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el Art.- 386.1 de la misma Ley Procesal .

» Tercero.- Vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución española , conforme previene el Art.- 469.1-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .»

La interposición del recurso de casación se fundamentó, al amparo del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en la Infracción del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personada únicamente la recurrente, se dictó auto de 22 de abril de 2014, cuya parte dispositiva disponía: «La Sala acuerda:

» 1º) Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D. Julián y D. Pablo , contra la sentencia dictada, en fecha 14 de junio de 2013, por la Audiencia provincial de Granada (sección tercera), en el rollo de apelación nº 253/2013 dimanante del juicio ordinario nº 373/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.

» 2º) No habiéndose personado en el presente rollo la parte recurrida, queden los autos pendientes de señalamiento del día y hora para la celebración de la vista, o, en su caso, para la votación y fallo de los recursos.»

Se designó ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el presente recurso, previa votación y fallo del mismo, señalándose el día 12 de marzo de 2015 para que éstos tuvieran lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena,

Antecedentes del caso

1. - Los hechos relevantes para la resolución del recurso son los siguientes:

   i) El 16 de enero de 1992, el demandado D. Pablo y su cuñado D. Hilario constituyeron la comunidad de bienes " DIRECCION000 , C.B.". D. Pablo , con más experiencia en ese sector empresarial que el otro comunero que se incorporaba por entonces al negocio, solicitó en su nombre, el 21 de mayo de 1994, la marca "Toldos Huétor Vega", que le fue concedida el 5 de mayo de 1995 (clase 25 del Nomenclátor Internacional) con el nº 1.927.344 y publicada el 16 de agosto de 1995 con la expresa indicación de que el primer término denominativo "Toldos", por su carácter genérico, carecía de derecho de exclusividad frente a terceros. El coste del registro y las sucesivas renovaciones fueron costeados con cargo a la citada comunidad de bienes.

   ii) A la fecha de concesión de esa marca la comunidad de bienes quedó extinguida de hecho al constituir los dos comuneros, junto al hijo de D. Pablo (también demandado) y un hermano de D. Hilario , por escritura de 20 de enero de 1995, la sociedad demandante, "Toldos y Metalistería H.V., S.L.", que continuó haciéndose cargo de los gastos de renovación de la marca y que operaba en el tráfico jurídico bajo su denominación social.

   iii) Con esta composición se mantuvo la sociedad demandante hasta que, en fecha 24 de abril de 2007, el socio D. Julián , hijo de D. Pablo , salió de la empresa, cesando como administrador solidario, tras haber vendido meses antes sus participaciones sociales a los hermanos Julián . Meses después, con fecha 21 de octubre de 2007, D. Pablo , que al parecer también había abandonado la sociedad por jubilación, transfirió la marca "Toldos Huétor Vega" a su hijo D. Julián , quien abrió su propio negocio con igual objeto social bajo esa marca con la que publicita sus servicios y en cuyos anuncios incorpora a partir de 2009, además, el número de teléfono que hasta entonces era uno de los números de contacto utilizado por la sociedad demandante y de los que, pese a estar el contrato de abono de esa línea a nombre de D. Pablo , la sociedad demandante asumía su facturación. En septiembre de 2009 D. Pablo formalizó el traslado de la línea telefónica correspondiente a ese número al negocio de D. Julián .

   iv) La sociedad demandante tras la salida de la misma de D. Julián , que actúa como autónomo bajo el nombre comercial de la marca transferida por su padre, "Todos Huétor Vega", mantuvo relaciones comerciales con esta que se prolongaron durante 2008, por lo que cabe deducir que la sociedad demandante no era desconocedora del uso de la marca que reivindicaba en su demanda.

   v) A partir del cambio y traslado de la línea de teléfono y sin que conste que se mantuvieran esas relaciones comerciales en 2009, con fecha 18 de enero de 2010 la demandante hizo requerimiento a D. Julián al que, reprochándole el fraude en la obtención de la marca y el uso del teléfono que desde el inicio identificaba a la sociedad con sus clientes, le conminaba, por la confusión que generaba entre la clientela y calificando de actos de competencia desleal su conducta, a transferir a su favor la marca y a reintegrarle esa línea de teléfono.

   Al requerimiento se opuso D. Julián negando el riesgo de confusión, si bien como cambio más significativo se apreció que, a partir de entonces, en la publicidad del negocio bajo el nombre y marca "Toldos Huétor Vega" aparecía en nombre de D. Pablo .

2. - "Toldos y Metalistería H.V., S.L." interpuso demanda contra D. Julián y D. Pablo en la que ejercitaba acciones de competencia desleal por haber utilizado la línea telefónica que había venido siendo utilizada por la demandante, y la acción reivindicatoria de la marca "Toldos Huétor Vega". El Juzgado Mercantil de Granada estimó en parte la demanda, declaró que el uso por los demandados de la línea telefónica en cuestión constituía un acto de competencia desleal y les condenó a cesar en su uso y a traspasarla a la sociedad demandante. Pero desestimó la acción reivindicatoria de la marca "Toldos Huétor Vega" porque si D. Pablo , cuando la registró a su nombre, lo hizo en fraude de derechos lo fue de la comunidad de bienes " DIRECCION000 CB" que en su día había constituido con D. Hilario pero no de la sociedad demandante, que se constituyó con posterioridad, sin que conste que la comunidad de bienes cediera a la sociedad demandante los derechos que pudieran haberle correspondido sobre la marca. Condenó también a los demandados a la publicación de la sentencia.

3. - La sentencia del Juzgado Mercantil fue recurrida por ambas partes. La Audiencia Provincial estimó en parte ambos recursos. Revocó la condena a la publicación de la sentencia, y la desestimación de la acción reivindicatoria de la marca.

   Respecto de esta, consideró, resumidamente, que la demandante, a la que denominó como "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L." operaba en el tráfico jurídico utilizando su denominación social. Que aunque la marca "Toldos Huétor Vega" no estaba siendo utilizada, al girar la demandante en el tráfico utilizando su denominación social, que la Audiencia Provincial afirmaba que era "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.", impedía que terceros utilizaran esa marca o razón social similar, puesto que existía una divergencia escasa entre la marca registrada y la denominación social, que constituía el signo distintivo de la empresa en el mercado, pues hacía la función, al menos, de nombre comercial. Consideró por ello que la perjudicada por el trasvase de la titularidad de la marca "Toldos Huétor Vega" era la sociedad demandante, pues los demandados se aprovechaban de un prestigio comercial ajeno mediante la utilización de los signos distintivos característicos con que la demandante ofrece sus servicios. Por ello, revocó el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia del Juzgado Mercantil y estimó la acción reivindicatoria, pues consideró que fue transferida al demandado D. Julián en fraude de los derechos de la demandante, a la que denominó "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.", en cuya titularidad le subrogó por mejor derecho.

4. - Los demandados, tras promover infructuosamente un incidente de nulidad de actuaciones, han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la citada sentencia.

   Recurso extraordinario por infracción procesal

Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. - Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal son tres, y se formulan con los siguientes epígrafes: «Primero.- Infracción de las normas reguladoras de la sentencia, conforme previene el art.- 469.1-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el Art- 218, puntos 1 y 2 del mismo cuerpo legal ». «Segundo.- Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, conforme establece el Art.- 469.1-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el Art.- 386.1 de la misma Ley Procesal ». «Tercero.- Vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución española , conforme previene el Art.- 469.1-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .»

2. - Todos los motivos inciden en el error en que ha incurrido la Audiencia Provincial al construir toda la argumentación relativa a la acción reivindicatoria de la marca sobre el presupuesto de que la denominación social de la demandante era "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.", cuando en realidad era "Toldos y Metalistería H.V., S.L.".

Por ello, los demandados consideran que la sentencia es incongruente al conceder la titularidad de la marca a una sociedad que no ha litigado, y con base en un motivo (la gran similitud entre la marca y la denominación social) que no ha sido alegada (motivo primero. Asimismo, considera que la sentencia de la Audiencia Provincial ha presumido indebidamente que la mención "H.V." de la denominación de la demandante corresponde a "Huétor Vega" (motivo segundo). Y, por último, considera que se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva al fundarse la sentencia de la Audiencia Provincial en un error atribuible al órgano judicial, de carácter fáctico y patente, esto es, verificable de forma incontrovertible, y determinante de la resolución adoptada (motivo tercero).

Decisión de la Sala. Existencia de un error determinante del fallo

1. - La sentencia de la Audiencia Provincial funda la estimación de la acción reivindicatoria de la marca en que la denominación social de la demandante era "Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.", y que por tanto los demandados estaban utilizando una marca que coincidía prácticamente con dicha denominación social, que era utilizada como nombre comercial por la demandante.

2. - La Audiencia Provincial parte de una premisa errónea, puesto que no es discutido que la denominación social de la demandante es "Toldos y Metalistería H.V., S.L.". Por tanto, la coincidencia entre dicha denominación social y la marca reivindicada es inexistente.

3. - Las sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , consideraron que concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración. En la mencionada número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal Constitucional identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia. Esta Sala ha asumido también esta doctrina (entre otras, sentencia núm. 262/2013 de 30 abril ).

4. - En este supuesto, se cumplen los requisitos exigidos para apreciar la existencia de un error en la determinación de la base fáctica sobre la que la Audiencia Provincial adoptó la decisión, puesto que es pacífico para las partes, y resulta de la documentación aportada al proceso, que la denominación social de la demandante es "Toldos y Metalistería H.V., S.L.".

   Además, la demandante, en su recurso, no alegó como base de la acción reivindicatoria la similitud entre la marca en cuestión y su denominación social, sino que le había sido transmitida al disolverse de hecho la comunidad de bienes y la había venido utilizando y pagando los gastos de registro y mantenimiento.

5. - Por consiguiente, el recurso extraordinario por infracción procesal ha de ser estimado, al concurrir algunas de las infracciones procesales denunciadas, que entran dentro del ámbito de dicho recurso extraordinario.

   La consecuencia de tal estimación no debe ser la reposición de las actuaciones al momento previo a que la Audiencia Provincial dictó su sentencia. Pese a que en ocasiones excepcionales así lo ha acordado esta Sala, en el presente caso no concurre justificación excepcional alguna por lo que procede, conforme a lo previsto en la regla séptima del apartado primero de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil , conforme a la cual « Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2.º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la sentencia ».

   No obstante, la anulación de la sentencia de la Audiencia Provincial debe circunscribirse al pronunciamiento estimatorio de la impugnación de la desestimación por el Juzgado Mercantil de la acción reivindicatoria de la marca "Toldos Huétor Vega", pues es el único extremo afectado por las infracciones procesales denunciadas en el recurso extraordinario por infracción procesal que se estima.

   Asunción de la instancia

Planteamiento de la cuestión en el recurso de apelación

La impugnación del pronunciamiento de la sentencia del Juzgado Mercantil que había desestimado la acción de reivindicación de la marca se formulaba con base en que la sentencia del Juzgado Mercantil erró al negar legitimación a la sociedad demandante, puesto que dicha sociedad tiene el carácter de "persona perjudicada" prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , pues fue perjudicada por el registro y la cesión o transferencia de la marca a favor de su actual titular, D. Julián , puesto que la sociedad demandante fue la continuadora de la comunidad de bienes, con la misma marca, el mismo centro de negocio, datos de contacto, fondo de comercio y clientela.

Decisión de la Sala actuando como tribunal de apelación

1. - La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado « con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual ».

   Como afirmábamos en la sentencia núm. 391/2013, de 14 de junio , esta acción alcanza ordinariamente a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 de la Ley de Marcas casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena (o para obstaculizar la posición ganada por el tercero en el mercado). Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

2. - La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

   El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo.

3. - Por consiguiente, la afirmación de la sociedad recurrente en el sentido de que, en contra de lo afirmado por el Juzgado Mercantil, está legitimada para el ejercicio de la acción reivindicatoria porque resulta "perjudicada" por el uso de la marca por el codemandado, no puede admitirse. Esa condición de "persona perjudicada" que establece el art. 2.2 de la Ley de Marcas requiere que el perjuicio consista en que la solicitud de registro de la marca fue realizada en fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante tenía respecto del demandante. Si el perjuicio invocado es de otra naturaleza (por ejemplo, haber sufragado los gastos de mantenimiento de la marca, como ha ocurrido en este caso), no pueden servir para sustentar la acción reivindicatoria.

4. - En el caso enjuiciado, la sociedad demandante fue constituida con posterioridad a la solicitud del registro de la marca. Por tanto, la demandante no podía tener ningún derecho que hubiera sido defraudado por la solicitud de la marca, ni podía existir tampoco una obligación legal o contractual del solicitante para con la demandante que hubiera sido vulnerada por la solicitud de la marca.

   El Juzgado Mercantil ha afirmado, y no ha resultado desvirtuado, que la comunidad de bienes no fue liquidada, y que la marca no fue aportada a la sociedad limitada demandante.

   Como se ha expuesto al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, la denominación social de la sociedad limitada demandante no es similar a la marca reivindicada, pues solo coinciden en el término "toldos", carente de cualquier distintividad por su carácter genérico.

   No se acepta que la marca reivindicada hubiera venido siendo utilizada por la sociedad demandante. No hay prueba adecuada de este extremo. Y el hecho de que el codemandado D. Julián , tras salir de la empresa al vender sus participaciones sociales y dejar de ser administrador solidario de la sociedad demandante, viniera trabajando en el mismo sector, como autónomo, bajo el nombre comercial de la marca reivindicada, "Toldos Huétor Vega", que le fue transferida por su padre, y con ese nombre comercial hubiera mantenido relaciones comerciales con la demandante que se prolongaron durante el año 2008 sin que la demandante hiciera objeción alguna, confirma que la sociedad demandante no había utilizado la marca, pues ningún reparo puso a que fuera utilizada en las relaciones comerciales mantenidas con ella por quien se había ido de la empresa.

   Por tanto, no concurren los requisitos necesarios para que la acción reinvidicatoria pueda tener éxito. La decisión del Juzgado Mercantil fue acertada, y la impugnación del pronunciamiento desestimatorio de la acción reivindicatoria de la marca debe ser confirmada.

Costas y depósitos

1. - La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial declaración de las ocasionadas por los recursos extraordinarios, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

   En cuanto a las costas de la apelación, se mantiene el pronunciamiento de no imposición a los demandados que impugnaron la sentencia del Juzgado Mercantil, por no haber sido afectado por la anulación acordada al estimar el recurso extraordinario por infracción procesal, y se imponen a la sociedad demandante las costas derivadas de su recurso de apelación, que resulta desestimado.

2. - Procédase a la devolución de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.