STS 1017/2007, 5 de Octubre de 2007

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Gijón, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía D. Bernardo, contra Confitería Gersan S.L., D. Luis Andrés y su esposa Dª Elsa, en reclamación de diversos pronunciamiento. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "....se

dicte sentencia por la que se: A.- Declare que la propiedad sobre la marca, solicitada por Luis Andrés, para productos de pastelería y confitería, que le fue concedida el día 5 de mayo de 1.994, y que lleva el número 1708593, y la que se contiene la denominación GERSAN corresponde exclusivamente a su mandante, condenando a DON Luis Andrés, y a su esposa, DOÑA Elsa, a que se abstengan de realizar acto de posesión, uso, disfrute o disposición sobre la misma, y ordenando que se libre el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, a fin de que se inscriba la titularidad sobre dicha marca a favor de su mandante..- B.- Subsidiariamente, respecto de la pretensión anterior, declare que la marca anterior fue cedida a su mandante, mediante transacción judicial reflejada en el Auto de fecha 21 de noviembre de 1997, del Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Pola de Laviana, recaído en los autos 189/96, ordenando que se libre el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, a fin de que se inscriba la titularidad sobre dicha marca a favor de su mandante como consecuencia de la transmisión de una parte de una empresa contenida en dicha transacción que la que se deriva en el cesionario, la consolidación del dominio total sobre la misma.- C.- Declare la nulidad de la utilización por la sociedad Limitada CONFITERÍA GERSAN S.L., como denominación social, CONFITERÍA GERSAN y en su consecuencia la nulidad parcial de la inscripción de dicha sociedad en el Registro Mercantil de Asturias, únicamente en el asiento relativo a la denominación social, condenando a la persona jurídica que actualmente se denomina CONFITERIA GERSAN S.L., y a DON Luis Andrés, y su esposa DOÑA Elsa a estar y pasar por dicha declaración, y en consecuencia a abstenerse de utilizar como denominación de social de dicha persona jurídica, CONFITERIA GERSAN S.L., ordenando que se libre al efecto mandamiento al Registro Mercantil de Asturias, mandando la cancelación exclusivamente del asiento de dicha sociedad relativo a su denominación social..- D.- Declare desleal el acto efectuado por los demandados, de utilizar como el signo distintivo CONFITERÍA GERSAN en el rotulo de establecimiento, como nombre comercial, así como los envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos, relacionados con el ejercicio de la actividad comercial en el establecimiento sito en Gijón, Paseo de la Infancia núm. 6, así como en cualesquiera otros soportes publicitario o comerciales..- E.- Condene a los demandados solidariamente a cesar en la utilización del signo distintivo o nombre CONFITERÍA GERSAN como rotulo de sus establecimientos, como denominación identificadora del ejercicio de sus actividades empresariales, como signo distintivo de sus productos, y en el ejercicio de su actividad publicitaria; y en su consecuencia a que se les condenen solidariamente a que retiren del tráfico económico derivado del ejercicio de su actividad comercial los rótulos, los envoltorios, material publicitario, y de demás soportes documentales, o de cualquier otra naturaleza, que lleven las expresión CONFITERÍA GERSAN y a abstenerse en futuro de realizar tales actos..-E.- Declare que los demandados quedan solidariamente obligadas a rectificar las informaciones engañosa o incorrectas que se contienen en los documentos núms. 8, 9 y 9 bis unidos a este escrito, condenando en consecuencia a los demandados a publicar en la Nueva España de Oviedo, y en el Diario el Comercio de Gijón, anuncio con idéntica tipografía a las contenidas en los anuncios recogidos en dichos documentos, que por los que se publique se a conocer CONFITERÍA GERSAN (desde 1912), está solo en Pola de Laviana, calle Libertad 42, y no en el Paseo de la Infancia, 6 Gijón, haciendo constar que dichos anuncios se insertan en cumplimiento de la Sentencia firme que se dicte en este procedimiento, con especificación de la fecha de la misma..- F.- Condene solidariamente a la parte demandada al pago de las constas.".

Admitida a trámite la demanda, emplazados los demandados, se personó el Procurador de los Tribunales D. Francisco Robledo Trabanco en nombre y representación de D. Luis Andrés y Doña Elsa, así como de Confitería Gersan S.L., y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime totalmente la demanda formulada por D. Bernardo, y se absuelva a los demandados D. Luis Andrés, Doña Elsa y Confitería Gersan S.L. de todos los pedimentos contenidos en la demanda; con imposición de costas a la parte actora.".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 27 de mayo de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: " ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA formulada por la Procuradora Sra. Zaldívar Caveda en nombre y representación de D. Bernardo contra CONFITERIA GERSAN S.L., D. Luis Andrés y DÑA. Elsa

, y en su virtud declaro desleal el acto realizado por los demandados de utilizar el signo distintivo " Confitería Gersan" en el rótulo del establecimiento, como nombre comercial, así como en los envoltorios, etiquetas o cualesquiera otros soportes documentales, publicitarios o comerciales relacionados con el ejercicio de la actividad comercial en el establecimiento sito en Gijón, Paseo de la Infancia, nº 6 y condeno solidariamente a dichos demandados al cese en la utilización de dicho signo distintivo y en consecuencia a la retirada del tráfico económico derivado del ejercicio de su actividad comercial de los rótulos, envoltorios, material publicitario y cualquier otro soporte documental o de cualquier otra naturaleza que lleven la expresión "Confitería Gersan" así como a abstenerse de realizar dichos actos en el futuro, y declaro la obligación solidaria de los demandados a rectificar la publicidad contenida en los anuncios publicados por el Diario La Nueva España en fechas 23 de noviembre de 1997 y El Comercio el 23 de diciembre de 1997 y 3 de abril de 1998 acompañados a la demanda, y condeno solidariamente a dichos demandados a publicar en los referidos diarios La Nueva España de Oviedo y El Comercio de Gijón sendos anuncios con idéntica tipografía a los ya publicados, por lo que se da a a conocer que Confitería Gersan está sólo en Pola de Laviana, c/ Libertad, nº 42 y no en Paseo de la Infancia, nº 6, de Gijón, en los que se hará constar que se insertan en cumplimiento de sentencia firme dictada en los presentes autos, y absuelvo a los demandamos de las demás pretensiones en su contra deducidas, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. Bernardo . Sustanciada la apelación, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó Sentencia, con fecha 31 de julio de

2.000, con el siguiente fallo: " Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por DON Bernardo y desestimar el recurso de apelación interpuesto por CONFITERÍA GERSAN S.L., DON Luis Andrés Y Dª Elsa, ambos frente a la sentencia dictada el día veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gijón, en los autos de los que el presente rollo dimana, la que se REVOCA en el único extremo de declarar la nulidad de la utilización por la Sociedad Limitada "CONFITERÍA GERSAN" de la denominación social "CONFITERÍA GERSAN" y en su consecuencia, se declara la nulidad parcial de la inscripción de dicha Sociedad en el Registro Mercantil de Asturias, únicamente en el asiento relativo a la denominación social, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y abstenerse de utilizar como denominación de dicha persona jurídica la ya referida, ordenando que se libre mandamiento al Registro Mercantil una vez firme esta resolución, para que se efectúe la cancelación del asiento relativo a la denominación social Se CONFIRMA el resto de pronunciamiento de la recurrida..- No procede hacer expresa declaración en cuanto a las costas de ambos recursos.". TERCERO. D. Bernardo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Federico J. Olivares Santiago formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 3. apartado 3 de la Ley 32/1988, de Marcas .

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 41, apartado 1. de la Ley 32/1988, de Marcas .

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Nicolás Álvarez Real, en nombre y representación de D. Luis Andrés, Dña Elsa y Gersan S.L., impugnó aquel, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el dieciocho de septiembre de dos mil siete, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

El recurso de casación de D. Bernardo se refiere sólo a dos de las pretensiones deducidas por él en la demanda:

1. Una, reivindicatoria de una marca mixta, que había sido solicitada, el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por uno de los demandados y concedida el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con el número 1.708.593, para que distinguiera productos de pastelería y confitería. Dicha marca está constituida por un conjunto gráfico y denominativo distribuido en cuatro planos, de los que el principal, el segundo, está formado por la denominación "Gersan", con letras mayúsculas de imprenta de mayor tamaño que el resto; sobre ella, en el plano tercero, hay una figura formada por un conjunto de flores distribuidas irregularmente; en el cuarto, aparece un arco que va de extremo a extremo del nombre principal y que está formado por las palabras "Confitería Salón de Te", con letras minúsculas, salvo las iniciales; finalmente, en el plano primero consta el nombre del solicitante " Luis Andrés ", con letras mayúsculas de imprenta, de menor tamaño que todas las demás.

2. Otra, deducida para el caso de no ser estimada la anterior y dirigida a obtener la declaración de que la misma marca había sido transmitida por su titular registral al demandante, en ejecución de un contrato de transacción judicial.

El motivo primero del recurso lo utiliza el recurrente para afirmar como infringido -con apoyo en el artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 - el artículo 3.3 de la aplicable Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, a cuyo tenor "si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión".

Los hechos en que se funda esa acción reivindicatoria son, según se declara en la instancia, procedentemente integrados, los siguientes:

(a) Actor y demandado eran, desde febrero de mil novecientos noventa y tres -en que el primero sucedió "mortis causa" a su madre-, copropietarios de un establecimiento destinado a confitería, en Pola de Laviana, identificado con el rótulo "Confitería Gersan" desde su creación por un antepasado de ambos, en el año mil novecientos doce.

(b) Esa denominación, completada por los mismos elementos gráficos y denominativos que los de la marca reivindicada en la demanda -que han quedado descritos- e idéntica distribución -con las diferencias que seguidamente se indican-, también era usada por los titulares del establecimiento para identificar el origen empresarial de los productos elaborados en él -como marca- y a la propia empresa -como nombre comercial-.

(c) Entre el signo reivindicado y el usado para identificar la empresa, el establecimiento de Pola de Laviana y los productos elaborados en él, las diferencias consisten en que, en aquel, aparece el nombre de su titular registral con letras pequeñas y, en este, las palabras "Casa fundada en 1.912" y "especialidad en bartolos". (d) El diecinueve de junio de mil novecientos noventa y dos, D. Luis Andrés, solicitó la marca número

1.708.593 -la ahora reivindicada-, que le fue concedida, como se ha dicho, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

(e) En mil novecientos noventa y seis el ahora recurrente interpuso demanda contra D. Luis Andrés, pretendiendo la división de varios bienes que pertenecían a ambos -y a una pariente-. Entre los bienes comunes se hallaba, el establecimiento de Pola de Laviana y el signo a él vinculado, que era, usado como marca, nombre comercial y rótulo.

(f) El referido proceso terminó por medio de transacción, que fue aprobada por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pola de Laviana, mediante auto de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete . Los entonces litigantes pactaron que, a cambio de la entrega de una suma de dinero, D. Bernardo sería dueño único -además de otros bienes- del negocio de confitería existente en dicha población "con su nombre comercial, marca y rótulo de establecimiento".

(g) En el mismo año mil novecientos noventa y siete, en fecha no precisada, pero cercana a la transacción, D. Luis Andrés y su cónyuge -Dª Elsa -, que habían constituido la sociedad Confitería Gersan, S.L. en mil novecientos noventa, abrieron un establecimiento en Gijón, identificado con el mismo signo mixto que ya había el primero registrado como marca -la ahora reivindicada-.

En consideración a esos hechos, la Audiencia Provincial desestimó las dos acciones ejercitadas en la demanda, por considerar que la marca usada en Pola de Laviana y la registrada a nombre del demandado no eran idénticas.

Al regular el nacimiento del derecho sobre la marca, la Ley 32/1.988 adoptó un sistema mixto, pues, por un lado, estableció que "se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley" -artículo 3.1 - y, por otro lado, protegió con distinto alcance determinadas situaciones carentes de reflejo registral y, por ello, contrarias a lo que el registro proclama con el efecto constitutivo que a la inscripción se atribuye.

Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3.3, referido a la colisión entre una titularidad marcaria registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo carente de existencia tabular. La norma sacrifica aquella en beneficio de éste -si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual -sentencias de 14 de febrero de 2.000, 25 de febrero, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006 -.

En la sentencia recurrida se denegó dicha protección a D. Bernardo, pese a que era -con el demandado

4. Luis Andrés - copropietario de una pastelería en Pola de Laviana cuyos productos se distinguían en el mercado con una marca mixta no registrada; a que este último había obtenido el registro de una marca muy semejante; y a que la acción reivindicatoria se había ejercitado a tiempo.

La ratio de la desestimación consistió en que el signo común no registrado y el registrado a nombre del demandado no eran idénticos y en que entendió el Tribunal de apelación que la identidad absoluta constituía presupuesto de la reivindicación.

Para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación de norma legal o contractual-, como exige reiteradamente la jurisprudencia -sentencias de 14 de febrero de 2.000 y 30 de mayo de 2.005 -. Además, la acción debe haberse ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido -artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 -.

Ello sentado, a la vista del supuesto de hecho declarado en la instancia, se ha de entender:

1. Que la acción se ejerció cuando no había vencido el plazo de caducidad establecido en el artículo

   3.3 de la Ley 32/1.988 .

2. Que el demandado, que era copropietario de una empresa y de todos los elementos materiales e inmateriales que la componían, no podía, sin el consentimiento del demandante, esto es, el otro copropietario, apoderarse de un signo común -artículo 42.1 de la Ley 32/1.988, en relación con el 397 y el 399 del Código Civil-, de modo que hacerlo sería - claro está, de llegarse a la conclusión de que concurre el presupuesto negado en la sentencia recurrida- ejemplo de actuación fraudulenta - fraus alterius-, cuando no de infracción de las propias normas reguladoras de la comunidad romana -esta Sala, en la sentencia de 25 de febrero de

   2.005, calificó de ese modo un comportamiento similar al que constituye base fáctica del conflicto a que la casación está referida-.

3. Que no impide considerar, a estos efectos, existente una comunidad sobre un signo el que el mismo no esté registrado. Es cierto que el nacimiento originario del derecho sobre la marca se condiciona a la inscripción -artículo 3.1 de la Ley 32/1.988 -, pero no cabe desconocer que la reivindicación está prevista precisamente para este tipo de situaciones extraregistrales, como medio de protección de las mismas en caso de colisión con un registro válido, que es sacrificado en beneficio de aquellas.

   Y D. Que aunque estimar una pretensión reivindicatoria deducida en su exclusivo beneficio por un copropietario contra otro, por haberse apoderado del bien común, tampoco se muestra respetuoso con el régimen de cotitularidad característico de la comunidad, ha de tenerse en cuenta que ese impedimento, que afectaría a la legitimación activa, desapareció en el caso enjuiciado con la transacción que convinieron el demandante y el titular registral demandado -con anterioridad a la demanda- y por la que este último transmitió a aquel su mitad indivisa sobre el negocio "con su nombre comercial, marca y rótulo de establecimiento".

El argumento utilizado por la Audiencia Provincial para desestimar la acción reivindicatoria fue el de la falta de identidad entre los dos signos enfrentados. A esa cuestión, que es a la que se refiere el motivo, se da seguidamente respuesta.

La identidad de los signos no ha de ser necesariamente absoluta para existir jurídicamente. Basta con que sea sustancial, desde el momento en que se admite, dentro de ciertos límites, el uso de una marca en una forma diferente a aquella en la que hubiera sido registrada.

En efecto, el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión de París -en relación con la validez de los registros nacionales y la protección de ellos en la Unión- y los artículos 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y 4.2 .a) de la Ley 32/1.988 -en relación con el uso de la marca y la sanción de caducidad por su falta- ponen de manifiesto la posibilidad de que una marca siga siendo ella misma, pese a que sea usada en una forma que difiera de cómo fue registrada, siempre que el cambio solo alcance a elementos que no la alteren de manera significativa.

Por ello mismo, cabe que reivindique una marca el perjudicado a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley 32/1.988, si su mejor derecho tiene por objeto un signo del que el registrado sea resultado de una mera alteración no significativa del precedente. En tales casos existe jurídicamente unidad.

A lo expuesto debe añadirse que el juicio sobre la identidad, entendida en los términos relativos de que se ha hecho mención, versa sobre una cuestión jurídica y, como tal, admite el control en casación, siempre con el respeto debido a los hechos declarados probados en la instancia. Así lo ha declarado la jurisprudencia para los supuestos similares de determinación del riesgo de confusión - sentencias de 6 de marzo de 1.991 y 27 de diciembre de 1.996 -, calificado como concepto jurídico indeterminado -sentencia de 29 de Octubre de 1.994 -.

En la sentencia recurrida se negó la identidad entre el signo registrado y el anteriormente usado, pero se afirmó la existencia de una "similitud sustancial" o "analogía sustancial" entre ellos.

Esa valoración se considera totalmente correcta, a partir de los hechos declarados en la instancia tras haber identificado el Tribunal de apelación los elementos preponderantes en el conjunto gráfico denominativo y constatado que las alteraciones -en concreto, la incorporación del nombre del titular registral, en letra pequeña, y la supresión de una referencia al año de fundación de la confitería y a una de las especialidades de la mismano afectan mas que a elementos secundarios en la percepción del consumidor medio de los productos. Lo que unido al origen común de las dos variantes, como indicio de una voluntad del titular registral de mantener la coincidencia con el signo originariamente usado, pone de relieve que no es la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación ni su juicio de identidad los que deben ser corregidos, sino la consideración, determinante del fallo de su sentencia, de que la acción reivindicatoria presupone la identidad absoluta entre el signo reclamado y aquel en que el reivindicante funde su mejor derecho.

Por lo expuesto, procede estimar el primer motivo del recurso y, con él, la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda, sin especial pronunciamiento sobre costas de las dos instancias y la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español