SAP Valencia 113/2009, 8 de Mayo de 2009
| Ponente | MARIA ANTONIA GAITON REDONDO |
| ECLI | ES:APV:2009:1827 |
| Número de Recurso | 168/2009/ |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 113/2009 |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
113/2009
Fecha de Resolución: 20090508
ROLLO NÚM. 000168/2009
VTA
SENTENCIA NÚM.:113/2009
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DOÑA MARIA ANTONIA GAITON REDONDO
En Valencia a 8 de mayo de dos mil nueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente DON/ DOÑA MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, el presente rollo de apelación número 000168/2009, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000399/2006, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a FERRETERIA HOGAR RACHADELL SL y ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA RACHADELL SL, representado por el Procurador de los Tribunales ROSARIO ARROYO CABRIA y JOSE JOAQUIN PASTOR ABAD, y asistido del Letrado don VICTORIA PUERTES MARTI y JOSE MANUEL ZAMORA NOGUEIRA, y de otra, como apelados a, representado por el Procurador de los Tribunales, y asistido del Letrado don sobre COMPETENCIA DESLEAL, en virtud del recurso de apelación interpuesto por FERRETERIA HOGAR RACHADELL SL y ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA RACHADELL SL.
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 24-11-2008, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil FERRETERIA HOGAR RACHADELL S.L representada por el/la Procurador/a Sr/a Rosario Arroyo Cabriá, contra Electrodomesticos y Ferreteria Rachadell S.L., representada por el/la Procurador/a José Joaquin pastero Abad DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la marca nacional RACHADELL núm. 2199387, por haber sido registrada de la mala fe.
ABSOLVIENDO a la demandada del resto de pronunciamientos contenidos en el escrito inicial de demanda.".
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por FERRETERIA HOGAR RACHADELL SL y ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA RACHADELL SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que, estimando en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad FERRETERIA HOGAR RACHADELL SL contra la mercantil ELECTRODOMÉSTICOS Y FERRETERIA RACHADELL SL, se declaraba la nulidad de la marca nacional RACHADELL nº 2199387, por haber sido registrada de mala fe, absolviendo a la entidad demandada del resto de las peticiones contenidas en el escrito inicial de demanda.
Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la entidad demandante, solicitando la revocación de la sentencia tan solo en lo que respecta al pronunciamiento desestimatorio de la pretensión relativa a la realización por la demandada de actos de competencia desleal y publicidad ilícita, no estimando ajustada a derecho la argumentación del Juzgador y por la que las conductas de la demandada se habrían realizado bajo la cobertura de una marcha registrada, realizando al efecto las siguientes alegaciones: 1) Es posible considerar desleal una conducta a pesar de existir una marca inscrita. Efectos ex tunc o retroactivos de la nulidad -ex artículos 54 LM y 114 LP-, pudiendo existir deslealtad aún sin declaración de nulidad y considerar inaplicable la sentencia invocada en la sentencia recurrida que toma como base el derogado artículo 165 EPI. Añade que la declaración de nulidad, establecida en la sentencia, implica que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en la Ley de Marcas, y en consecuencia ninguna cobertura tiene la conducta de su titular. Señala que, aun aceptando la tesis del Juzgador, debía haberse estimado la acción de cesación para prohibir la continuación de conductas desleales. 2) Han de estimarse las pretensiones declarativas y de cesación de actos de competencia desleal y publicidad ilícita, entendiendo que concurre al efecto el supuesto del artículo 5 LCD al haber pretendido la demandada obtener una sustancial ventaja competitiva mediante el cambio del signo distintivo, sustituyendo el que venía utilizando para identificar el establecimiento de Alfafar, por otro claramente confundible con el utilizado por la demandante en la población de Sedaví, siendo que ambos establecimientos están tan sólo a 930 metros de distancia. También estima concurrente el supuesto del artículo 6 de la LCD, por cuanto los signos distintivos no constan inscritos y por tanto no se debe acudir a la legislación de propiedad industrial, sino a la legislación de competencia desleal. Debe valorarse, se indica, el riesgo de confusión entre los signos de los litigantes siendo que el único término con distintividad sería el apellido " Donato Alberto ". Igualmente estima de aplicación el artículo 12 LCD, al entender que la conducta de la entidad demandada constituye un intento de aprovecharse del prestigio alcanzado por la actora en su ámbito territorial de actuación. Finalmente, entiende de aplicación la norma contenida en el artículo 6.b de la Ley General de Publicidad, que prohíbe la publicidad confusionista, que hace uso injustificado de las denominaciones, marcas o distintivos de otras empresas y, en general, la que sea contraria a las existencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.
También formuló recurso de apelación contra la sentencia la representación procesal de la parte demandada, ELECTRODOMÉSTICOS Y FERRETERIA RACHADELL SL, en base a las siguientes alegaciones: 1) Infracción del artículo 51.1. b de la LM en relación con el artículo 434 y 7 del C.C y 217 de la LEC, siendo que no existe a lo largo de la sentencia ni un solo razonamiento o hecho probado que permita colegir que el demandado pudo actuar de mala fe en la solicitud de la marca RACHADELL, y que es al demandante al que corresponde acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. Añade que el uso de la marca, conforme a lo prevenido en el artículo 3 LM, se adquiere en virtud del principio de inscripción constitutiva y al caso de autos la entidad demandante jamás fue titular de derecho alguno sobre aquélla marca, siendo que en ningún momento la inscribió a su favor ni hizo un uso marcario del vocablo RACHADELL, careciendo así de derecho alguno sobre tal marca. Indica que el Juzgador confunde las legislaciones diferentes sin conexión alguna entre ellas, no habiendo mostrado interés la demandante en el uso del término registrado más allá de lo que es el contenido de la denominación social de la entidad, hasta el punto que solicitó en la OEPM el registro a su favor de la nomenclatura FRH, símbolo gráfico sobre el que se contienen los términos ferretería y hogar pero no el de Rachadell, anagrama aquel que viene utilizando desde hace años, tal y como se indicó en el escrito de demanda. Considera la demandada recurrente que quien ha obrado de mala fe es la actora, a la vista de los citados hechos indicando que en los diferentes convenidos suscritos entre las dos ramas familiares nunca se hizo reserva alguna sobre el uso de la marca. 2) Infracción del artículo 51.1 b de la LM en relación con el artículo 51.2 de dicho texto y 217 LEC, al no haber acreditado la actora el requisito previo e ineludible del uso por la actora del nombre comercial litigioso a la fecha en que se produce la inscripción, sin que tampoco haya concurrido prueba alguna sobre la notoriedad de la marca. 3) Infracción del artículo 51 en relación con el artículo 52 LM y 7.1 CC, debiendo, para el supuesto de desestimarse las alegaciones anteriores, estimarse la denominada prescripción por tolerancia, ya que la entidad demandada viene haciendo uso tolerado y consentido de la marca RACHADELL desde antiguo, desde el nacimiento del negocio, y en todo caso siempre hace más de cinco años. Y, 4) Para el supuesto en que no fueran estimadas sus alegaciones, solicita la no imposición de costas en ninguna de ambas instancias, ya que la oposición a la nulidad de la marca ha venido basada en la apariencia de derecho que le otorgaba su inscripción y en los indicios de la renuncia que ha demostrado la entidad actora.
Tanto la entidad demandada como la demandante se opusieron a los recursos de apelación de contrario formulados, con arreglo a las alegaciones contenidas en los respectivos escritos de oposición a la apelación que constan debidamente unidos a los autos.
La Sala, en uso de la función revisora que le es propia (art. 456 LEC ) ha examinado el contenido de las actuaciones y visionado el acto del juicio que por soporte de grabación audiovisual consta en las mismas, acepta solo de forma parcial los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada en atención a las consideraciones que a continuación se exponen y por las que se da contestación a los distintos motivos de los recursos de apelación (art. 465.4 LEC ).
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