SAP Barcelona, 16 de Julio de 2008
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2008:5363 |
| Número de Recurso | 642/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 642/07-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 426/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de julio de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 426/2006 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 2 de los de Barcelona, a instancia de PANRICO, S.A., representada por el procurador Daniel Font Berkhemer, contra EUROPASTRY, S.A., representada por el procurador Antonio María de Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la demandada EUROPASTRY, S.A. contra la sentencia dictada en los mismos el día 13 de abril de 2007.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO.- Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales y de PANRICO, S.A., contra EUROPASTRY, S.A., representada por el procurador de los Tribunales Don Antonio María de Anzizu Furest, debo acordar y acuerdo:
-
) Declarar que EUROPASTRY, S.A. ha infringido derechos de propiedad industrial que corresponden en exclusiva a la demandante PANRICO, S.A., amparados por las marcas DONUT-DONUST-DOGHNUTS, al ofrecer en el mercado productos con los distintivos DONUT y DOUGHNUTS.
-
) Condenar a EUROPASTRY, S.A. a que cese en la actividad infractora, esto es, aquel deje de ofrecer en el mercado productos con los signos DONUT y DOUGHNUTS.
-
) Condenar a EUROPASTRY S.A. al pago de 33.713,09 euros en concepto de daños y perjuicios.
-
) Condenar a EUROPASTRY, S.A. al pago de una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta se produzca la cesación efectiva de la violación, fijándose en ejecución de sentencia el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar y el importe concreto de dicha indemnización.
-
) Condenar a EUROPASTRY, S.A. a que publique la sentencia, a su costa, en el periódico EL PAIS.
-
) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales"
La representación procesal de la demandada EUROPASTRY, S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la celebración de la vista del recurso se señaló el día 4 de junio de 2008, en que tuvo lugar con el resultado que obra en el acta levantada al efecto y la grabación que obra en el rollo.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
Objeto de la apelación
La actora, PANRICO, S.A., que había comparecido como titular de las marcas registradas DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273) y DOGHNUTS (nº 1.288.926), denuncia en su demanda que la demandada (EUROPASTRY, S.A.) viene empleando la denominación "DOUGHNUT", junto con sus marcas propias, aunque cada vez de forma mas destacada, en la promoción y comercialización (anuncios y presentaciones reales) de los mismos productos o semejantes para los cuales la actora aplica sus marcas registradas, originando un riesgo de confusión. Este hecho constituye para la actora una infracción o violación de sus derechos sobre las referidas marcas registradas, en los que funda las correspondientes acciones marcarias de cesación, remoción, indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia. Junto a la infracción marcaria, la demanda denuncia también la realización por la demandada de actos de competencia desleal, tipificados en los arts. 5 (actos contrarios a las exigencias de la buena fe), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena).
Frente a ello la posición de la demandada, tal y como resumía ella misma en el apartado 10º del hecho segundo de su contestación a la demanda, es la siguiente:
-
considera que la inserción del vocablo genérico "doughnut" en sus envases no genera ningún riesgo de confusión respecto de las marcas de la actora, en atención a su escasísima capacidad distintiva y a la notoria diferenciación marcaria que al respecto realiza la demandada;
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subsidiariamente, excepciona: a) la nulidad de la marca DOGHNUT porque carece de capacidad para distinguir el producto para el que fue registrado; b) la caducidad por falta de uso real y efectivo de dicha marca DOGHNUT; y c) la vulgarización de la marca DONUT;
-
Finalmente, entiende que, en cualquier caso, el ámbito de protección de las marcas de la actora nunca puede impedir que en el comercio pueda utilizarse la palabra "doughnut" para describir un concreto producto que no puede denominarse de otra manera, por lo que la demandada no ha infringido el derecho que a la actora le confieren sus marcas registrales al hacer un uso descriptivo de la denominación "doughnut".
La sentencia dictada en primera instancia entiende que, por razones lógicas, debía abordar en primer lugar las excepciones de nulidad y caducidad de las marcas de la actora, para luego analizar, en su caso, si existe o no infracción de las marcas de la actora por el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut".
En relación con la vulgarización de la marca DONUT, el Juez Mercantil advierte que si bien con esta denominación se suele conocer en el lenguaje habitual el bollo en forma de aro al que aplica su marca la actora, no se cumple el segundo requisito de la tolerancia del titular de la marca, al quedar acreditado que PANRICO ha desarrollado multitud de actuaciones en defensa de su marca.
El Juez Mercantil también desestimó la excepción de nulidad absoluta de la marca DOGHNUT, que se fundaba en un supuesto carácter genérico de esta denominación, y al hilo de ello concluye que el vocablo inglés "doughnut" nunca ha sido una acepción genérica en España. La última de las excepciones, de caducidad por falta de uso de la marca DOGHNUT, es desestimada también por apreciar acreditado documentalmente su uso real y efectivo entre los años 1999 y 2006.
Una vez desestimadas estas excepciones, el Juez Mercantil entra a analizar el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut" y concluye que origina riesgo de confusión con las marcas del actor DONUT, DONUTS y DOGHNUTS y por ello constituye una infracción de la prohibición contenida en el art. 34.2.b) LM. Finalmente, la sentencia niega que la conducta de la demandada constituya además actos de competencia desleal, y funda en la referida infracción marcaria la estimación de las acciones de cesación, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia.
La sentencia tan sólo es recurrida en apelación por la parte demandada que, con carácter previo, llama la atención de que la sentencia de primera instancia ha invertido indebidamente el orden de tratamiento de las cuestiones litigiosas, pues la demandada no formuló reconvención alguna, si no que, al oponerse a la demanda, articuló de forma subsidiaria una serie de motivos, siendo el primero la inexistencia del riesgo de confusión, de tal forma que sólo si este motivo se desestimaba, debía el tribunal entrar a resolver las otras excepciones formuladas de forma subsidiaria. En las siguientes alegaciones parte de la consideración de que la demandada se ha limitado a incorporar un nombre genérico extranjero descriptivo de un producto de bollería que comercializa, que no puede identificarse con ninguna otra denominación precisa y denuncia que la sentencia no lleva a cabo correctamente el juicio de confundibilidad. Para el recurso de apelación no hay confusión ni riesgo de confusión en el uso de la palabra "doughnut" por la demandada con las marcas DONUT y DOGHNUT. En la última alegación, la sexta, reitera la procedencia de las excepciones que de forma subsidiaria había formulado en la contestación a la demanda: de nulidad de la marca DOGHNUTS (nº
1.288.926); de caducidad por no uso de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926), de caducidad parcial de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926) y de caducidad por vulgarización de la marca DONUT (nº 399.563).
Antes de adentrarnos en el análisis de los motivos de la apelación, conviene acabar de centrar lo que es objeto de controversia en esta alzada dejando de manifiesto que no forman parte del mismo las acciones de competencia desleal inicialmente ejercitadas en la demanda, al no haber sido impugnada su desestimación. La controversia gira en torno a la infracción de las marcas registradas titularidad de la actora [DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273), DOGHNUTS (nº 1.288.926)] por la demandada al emplear la denominación "doughnut" en la promoción y comercialización (anuncios y presentaciones reales) de los mismos productos o semejantes para los cuales la actora aplica sus marcas registradas. Aunque el orden seguido por la sentencia de primera instancia es lógico, es cierto que la demandada adujo en primer lugar la inexistencia de riesgo de confusión, y sólo de forma subsidiaria, para el caso de que fuera desestimada la primera objeción, formuló las excepciones de nulidad y caducidad de las marcas de la actora. Por ello, en esta segunda instancia, analizaremos primero el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut" y si el mismo origina riesgo de confusión con las marcas de la actora y por ello puede ser prohibido...
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