STS, 21 de Mayo de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:3082 |
| Número de Recurso | 4679/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4679/2007 interpuesto por el "GRUPO OSBORNE S.A.", representado por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, contra la sentencia dictada con fecha 28 de junio de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 703/2004 sobre el registro de la marca mixta "Cortijo La Doctora". Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada por el Abogado del Estado.
El Procurador D. Victorio Venturini Medina, en representación de la entidad "Grupo Osborne, S.A.", interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 703/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de marzo de 2004 que, al desestimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 22 de enero de 2004, accedió al registro de la marca mixta número 2.528.737 "Cortijo La Doctora".
En su escrito de demanda, de 25 de noviembre de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el recurso declarando que la marca mixta número 2.528.737 'Cortijo La Doctora' solicitada por 'Cortijo la Doctora S.L.' por infringir lo dispuesto en el artículo 6.1.b), 8 y 9.1.c) de la Ley de Marcas, y como consecuencia de todo ello declare que la resolución recurrida no es conforme a Derecho, anulándola, revocándola y dejándola sin efecto, disponiendo la denegación de dicha marca". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 13 de diciembre de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "inadmitiendo o subsidiariamente, desestime el recurso y confirme el acto recurrido."
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, dictó sentencia con fecha 28 de junio de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de la mercantil "Grupo Osborne, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de marzo de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la misma Oficina el 22 de enero de 2004, y concedió el registro de la marca nacional mixta, número 2.528.737, y distintivo 'Cortijo La Doctora', en clase 43ª del Nomenclátor Internacional, y declaramos que la citada Resolución es conforme a derecho. Sin costas."
Con fecha 29 de octubre de 2007 el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en representación de "Grupo Osborne, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4679/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"Al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por cuanto que la Sentencia recurrida ha infringido una norma estatal (la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ) y de la jurisprudencia que es aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate."
"Al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por cuando que la Sentencia recurrida ha infringido las formas esenciales del juicio al quebrantar las normas reguladoras de la misma así como las que rigen los actos y garantías procesales."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Por providencia de 23 de febrero de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, con fecha 28 de junio de 2007, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Grupo Osborne, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.528.737 "Cortijo La Doctora", con gráfico, para distinguir productos de la clase 43 del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca número 2.528.737 "Cortijo La Doctora", solicitada por "Cortijo la Doctora, S.L.", se había opuesto el "Grupo Osborne, S.A." en cuanto titular de las marcas gráficas números 1.721.349 y 901.255, que amparan productos de la misma clase. La oposición se limitaba "al componente gráfico de la marca impugnada, consistente en la representación de dos toros en posición lateral, y no los restantes elementos gráficos ni distintivos de la misma contra los que nada se objeta".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley], por existir entre los signos enfrentados, m. solicitada 2.528.737 'Cortijo La Doctora' (mixta) y marcas oponentes 901.255 y 1.721.349 gráficas, suficientes disparidades de conjunto tanto fonéticas como gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el público".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina aplicable a la comparación entre marcas enfrentadas, fueron las siguientes:
"[...] Por ello, aplicando aquí los anteriores criterios jurisprudenciales se han de compartir en este caso, las razones en que fundamenta la oficina Registradora la concesión del registro discutido toda vez que lo cierto es que la concedida 'Cortijo La Doctora' difiere sustancialmente de las gráficas oponentes lo que impide que se den los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, ni tampoco resultan de aplicación lo dispuesto en los arts. 8 y 9.1.c) de la vigente Ley de Marcas puesto que se aprecian diferencias entre los toros que figuran en el gráfico de la concedida y el de las marcas gráficas oponentes, aparte de que el resto de los términos que se integran en la concedida conforman un conjunto que les confiere un poder diferenciador singular y distintividad suficiente que impide la posibilidad de error o confusión en el mercado y en la convivencia de las marcas enfrentadas, sin que se aprecie que exista un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las oponentes lo que nos lleva a concluir que procede desestimar la demanda presentada y declarar que la resolución recurrida es conforme a derecho."
Invirtiendo el orden de los dos motivos de casación deducidos, hemos de analizar en primer lugar el segundo en el que, al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se imputa a la Sala de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia.
Reprocha la recurrente al tribunal que no haya dado respuesta a sus alegaciones: a) sobre la existencia de otros precedentes administrativos análogos, en concreto los relativos a las marcas número 2.352.271 ("La tienduca.com" con un gráfico de toro) y número 2.463.521 ("Polo by García" con otro gráfico de toro); y b) sobre la coincidencia de los ámbitos de aplicación de los distintivos enfrentados. El motivo concluye invocando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2006 (sobre otra marca con un gráfico de toro, anulada por su parecido con el "toro de Osborne") y rechazando el criterio comparativo utilizado en este caso por la Sala de instancia, que califica de contrario al "principio de uniformidad de criterio que debe regir todo acto de la Administración".
El motivo no puede ser estimado. Las referencias que en el fundamento jurídico cuarto de la demanda se hacían a los precedentes de denegación administrativa eran meramente instrumentales para corroborar que, ante casos en que las figuras de toros eran similares, el organismo registral había denegado la marca aspirante. Pero como el tribunal de instancia lo que rechaza ahora es precisamente el presupuesto del que parte aquella alegación (esto es, niega la semejanza de los gráficos, al igual que también hiciera anteriormente la Oficina Española de Patentes y Marcas) implícitamente desestima la alegación misma.
Es cierto que la Sala sentenciadora no se refiere de modo expreso a la identidad o semejanza de productos o servicios, como segundo requisito necesario para aplicar la prohibición de registro inserta en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Pero tampoco las alegaciones que al respecto se vertían en la demanda tenían un carácter trascendente, limitándose la recurrente a destacar la "cuasi identidad" de una de las dos marcas opuestas con la aspirante desde la perspectiva de los servicios de restauración y hospedaje a los que ésta última trataba de identificar. La alegación primordial, sin embargo, era la referente a la similitud gráfica de los signos, excluida la cual la semejanza de productos protegidos resulta ya irrelevante. Dado que el tribunal de instancia, repetimos, no apreció la semejanza de los signos, puede en este caso concluirse -a la vista de las alegaciones de la demanda- que su silencio sobre la semejanza aplicativa no es acreedor al reproche de incongruencia omisiva.
Finalmente, las alegaciones sobre el mayor o menor acierto en el criterio comparativo que ha utilizado la Sala de instancia o sobre la aplicación del principio de igualdad desbordan el marco de los quebrantamientos de forma susceptibles de control por la vía del artículo 88.1.c) de la ley Jurisdiccional.
En su primer motivo de casación, deducido al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente considera indebidamente aplicado por el tribunal de instancia el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, e infringida la jurisprudencia recaída en materia de comparación de signos distintivos.
Destaca el "Grupo Osborne, S.A." que "[...] el elemento gráfico de la marca solicitada es el elemento predominante por cuanto se puede apreciar el esmero con el que el mismo se ha ubicado en la misma: en una posición central y enmarcado por la denominación (nótese que los términos 'Cortijo' y 'La Doctora' aparecen encima y abajo del gráfico propiamente dicho), con un tamaño sensiblemente mayor que el de la meritada denominación." Y, a partir de esta premisa, subraya que "el elemento característico y diferenciador del mismo elemento gráfico es la figura del toro por cuanto que la propia Sentencia impugnada únicamente se fija en él, prescindiendo de los demás elementos que lo forman". Como quiera que, a su juicio, el toro de la nueva marca (en realidad son dos toros) es semejante al "toro de Osborne", su tesis es que concurre el presupuesto de identidad o semejanza necesario para que entre en juego la prohibición de registro.
La afirmación de la recurrente en la que sostiene que el tribunal ha centrado la comparación en los toros no es exacta. En la parte de la sentencia que hemos transcrito la Sala de instancia destaca que no sólo existen diferencias entre los animales sino también que "[...] el resto de los términos que se integran en la [marca] concedida conforman un conjunto que les confiere un poder diferenciador singular y distintividad suficiente que impide la posibilidad de error o confusión en el mercado".
Es, por el contrario, la recurrente quien lleva a cabo una operación artificial de descomposición del nuevo signo, del que extrae tan sólo la figura de los dos toros en posición lateral. Prescinde injustificadamente de "los restantes elementos gráficos y distintivos de la misma marca" (recordemos que contra ellos ya manifestó en su día que nada objetaba) con olvido de que se trata de un conjunto único, de carácter complejo, que se percibe por el usuario como tal. Dentro de él las figuras de los animales presentan sin duda relevancia pero al mismo nivel que los demás elementos gráficos (el terreno y sobre él lo que pudiera ser el hierro de una ganadería) y la leyenda "Cortijo la Doctora" con una tipografía característica.
La argumentación de la Sala de instancia gira precisamente en torno a la entidad de tales diferencias, lo que hace infundada la crítica de la recurrente para quien "[...] tal y como se desprende del espíritu de la Sentencia, parece que para que se aprecie la incompatibilidad de signos ha de concurrir una sola circunstancia: que las marcas en liza tengan una identidad absoluta." Ello no es así ni de la sentencia puede extraerse semejante conclusión pues, repetimos, lo que en ella se valoran son justamente las diferencias de los signos, dando por sentado algo tan obvio como el hecho de que no son idénticos.
No es cierto, por lo demás, que el Tribunal infrinja el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 por "no contemplar la posibilidad de que los animales mismos, si bien no idénticos, sí que son similares". La Sala, por el contrario, al encontrar diferencias entre los animales registrados implícitamente admite que unos y otros tienen ciertas similitudes obvias (si no, no serían toros) pero que presentan también características divergentes, potenciadas si se atiende al conjunto de los signos. Y, en efecto, aun siendo cierto que, ante la identidad aplicativa, la valoración de las diferencias en la denominación ha de ser más rigurosa, coincidimos con el tribunal de instancia en su apreciación.
La propia recurrente afirma no pretender "[...] que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una nueva valoración, por cuanto que dicha actividad ha de ser desempeñada por los Tribunales de instancia a pesar de que se prevean supuestos excepcionales. Es decir; la intención de esta parte no es discutir las diferencias que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha encontrado entre los dos toros (aunque a esta representación sólo se le ocurre que el susodicho Tribunal considere que el hecho de que una figura sea más nítida que otra sea suficiente para tenerlas como dispares), sino subrayar que a pesar del hecho de que entre los animales existen diferencias, éstas son nimias y de carácter eminentemente secundario de cara al reconocimiento por parte del consumidor medio, lo que hace que sea aplicable el criterio de semejanza o similitud recogido en la vigente Ley de Marcas 17/2001."
Este acertado planteamiento argumental quiebra, sin embargo, cuando todo el contenido del segundo motivo de casación va dirigido en realidad a discrepar sobre la intensidad de las diferencias apreciadas por el tribunal de instancia. Diferencias que, repetimos, no excluyen la existencia de ciertos componentes parciales de semejanza gráfica. Cuando estos últimos, sin embargo, son más débiles que los elementos diferenciales fonético y conceptual y van, además, acompañados de otras figuras gráficas que dotan al conjunto de una distintividad propia, no concurre el primero de los presupuestos necesarios para aplicar el precepto legal supuestamente invocado.
Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.
En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente" y en la de 13 de julio de 2005 respeto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera, situado entre los términos "Strong" y "Bull". Quiérese decir pues que, como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro.
Dado que dicho juicio sobre la mayor o menor similitud de los grafismos respectivos corresponde, como reconoce la recurrente, a los tribunales de instancia, cuya apreciación debe prevalecer salvo que en casación se muestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede, el segundo motivo casacional no podrá ser acogido. Siendo cierto que no sería procedente inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial marcas que, efectivamente, incorporaran sin más la silueta de un toro negro igual que el de Osborne, también lo es que en este caso el signo a cuya inscripción se accedió bien puede considerarse diferente, en su conjunto, de las marcas prioritarias opuestas por quien hoy es recurrente. No es en absoluto irrazonable concluir, como hace el tribunal sentenciador, que los animales de la nueva marca difieren en parte del "toro de Osborne" y que, además y sobre todo, el resto de los elementos propios de aquélla la configuran como objetivamente distinta de las opuestas.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4679/2007, interpuesto por "Grupo Osborne, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2007, recaída en el recurso número 703 de 2004. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Oscar Gonzalez Gonzalez.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
-
ATS, 8 de Enero de 2015
...afirma la recurrente que la sentencia de instancia ha basado su análisis comparativo en el que fue efectuado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 (siendo lo cierto que, lejos de ello, la sentencia de instancia únicamente recoge de esta Sentencia un pronunciamiento gené......
-
ATS, 2 de Octubre de 2014
...los signos y que los mismos no son confundibles. En su desarrollo, aduce la parte recurrente que la remisión a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 no le parece una motivación correcta, porque no se transcriben los signos que aquí se comparan, ni se tiene en cuenta que la......
-
STSJ Comunidad de Madrid 1205/2012, 6 de Septiembre de 2012
...y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral. Asimismo la STS de 21 de mayo de 2009 indica que el respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne " merece (sobre ella, en un c......