SAP Barcelona 89/2015, 9 de Abril de 2015
| Ponente | JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN |
| ECLI | ES:APB:2015:2096 |
| Número de Recurso | 274/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 89/2015 |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 274/2014-3ª
Juicio Ordinario núm. 430/2012
Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona
SENTENCIA núm. 89/15
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
BLANCA TORRUBIA CHALMETA
En la ciudad de Barcelona, a nueve de abril de dos mil quince.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de Británica Investimentos e Consultoria, L.D.A. contra Carrson Mod, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado Carrson Mod, S.L. la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 17 de enero de 2014.
Han comparecido en esta alzada la apelante Carrson Mod, S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Jansá y defendida por la letrada Sra. Gras, así como Británica Investimentos e Consultoria,
L.D.A. en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Montero y defendida por el letrado Sr. Rodríguez.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de BRITÁNICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORIA L.D.A. y DECLARO:
Que la demandada CARRSON MOD S.L. al utilizar la marca LIBERTO infringe la marca nº 457.048 titularidad de la actora.
La nulidad de la inscripción en la OEPM de la marca nacional LIBERTO a favor de la demandada CARRSON MOD S.L. en el expediente nº M 2.942.634 de la OEPM, denominativa, para la clase 25 de la clasificación de Niza (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) por ser posterior e incompatible con la marca internacional nº 457.048 titularidad de la actora, con todos los efectos legales que su extinción debe producir en el mencionado organismo, procediendo a su cancelación.
Condeno a CARRSON MOD S.L. a cesar y abstenerse de forma inmediata de usar la marca LIBERTO en prendas, vestidos u otros productos de la clase 25. Condeno a CARRSON MOD S.L. a la actora la suma de 8.522,24 euros, que devengará el interés legal, en concepto de daños y perjuicios.
Todo ello con imposición de costas.
DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por la representación en autos de CARRSON MOD S.L. y absuelvo a BRITÁNICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORIA L.D.A. de todos los pedimentos formulados contra ellos con expresa imposición de costas a la actora reconvencional .
Líbrese el correspondiente mandamiento a la OEPM para que proceda a anular el registro de la nacional LIBERTO a favor de la demandada CARRSON MOD S.L. en el expediente nº M 2.942.634 de la OEPM y a la publicación de tales extremos en el BOPI ».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Carrson Mod, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 18 de marzo pasado.
Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia
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Británica Investimentos e Consultoria, L.D.A. (en lo sucesivo, Británica) interpuso demanda contra Carrson Mod, S.L. (en lo sucesivo, Carrson) ejercitando la acción de nulidad de la marca denominativa LIBERTO, núm. 2 942 634, para la clase 25, inscrita en el Registro de Patentes y Marcas el 7 de febrero de 2011, así como acción de resarcimiento de los daños y perjuicios que le ha causado como consecuencia de los actos de infracción de los signos que la actora tiene inscritos a su favor también como marcas denominativas LIBERTO para diversas clases, entre ellas la 25.
La pretensión de nulidad se funda en el artículo 52.1 de la Ley de Marcas (LM ) y en que el signo inscrito por la demandada infringe la prohibición relativa establecida en el artículo 6.1 a/ LM .
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Carrson se opuso a la demanda alegando que el registro de la marca se hizo de buena fe y como consecuencia de la adquisición por su parte de un importante stocks de prendas marcadas con LIBERTO en el concurso de Buenos Liberto en Gerona y en la confianza de que las marcas originarias se encontraban caducadas por falta de uso por parte de su titular. También instó, por medio de la oportuna reconvención, la acción de caducidad por falta de uso de la marca LIBERTO de la que la actora es titular para la clase 25, esto es, de la marca internacional LIBERTO para España, registrada con el núm. R 451 048.
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La resolución recurrida desestimó la reconvención y estimó la demanda apreciando que la utilización por la demandada de la marca LIBERTO infringía los derechos de la actora sobre la marca 457 048 y declaró la nulidad de la marca denominativa LIBERTO, núm. 2 942 634, por ser incompatible con ella y condenó a la demandada a cesar en la utilización para prendas de vestir y otros productos de la clase 25 a la vez que la condenó a indemnizarle con la cantidad de 8.522,24 euros.
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El recurso de Carrson, único que se ha presentado, cuestiona en todos sus particulares el contenido de la resolución recurrida y se funda en los siguientes motivos:
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En relación con la acción de caducidad de la marca internacional LIBERTO núm. R 457 048, que la resolución recurrida no ha tomado en consideración que la marca referida fue concedida exclusivamente para vestidos, no para calzado y sombrerería, razón por la que la demandada reconvencional debería haber acreditado, cosa que no ha hecho, que había utilizado el signo para los productos para los que lo registró durante los cinco años anteriores al 6 de septiembre de 2012, esto es, después del 6 de septiembre de 2007.
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No se ha acreditado que el registro se hubiera obtenido de mala fe.
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No ha existido perjuicio para la actora que justifique la condena al pago del 1 % en concepto de lucro cesante.
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Principales hechos que sirven de contexto
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La resolución recurrida declara probados los siguientes hechos, que literalmente transcribimos:
1. La demandante BRITÁNICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORIA L.D.A. es titular de: la marca española denominativa "LIBERTO", para la clase 9, 14, 16, 24 y 28 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 2.924.247 -doc. nº 1 de la demandala marca española denominativa "LIBERTO", para la clase 42 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 2.283.400 -doc. nº 2 de la demandala marca española denominativa "LIBERTO", para la clase 18 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 1.979.526 -doc. nº 3 de la demandala marca española denominativa "LIBERTO", para la clase 3 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 1.759.959 -doc. nº 4 de la demandala marca internacional denominativa "LIBERTO", para la clase 25 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 451.048 en el expediente nº M 2.942.634 solicitada en la OEPM el 21/09/1987 y concedida por sentencia de 27/10/1993 -doc. nº 5 y 6 de la demanda-2. La demandada CARRSON MOD S.L. se dedica al comercio al por menor y mayor, importación y exportación de artículos de ropa y sus complementos constituida el 21/02/2007 -doc. nº 7 de la demandaQue la demandada solicitó el 6/08/2010 la marca denominativa LIBERTO nº 2.942.634 para la clase 25 y se inscribió en la OEPM el 7/02/2011-doc. 8 de la demanda.-En fecha 14/12/1993 la actora suscribió con la mercantil Buenos Liberto S.A. contrato de concesión de segunda licencia de explotación exclusiva de la marca LIBERTO en España para prendas de vestir. -doc. 9 de la demanda
La relación contractual con Buenos Liberto S.A. se ha ido prorrogando por periodos de dos años hasta el 14 de diciembre de 2007 -doc. 10 de la contestaciónBuenos Liberto S.A. fue declarada en concurso de acreedores en el año 2006, adeudando a la aquí actora, determinadas cantidades de dinero. -doc. 10 y 11 de la demandaQue Buenos Liberto vendió a la demandada CARRSON MOD S.L. parte del stock de prendas con la marca LIBERTO entre febrero a octubre de 2007 en sede concursal -doc. nº 3 a 22 de la contestación consistente en las facturas, recibos y órdenes de transporte de la mercancía adquiridaDurante el mes de enero de 2006 existía producción y comercialización de prendas de la marca LIBERTO por Buenos Liberto -doc. 2 de la contestación a la reconvenciónQue Buenos Liberto en junio de 2006 llega a un acuerdo con la mercantil Attias Group France para que lleven a cabo la confección de la campaña de invierno 2006-verano 2007 -doc. 3 a 5 de la contestación a la reconvenciónFinalmente la mercantil Attias Group France en enero de 2007 se negó a suministrar las prendas por falta de pago de lo acordado, instando la concursada Buenos Liberto demanda de resolución contractual que finalizó por sentencia de 9 de octubre de 2008 en el juzgado mercantil y de 3 de febrero de 2010 de la AP de Gerona -documento nº 8 a 12 de la contestación a la reconvenciónLa aquí actora impugno el crédito que tenía reconocido en el concurso recayendo sentencia del juzgado mercantil de 13 de julio de 2007 posteriormente declarada nula por auto de 5 de noviembre de 2007 -doc. 13 y 14 de la contestación a la reconvenciónEl 1 de septiembre de 2003 la actora concedió a la mercantil Ultra Cinco S.L. licencia de explotación de la marca LIBERTO para España durante tiempo no inferior a 5 años para la producción y/o comercialización de calzado y artículos de sombrerería -doc. 16 de la contestación a la reconvenciónLa mercantil Ultra Cinco S.L. ha concedido contratos de sub-licencia a otras entidades en los años 2003 a Poob Shoes para comercialización de calzado (constando facturas y gastos de...
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