SAP Barcelona 300/2014, 23 de Septiembre de 2014
| Ponente | RAMON FONCILLAS SOPENA |
| ECLI | ES:APB:2014:9800 |
| Número de Recurso | 204/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 300/2014 |
| Fecha de Resolución | 23 de Septiembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
Sección Decimoquinta
Rollo 204/13 - 2ª
Juicio Ordinario 955/2011, sobre diseño industrial, marca y competencia desleal
Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona
SENTENCIA nº 300/2014
D. Juan F. Garnica Martín
D. Ramón Foncillas Sopena
D. Luís Garrido Espa
En la ciudad de Barcelona, a veintitrés de septiembre de dos mil catorce.
Vistos en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado los demandados Creaciones Jumi SL, Dª Clemencia y D. Juan Ramón e impugnado los actores Barcino R Mas de Formes i Colors SL y D. Abel la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 31 de enero de 2013.
Han comparecido en esta alzada el procurador de los Tribunales D. Ildefonso Lago Pérez en representación de los demandados apelantes y el procurador D. Ignacio López Chocarro en la de los actores impugnantes.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: Fallo: " Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de BARCINO R. MAS DE FORMES Y COLORS S.L. Y D. Abel y con los siguientes pronunciamientos: 1. DECLARO que los demandados han realizado actos de violación de los diseños industriales titularidad de las actoras. 2. DECLARO que los demandados ha realizado actos de competencia desleal de conformidad con el art. 4.1 LCD . 3. CONDENO a los demandados a cesar en la comercialización y/o publicitación de los productos infractores, en cualquier formato o tamaño, así como en cualesquiera otro producto en los que se materialice la infracción de los diseños registrados titularidad de la parte actora. Y PROHIBO la continuidad de dichas actuaciones en el futuro. 4. CONDENO a las demandadas a cesar en la realización de actos desleales contra la parte actora descritos en la presente resolución y a que se reiteren en el futuro. 5. CONDENO a las demandadas a la retirada del mercado a su costa de todos los productos infractores, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, y otros documentos en los que se haya materializado la violación de los diseños y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda. 6. La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por los demandados en el plazo máximo de un mes. Por ello, deberá poner a disposición de esta Juzgado, en ejecución de sentencia: a. una relación de los distribuidores y puntos de venta a los que haya suministrado los mencionados productos; y, b. una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos. 7. CONDENO a los demandados a destruir, a su costa, todos los productos y embalajes en los que se haya materializado la violación de los diseños industriales de las actoras y los actos de competencia desleal, debiendo los demandados informar a la parte actora del día y el lugar en el que se llevará a cabo la destrucción a los efectos de que esta parte pueda asistir a dicho acto. 8. CONDENO a los demandados a compensar a la parte actora por la infracción de sus diseños en la cantidad de 230.004,68 euros en concepto de lucro cesante y de 268 euros en concepto de daño emergente. 9. DECLARO la nulidad de los siguientes diseños industriales: nº 507.108 (variantes 1.2.4.5 y 6), nº 510.936 (variante 1, 2, 3 y 4) y nº 508.161 (variante 1 y 4), nº 508.689 (variante 2 y 3) y nº 511.055 (variante 2), y, en consecuencia ordeno a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de dichos diseños y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 10. CONDENO a las demandadas a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de difusión nacional, EL MUNDO y EL PAIS. 11. CONDENO a los demandados al pago de las costas de la presente litis. Estimo la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de CREACIONES JUMI S.L., D. Juan Ramón Y Dª. Clemencia y declaro la nulidad de las marcas españolas nº 2939848 y nº 2939899 registradas a nombre de D. Abel ordenando a la OEPM que proceda a la cancelación de la inscripción de ambas marcas y a la publicación de la anulación en el BOPI. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada reconvencional".
Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación los demandados Creaciones Jumi SL, Dª Clemencia y D. Juan Ramón y formularon impugnación los actores Barcino R Mas de Formes i Colors S. y D. Abel . Admitidos a trámite el recurso y la impugnación, se dio traslado a las partes contrarias, que presentaron escritos de oposición, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 2 de abril pasado.
Actúa como ponente el Magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.
Barcino R. Mas de Formes i Colors SL, en adelante Barcino, se dedica al diseño y comercialización de figuras decorativas de cerámica, las más emblemáticas de las cuales son las elaboradas mediante la técnica del "trencadís" o mosaico, técnica característica de la obra de Gaudí, cuyos colores también se incorporan a las figuras. La sociedad o su accionista y administrador D. Abel, que es también demandante, son titulares de diversos diseños industriales que protegen figuras de animales - se invocan en la demanda quince entre números de registro y variantes que se refieren a toros, búhos, elefante, mariposa, rana, tortuga y salamandra -. Aparte de marcas comunitarias sobre colores y sobre caja transparente, que se citan a modo de referencia pero sin basar en ellas ninguna acción, la sociedad es titular de dos marcas españolas que protegen el drac o dragón.
Alegan que la demandada, Creaciones Jumi SL, en adelante Jumi, de la que son accionistas los también demandados D. Juan Ramón y Dª Clemencia, está comercializando figuras que representan los mismos animales protegidos por sus registros, utilizando la misma técnica y colores, que resultan ser imitaciones y en algunos casos meras copias, pese a lo cual han obtenido registros de diseño industrial de algunas figuras.
Ejercitan acción de infracción de diseño industrial y de marca y de nulidad de diseños industriales de los demandados. También se considera que la conducta de los demandados debe ser calificada de desleal e incursa en los supuestos de los artículos 4 y 11.2 y 3 LCD, de lo que deben seguirse las oportunas consecuencias declarativas y de cesación, remoción y de resarcimiento, estas tres coincidentes con las de infracción de diseños y marcas.
Los demandados se han opuesto a la demanda y han formulado reconvención solicitando la declaración de nulidad de las marcas de Barcino relativas al drac.
La sentencia de primera instancia estima la demanda reconvencional y sustancialmente la principal en las tres acciones que contiene, de infracción, nulidad y de competencia desleal (en cuanto a esta no se entra a enjuiciar ni, por tanto, a conceder la fundada en el art. 11 LCD por subsunción en la acción de infracción de los diseños). Apelan los demandados en contra de los pronunciamientos declarativos y condenatorios que se siguen de la estimación de la demanda principal e impugnan la sentencia los actores, en contra de la estimación de la reconvención y de la no apreciación del supuesto de imitación del art. 11 de la LCD .
Siguiendo el mismo orden lógico de la sentencia de primera instancia, entraremos a examinar la acción de nulidad de las marcas de Barcino sobre el drac, que, ejercitada por vía de reconvención, ha sido estimada. De los diversos motivos de nulidad esgrimidos por los demandados, la sentencia acoge los de nulidad absoluta del art. 51.1.a) en relación con el 5.1.a y b LM, de no servir las marcas para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras y por carecer de carácter distintivo.
La sentencia estima la pretensión anulatoria con base en los razonamientos siguientes:
"La marca Barcino es gráfica y representa una figura de un dragón elaborada con la técnica del trencadís, tanto en color como en blanco y negro. Barcino defiende que es un dragón que "evoca" el "Dragón de Gaudí" que se encuentra ubicado en el conocido "Parc Güell" de Barcelona. Lo cierto es que para el consumidor medio (que en este caso es el público en general) la figura de Barcino que ha protegido con una marca no solo es evocativo del Dragón de Gaudí sino que cualquier persona lo identifica con el propio dragón de Gaudí que está en las escalinatas del Parc Güell, a pesar de que en algunos colores no exista una total coincidencia. La impresión de conjunto en cuanto a la figura del dragón, la postura que adopta y la colocación de las manos, la técnica del trencadís idéntica a la utilizada por Gaudí en esa escultura y los colores nos llevan a estar observando una reproducción del famoso dragón de Gaudí. Como hemos visto, la marca se percibe como un todo, por lo que en su conjunto la marca de la actora no es más que la representación del Drac de Gaudí, puesto que las diferencias -escasas con la figura de Gaudí - no serían apreciables por un consumidor atento, informado, atento y perspicaz.
Por ello, las marcas nº 2939848 y nº 2939899 de Barcino carecen de carácter distintivo, al no identificar los productos y servicios de Barcino respecto de los de otras empresas, no habiéndose aportado prueba alguna que acredite que el consumidor medio, cuando ve la imagen que se acompaña al hecho probado 6 (dragón con trencadís), lo que está...
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