STS, 10 de Julio de 1997
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| Número de Recurso | 7400/1991 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Julio de mil novecientos noventa y siete.
En el recurso contencioso administrativo nº 7.400/91, en grado de apelación interpuesto por Tejera y Olivares, S.A., representada por el Procurador D. Fernando Pombo García, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 942 dictada por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1466/87, con fecha 21 de Diciembre 1990, sobre marcas, habiendo comparecido como parte apelada la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y Sanitas, S.A., representada por el Procurador D. Javier Ungria López, asistido de Letrado.
Con fecha 22 de Noviembre de 1984, Sanitas, S.A., solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la concesión de las marcas números 1.086.530, 1.086.535, 1.086.536, 1.086.537, 1.086.538, entre otras que no afectan al caso presente, y con fecha 27 de Abril de 1985 la nº 1.102.177, todas ellas de la clase mixta, gráfico denominativa, compuestas de un gráfico en forma de cruz en cuyo interior se lee Sanitas y la leyenda SANITAS, S.A., en la que destacan las letras "s" inicial y final de mayor tamaño y debajo Sociedad Anónima, para distinguir productos de las clases 13, 35, 36, 39, 42 y 16 respectivamente, formulándose oposición entre otras por Tejera y Olivares, S.A., titular de las marcas Sanitas nº 11.778 A), para productos de las clases 3 y 5 del Nomenclator, dictando seis acuerdos el Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de Febrero de 1986, 17 de Diciembre de 1986, tres de 17 de Enero de 1986 y otra de 22 de Septiembre de 1986, concediendo las marcas solicitadas y contra cuyos acuerdos interpuso respectivos recursos de reposición Tejera y Olivares, S.A., que fueron desestimados los cinco primeros por resoluciones de 31 de Julio de 1987, 8 de Marzo de 1988, 29 de Octubre de 1987, dos de 30 de Octubre de 1987, excepto el recurso de reposición interpuesto contra la concesión de la marca nº 1.102.177, que fue estimado por resolución de 12 de Abril de 1987, acordando la inscripción.
Contra las anteriores resoluciones que concedieron las marcas, Tejera y Olivares, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo nº 1.466/87 que fue tramitado por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el que recayó sentencia nº 942 de fecha 21 de Diciembre de 1990, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que teniendo por satisfecha procesalmente la pretensión de la parte demandante en lo que se refiere a la marca nº 1.102.177 y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, desestimatorias de los recursos de reposición formulados contra tales actos de concesión de las marcas número 1.086.530, 1.086.535, -36, -37, y -38, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las Resoluciones recurridas; sin hacer pronunciamiento sobre las costas procesales".
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto por Tejera y Olivares, S.A., el presente recurso de apelación nº 7.400/91 en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 3 de Julio de1997, fecha en la se ha llevado a cabo el acto.
La parte apelante pretende la revocación de la sentencia de instancia alegando que el Tribunal "a quo", no ha apreciado en debida forma la prohibición contenida en el nº 1º del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial por existir semejanza fonética entre las marcas aspirantes Sanitas, S.A., nº 1.086.530, 5, 6, 7, y 8, con gráfico y las marcas números 11.788 y 175.307 Sanitas, de las que es titular la recurrente Tejera y Olivares, S.A..
Entre los diversos criterios jurisprudenciales utilizables para juzgar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de Marzo, 24 y 29 de Abril, y 12 de Junio de 1974 entre otras, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión y tan sólo aparece mencionado marginalmente en su Art. 1º como en Art. 118 con ocasión de perfilar la función distintiva de las marcas respecto de los productos "similares" (sentencias 3, 13, 20 y 26 de Febrero; 7, 20 y 26 de Marzo; 18 de Abril; 21, 22, 28 y 30 de Mayo; 2, 14 y 17 de Junio; 3 de Julio y 9 de Octubre de 1975).
Por lo que se refiere al enfrentamiento entre las marcas aspirantes de SANITAS, S.A., con gráfico, y las marcas nº 11.788 y 175.307 denominativas SANITAS, es preciso tener en cuenta la doctrina sentada por esta Sala en numerosas resoluciones, según las cuales en los casos en que las marcas cuestionadas o una de ellas lo sean de la clase mixta gráfico-denominativa, de cuyo distintivo formen parte, como aditivo del vocablo designante de un objeto, o como simple sumando de un conjunto complejo en el que entran otros componentes fonéticos o gráficos, y en tales casos, solamente en el supuesto de identidad absoluta o gran semejanza entre las leyendas de ambas, incurren en la prohibición del Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al existir entre ambas semejanza fonética, lo cual es suficiente para que exista tal incompatibilidad dado que el Art. 124-1 se refiere a la semejanza fonética o gráfica, lo que equivale a decir que basta una de ellas para que entre en juego la prohibición, ya que aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento denominativo sin citar para nada el gráfico y con mucha mayor razón se produciría la incompatibilidad del artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando la leyenda de ambas sean idénticas como ocurre en el caso de autos, que ambas tienen la denominación SANITAS, en cuyo caso resulta totalmente imposible conceder la compatibilidad entre ambas y ello aunque se trate de productos diferentes los que protegen ambas marcas, pues por un lado siempre inducirian a confusión de que se trata de productos de la misma casa comercial, lo que puede representar aprovecharse de la fama y crédito del oponente y además, porque como ha dicho esta Sala en numerosas resoluciones, la naturaleza de productos que es un elemento complementario a tener en cuenta, como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, no se puede tener en cuenta como elemento único para establecer la diferenciación desde el momento en que no figura recogido en la definición del artículo 124-1 como fundamento o motivo de la semejanza proclive a la confusión y sólo aparece mencionado marginalmente con ocasión de perfilar la función distintiva de las marcas respectos a los productos similares, pero su incidencia es secundaria y no puede aceptarse como elemento único que justifique la distinción con la marca oponente, como sucede en el caso de autos, que el Registro de la Propiedad Industrial y la sentencia apelada, admiten la compatibilidad entre ambas marcas, por tener una un gráfico y ser productos diferentes, y ninguna de las dos circunstancias son suficientes por sí mismo para la concesión en cuanto que hay identidad de las leyendas que impiden laconvivencia entre las marcas enfrentadas. Procede en consecuencia estimar que existe la semejanza fonética o gráfica que exige el Art. 124-1 del Estatuto para denegarla y con ello la estimación del recurso de apelación, dado que la sentencia recurrida no es conforme a derecho y debe ser revocada, al igual que las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial combatidas.
No concurriendo ninguna de las circunstancias previstas en el Art. 131 de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Tejera y Olivares, S.A., contra la sentencia nº 942 de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 21 de Diciembre de 1990, recaída en el recurso nº 1466/87 y REVOCANDO Y ANULANDO dicha sentencia, ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo interpuesto por Tejera y Olivares, S.A., declaramos no conformes a derecho y anulamos las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron la inscripción de las marcas números
1.086.530, 1.086.535, 1.086.536, 1.086.537 y 1.086.538, sin hacer una expresa imposición en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
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