STS, 15 de Septiembre de 1997
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| Número de Recurso | 4913/1992 |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Septiembre de mil novecientos noventa y siete.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1.206/1988, se ha interpuesto apelación por la entidad TABACALERA, S.A., representada por el procurador don Santos Gandarillas Carmona, con asistencia de letrado, contra la sentencia nº 781/1991, de fecha 20 de septiembre de 1.991, sobre denegación de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca FORTUNA, habiendo comparecido como parte apelada la Administración General del Estado, y en su representación y defensa el Abogado del Estado.
El 15 de julio de 1.986 el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución denegando la solicitud formulada por TABACALERA, S.A. de inscripción de la marca nº 1.091.904, FORTUNA, de la clase 5. Interpuesto recurso de reposición es desestimado el 16 de noviembre de 1.987.
Contra la anterior resolución se interpuso por TABACALERA, S.A. recurso contencioso-administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, y en el que recayó sentencia de fecha 20 de septiembre de 1.991, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por TABACALERA, S.A., contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1.986 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 15 de julio de 1.986 que denegó el acceso al Registro de la marca FORTUNA, debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho dicha resolución sin hacer imposición de costas."
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación nº
4.913/1992, en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 10 de septiembre de 1.997, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del recurso formulado por la entidad TABACALERA, S.A. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que le denegó la inscripción de la marca nº
1.091.904, "FORTUNA, Tabacalera, S.A. Madrid", de la clase 5ª, para los productos siguientes: "material de vendajes, material para empastar dientes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos, desinfectantes de uso no humano". Tanto la sentencia apelada como la resolución del Registro fundamentan la denegación en la semejanza de la marca solicitada con la precedentemente inscrita nº 198.708, "FORTUNY", para los mismos productos.
Sin perjuicio de reconocer con la sentencia de instancia la similitud fonética existenteentre la marca solicitada y la opuesta de oficio por el Registro, lo que impediría la concesión de la inscripción al estarse en el supuesto de prohibición del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial; no obstante, se elude por dicha sentencia entrar en el estudio de dos cuestiones suscitadas en el escrito de demanda, relativas a la caducidad de la marca oponente y a la prioridad registral del término FORTUNA de la apelante, frente a FORTUNY, cuestiones que es necesario tomar en consideración con el fin de dar cumplida respuesta al tema que se debate.
En efecto, consta documentalmente acreditado en el recurso que la marca nº 112.824, "LA FORTUNA", fue concedida el 27 de septiembre de 1.940 a don Manuel Fernández y Compañía Limitada, de quien la adquirió Tabacalera, S.A.; mientras que la marca FORTUNY fue concedida el 10 de julio de 1.947, es decir, casi siete años después, habiéndose declarado la caducidad de esta última el 8 de julio de 1.986.
Aunque la caducidad no puede aprovechar a los que previamente a ella tenían solicitado el registro (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1.993), sin embargo, sí debe aplicarse el principio de prioridad registral, que se induce del párrafo segundo del artículo 130 del Estatuto de la Propiedad Industrial y ha sido recogido en sentencias de esta Sala de 30 de julio de 1.988 y 19 de abril de 1.996, conforme a las cuales "quien ha obtenido ya la inscripción de una marca idéntica o semejante a otra prioritaria no puede alegar nunca un derecho de preferencia frente al titular que solicite otra marca con la misma denominación o grafismos muy semejantes, pues no hace más que extender a otros productos o modalidades la continuidad registral de la primitiva"; máxime si, como ocurre en el caso enjuiciado, la entidad apelante ya había hecho uso de esta prioridad obteniendo la concesión de tres marcas -números 691.426, 1.091.905 y 1.091.906-todas ellas de la misma nomenclatura, para diferentes productos, pese a estar vigente la ahora opuesta de oficio.
El anterior razonamiento nos lleva a la estimación del recurso de apelación y a la declaración de la no conformidad a Derecho del acto recurrido, debiendo, en consecuencia, estimarse el recurso contencioso administrativo deducido por TABACALERA, S.A. y declarar su derecho a la inscripción de la marca solicitada.
No concurren ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de TABACALERA, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), recaída en el recurso nº 1.206/1988, de fecha 20 de septiembre de
1.991, debemos revocar dicha sentencia y, con anulación de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de julio de 1.986, por contraria a Derecho, declarar el derecho de la mencionada entidad a la inscripción de la marca nº 1.091.904, FORTUNA, de la clase 5ª; sin hacer una expresa imposición en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
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