SAP Barcelona 249/2006, 17 de Mayo de 2006
| Ponente | BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO |
| ECLI | ES:APB:2006:14052 |
| Número de Recurso | 696/2004 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 249/2006 |
| Fecha de Resolución | 17 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCION DECIMOQUINTA
ROLLO nº 696/2004 - 1ª
JUICIO ORDINARIO 368/2003
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 53 DE BARCELONA
S E N T E N C I A num. 249/06
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de mayo de dos mil seis.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 368/2003 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 53 de Barcelona a instancia de las mercantiles GOEDECKE AKTIENGESELLSCHAFT y PFIZER S.A, representadas por el Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas y defendidas por el Letrado D. Miguel Montañá Mora, contra LABORATORIOS RUBIÓ S.A, representada por el Procurador D. Antonio M. Anzizu Furest y defendida por el Letrado D. Luis Torrents Fernández-Mayoralas. Estos autos penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2.004 por el mencionado Juzgado.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:
"ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas en nombre y representación de GOEDECKE AKTIENGESELLSCHAFT y PFIZER S.A contra LABORATORIOS RUBIÓ S.A, representada por el Procurador D. Antonio M. Anzizu Furest, y en consecuencia:
1.- DECLARO que GOEDECKE AKTIENGESELLSCHAFT es titular de la patente española 2063219.
2.- DECLARO que PFIZER S.A es licenciataria de la de la patente española 2063219.
3.- CONDENO a LABORATORIOS RUBIÓ S.A, a estar y pasar por esta declaración.
4.- ABSUELVO a LABORATORIOS RUBIÓ S.A. del resto de lo pretendido en la demanda.
5.- DECLARO no haber lugar a especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas derivadas del presente procedimiento, siendo a cargo de cada parte las causadas a su instancia, y las comunes, por mitad."
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de GOEDECKE AKTIENGESELLSCHAFT y PFIZER S.A mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso e impugnó a su vez la sentencia, tras lo cual, verificado el traslado a la apelante y admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 15 de marzo de 2006.
En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.
Examinadas las actuaciones, la Sala asume en su integridad el relato de los antecedentes fácticos del presente pleito, según resulta de la demanda y la contestación y de las posiciones definitivamente fijadas por las partes a lo largo del procedimiento, que han configurado un objeto procesal perfectamente definido: las demandantes, GOEDECKE AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante GOEDECKE), titular de la patente europea traducida en España nº ES 2063219, y PFIZER S.A, licenciataria de la misma, consideran que la demandada LABORATORIOS RUBIÓ S.A ha violado los derechos de exclusiva derivados de la vigencia de la patente mencionada y actuado en el mercado de forma desleal, por lo que solicita sustancialmente la declaración de la infracción y la consiguiente condena al cese en la realización de tales actos, absteniéndose la demandada en la fabricación, ofrecimiento, posesión e introducción en el comercio español de especialidades farmacéuticas que violan la patente, con indemnización de los daños y perjuicios sufridos, embargo de los objetos producidos con violación de la patente y sus medios de producción, destrucción de lo embargado, remoción de los efectos producidos por la infracción y el acto de competencia desleal producido, mediante la condena a la demandada a abstenerse de comercializar la especialidad farmacéutica a la que se refiere la patente una vez ésta haya caducado, por el mismo plazo que medió entre la fecha de su solicitud de la autorización administrativa de su especialidad genérica y la fecha de su concesión, así como a abstenerse de registrar nuevas autorizaciones por el mismo plazo y a renunciar a las autorizaciones de comercialización ya concedidas, notificación de la sentencia a la Agencia Española del Medicamento y la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la infractora.
La parte demandada se ha opuesto a esta demanda, rechazando la validez de la patente de las actoras al tratarse en realidad de una patente de producto solicitada antes del 7 de octubre de 1992, esto es, cuando el producto farmacéutico no era protegible en España, y negando en todo caso que la especialidad genérica cuya comercialización le ha sido autorizada viole la patente ES 2063219, pues ni la especialidad genérica es la misma que la original, al no coincidir con el contenido de sus reivindicaciones, ni LABORATORIOS RUBIÓ ha podido vulnerar los derechos de exclusiva de las demandantes, al no realizar acto alguno de comercialización ni poseer ni ofrecer muestras del producto, limitándose a solicitar una autorización ante las instancias administrativas correspondientes para la comercialización en su día del genérico, lo que le permite también rechazar la existencia de actos de competencia desleal o de daños y perjuicios a las demandantes.
La sentencia de la primera instancia consideró que nos hallamos ante un auténtica patente de procedimiento, y rechazando la aplicación de la inversión de la carga de la prueba que establece el artículo
61.2 de nuestra LP, consideró probado, básicamente con apoyo en el dictamen pericial emitido por el perito designado judicialmente, Sr. Eloy, que el contenido en cloruros de la especialidad farmacéutica genérica que RUBIÓ pretende comercializar es superior al límite que para ellos establece la 1ª reivindicación de la patente esgrimida, razón por la cual, aunque estimando la demanda en lo que hace al reconocimiento de la demandada de la titularidad sobre la patente de GOEDECKE y la condición de licenciataria de PFIZER, lo que la demandada nunca negó, se desestima sustancialmente su reclamación, aunque sin imposición de costas a las demandantes, considerando que la demanda era racional, a la vista de que tras las diligencias de comprobación efectuadas previamente (Autos 886/2002 del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 53 de esta Ciudad, con certificación del artículo 131 LP mediante auto de fecha 17 de marzo de 2003), existían indicios de la existencia de una violación de la patente.
Las demandantes han apelado esta resolución reproduciendo sus argumentos sobre la existencia de una violación de la misma, enfatizando que la sentencia vulnera la necesaria inversión en el onus probandi del artículo 61.2 y el principio de facilidad probatoria, que la Juzgadora a quo yerra en su interpretación sobre el contenido de cloruros en el producto fabricado para RUBIÓ y que la autorización solicitada y concedida a la demandada para comercializar una especialidad genérica idéntica a la original supone necesariamente una infracción a su patente, formulando expresamente, de nuevo y ante la segunda instancia, la recusación del perito judicial Eloy, por sus relaciones previas con la demandada. La demandada se ha opuesto a todo lo anterior, y además impugna la sentencia, censurando que ésta no haya estimado su excepción de nulidad de la patente, pues insiste en que se trata de una patente prohibida de producto y no de procedimiento, así como la no imposición de las costas a las demandantes.
Así delimitado el objeto del proceso, las cuestiones nucleares a las que seguidamente habremos de dar respuesta son las siguientes:
·En primer lugar, y dada la influencia que su criterio ha tenido en la sentencia recurrida a la hora de responder al resto de cuestiones centrales, es preciso determinar si existe razón o no para prescindir del informe del Sr. Eloy, recusado por la parte actora. Aclarado este extremo, se delimitará el material probatorio realmente disponible y que habremos de utilizar en la resolución del pleito.
·En segundo lugar, es preciso establecer si la patente ES 2063219 es una patente de producto o de procedimiento, lo que nos permitirá, por un lado, admitir o rechazar la validez de la misma a la vista de su fecha de solicitud, y por otro, proceder o no a la inversión en la carga de la prueba que establece para las patentes de procedimientos de productos nuevos el artículo 61.2 de la LP.
·Tratándose de una patente de procedimiento, será necesario esclarecer, con el criterio de valoración probatoria resultante, si la EFG que RUBIÓ quiere comercializar infringe o no la patente según el contenido de su reivindicaciones, lo que nos llevará al examen de la presencia de cloruros en el producto que se fabrica para la demandada.
·De entender que, por la composición de la EFG de RUBIÓ, existe en efecto una infracción literal de la patente (la infracción por equivalencia fue rechazada en la audiencia previa por la alteración que suponía en los términos del debate), será preciso delimitar qué actos de violación se han producido, es decir, determinar si la mera autorización y concesión administrativa a la demandada ha concretado la infracción, con las consecuencias debidas en materia de indemnización y remoción, o si por el contrario ello no supone acto infractor alguno y la demanda debe estimarse en todas sus facetas declarativas y en la condena a la demandada a abstenerse de comercializar el producto infractor.
·Si se llega a la conclusión de que existe...
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