SAP Barcelona, 23 de Abril de 2001
| Ponente | RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS |
| ECLI | ES:APB:2001:12286 |
| Número de Recurso | 951/1998 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2001 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA Núm.
Iltmos. Sres. Magistrados
D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
En Barcelona, a veintitrés de abril de dos mil uno.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de juicio de menor cuantía núm. 721/96 y acumulado 996/96, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Barcelona, promovidos por D. Luis Francisco y NEXUS SERVICIOS INFORMACIÓN, S.L, representados por la Procuradora Dña. Gloría Ferrer Massanas, contra NEXUS COMUNICACIONES, S.A., representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro, los cuales penden ante esta Audiencia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes litigantes, contra la sentencia de fecha 26 de junio de 1998, dictada en los expresados autos, aclarada por auto del siguiente de 9 de julio.
La parte decisoria de la dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Gloria Ferrer Massanas, Procuradora de los Tribunales y de D. Luis Francisco y NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.L., contra NEXUS COMUNICACIONES, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, debo declarar que el uso que la demandada realiza, en sus comunicaciones de INTERNET e INFOVÍA, de la marca NEXUS, constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales"; y la del auto aclaratorio: "Que debía acordar y acordaba aclarar la sentencia recaída en este expediente en el sentido de suprimir del fundamento sexto las referencias a las costas de la reconvención, manteniendo el resto de los pronunciamientos".
En esta alzada comparecieron las litigantes con las mismas representaciones con las que lo hicieron en la primera instancia, bajo la dirección: las actoras, del Letrado D. Juan J. Millán Martínez;y la demandada del Letrado D. Ignacio Barroso Sánchez.
Para la celebración de la vista pública del recurso se señaló la audiencia del día 15 de enero de 2000 , con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS.
Los datos de hecho que delimitan la controversia fueron correctamente sintetizados en la sentencia apelada que damos por reproducida en lo menester. No obstante, razones de claridad aconsejan reiterar los datos básicos de este litigio, que son los siguientes:
1) D. Luis Francisco es titular: a) de la marca denominativa "NEXUS" n° 1.239.793 en la clase 35 -pese a que en el doc. al f. 19 consta concedida en la clase 42 y no en la 35 como indica la demandante, consta que lo fue en la clase 35 al f. 564- para diferenciar los servicios de su negocio de información, comunicación y asesoramiento de empresas con datos informáticos y estadísticos, ayuda a la dirección y explotación de empresas; y b) de la marca denominativa "NEXUS" n° 1.239.794 en la clase 42 para diferenciar los servicios de informática;
2) NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.L., cesionaria de las marcas indicadas, a su vez es titular del nombre comercial 121.919 "NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.L" para identificar una sociedad que "tendrá por objeto el asesoramiento en materia de informática en general, la prestación de servicios de informática, así como los del negocio de información, comunicación y asesoramiento de empresas, ayuda a la dirección y explotación de empresas, e igualmente la compraventa, comercialización, distribución, importación y exportación de productos y artículos informáticos y de intercomunicación"; y
3) la demandada NEXUS COMUNICACIONES, S.A utiliza en los términos que examinaremos, la denominación "NEXUS" para la publicidad de sus servicios, como página web y como dirección de correo electrónico.
Desde la perspectiva jurídica la cuestión a decidir en esta instancia queda enmarcada por los siguientes datos:
1) las codemandantes sostuvieron que los hechos expuestos en el anterior fundamento constituyen infracción de sus derechos márcanos habiendo provocado un quebranto económico indemnizable, y ejercitaron acciones de violación de marca, entre ellas la acción indemnizatoria;
2) la demandada, además de cuestionar la legitimación de las actoras, se opuso con base en: a) la compatibilidad de los signos enfrentados; b) la utilización de la denominación NEXUS en INTERNET por exigencias del Registro Delegado; y c) la inexistencia de daños;
3) la sentencia de la primera instancia: a) rechazó la falta de legitimación de las demandantes; b) estimó la infracción de los signos registrados; y c) desestimó la acción indemnizatoria;
4) las demandantes han impugnado la expresada sentencia por entender: a) que incide en incongruencia omisiva; y b) que procede la condena de la demandada a indemnizar a las actoras; y
5) también la demandada apeló la sentencia con base en: a) que en el mercado no infringe los signos de la demandantes; y b) que el uso de la denominación "NEXUS" en la Red es como nombre de dominio y página web, y no como marca, por lo que no infringe la marca registrada.
Razones sistemáticas imponen que analicemos en primer término el recurso de la demandada, ya que, de estimarlo, devendría ocioso el examen de la apelación de las actoras.
El registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (artículo 30 de la Ley de Marcas ), y le atribuye la facultad de prohibir a los terceros que utilicen en dicho ámbito, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a error, ya sea por confusión, ya por generar riesgos de asociación (artículos 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas ), por lo que, en consecuencia los elementos de la comparación a fin de valorar la capacidad de confusión son: a) la posibilidad de diferenciar las marcas; y b) la similitud de productos oservicios identificados por las enfrentadas
A su vez, la primera de las cuestiones exige que examinemos cual es el signo realmente usado por la demandada en el mercado, ya que afirma que lo usado en el mercado es un signo compuesto de su denominación social "NEXUS COMUNICACIONES", y un elemento gráfico característico consistente en la Tierra con una flecha, solicitado como marca gráfico-denominativa.
En contra de lo sostenido por la recurrente, no es cierto que se limite al uso indicado. Del documento al f. 51 aparece que si bien utiliza en la publicidad la denominación NEXUS junto con un elemento gráfico de la Tierra con una flecha, relega la indicación NEXUS COMUNICACIONES, S.A. a un segundo plano, con las consecuencias que indicaremos.
Pero es que, incluso de admitir que la demandada siempre usa el denominativo NEXUS COMUNICACIONES, debe mantenerse la semejanza entre éste y las marcas registradas ya que:
1) aunque como regla para ponderar la semejanza entre signos deben tenerse en cuenta en su conjunto, sin desmembrarlos en los diferentes elementos que lo componen (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1998 ), en las marcas mixtas gráfico-denominativas tiene preponderancia el elemento denominativo y cuando alguno o algunos de sus elementos tiene especial eficacia distintiva, la adición de otros elementos no siempre tiene suficiente poder diferenciador;
2) dado el carácter puramente genérico de la expresión "COMUNICACIONES", es evidente que el núcleo del signo lo constituye el vocablo, a estos efectos de fantasía, "NEXUS"; y
3) además, la demandada, al utilizar por un lado exclusivamente el denominativo "NEXUS" sobre el globo terráqueo, y por otro, gráficamente separada, su denominación social NEXUS COMUNICACIONES, S.A., acentúa la asociación entre el denominativo aislado y la propia recurrente.
Si la absoluta identidad del núcleo del signo usado con las marcas registradas excusa mayores razonamientos, la semejanza de dicho signo con el nombre comercial "NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.L" surge de que el carácter puramente genérico de la expresión "COMUNICACIONES", debe predicarse ahora de la consistente en "SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.L", por lo que, aunque no es dudoso que al tener que analizarse los signos en su conjunto y al incorporarse en ambos elementos genéricos diferentes se diluye la semejanza, esta no desaparece por completo.
La falta de similitud de los servicios la fundamenta la recurrente en que la actividad desarrollada por la misma, susceptible de ser encuadrada en la clase 38 para distinguir comunicaciones por terminales de ordenador, no genera riesgo de error con las inconcretas actividades amparadas por los signos registrados.
Ante todo conviene precisar que no estamos en el ámbito de la competencia desleal, por lo que en buena técnica resulta irrelevante cual sea la actividad que desarrolla la titular de la marca, y menos aún cual sea el objeto social de la demandada. Lo que interesa es la proximidad entre los signos por un lado, y la similitud, en este caso, de los servicios identificados por la marca -aunque no sean los prestados en la realidad por su titular-, y los servicios prestados en la realidad bajo el signo no registrado -se hallen o no dentro del objeto social de quien los presta-, estén o no incluidos en la misma clase del...
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