STS, 16 de Octubre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 16 Octubre 2012 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil doce.
Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 6311/2011, interpuesto por el Procurador Sr. García Cortés en nombre y representación de Gema , D. Abel Y D. Anselmo , actuando conjuntamente, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2001 dictada en el recurso 329/2008 , sobre la marca nacional "MULATA". Habiendo comparecido como parte recurrida la entidad INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS (Tecnoazúcar).
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 329/2008 , interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 25 de enero de 2007 que concedió el registro de la marca nacional "MULATA" nº 2.699.253 en la clase 33.
La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta Sentencia el 6 de octubre de 2011, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo 329/2008 , cuyo fallo es el siguiente:
" ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de diciembre de 2007 que confirmó en alzada la resolución de 25 de enero de 2007, que concedió el registro de la marca nacional MULATA, nº 2.699.253-1, en la clase 33, declarando:
-
-Que no es conforme a derecho y en consecuencia, la anulamos.
-
- DEJAMOS sin efecto la inscripción acordada de esta marca.
Sin imposición de costas."
Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Dª Gema , D. Abel y D. Anselmo , actuando conjuntamente, presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 20 de enero de 2012, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.
Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente el Procurador Sr. García Cortés en nombre y representación de Dª Gema , D. Abel y D. Anselmo , actuando conjuntamente, al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 20 de enero de 2012, en el que se plantea un único motivo de casación al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , en consideración a que la sentencia recurrida ha quebrantado las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto se estima que la sentencia ha incurrido en "incongruencia omisiva".
Mediante Auto de 26 de abril de 2012, fue admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, la entidad Ingeniería y Servicios Técnicos Azucareros (Tecnoazúcar) formula su escrito de oposición el día 3 de septiembre de 2012, solicitando igualmente la desestimación del recurso de casación. y se impongan las costas a la parte recurrente.
Remitiéndose las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las normas de reparto, se señaló para votación y fallo el 3 de octubre de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala
Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2001 dictada en el recurso 329/2008 que anula la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la anterior Resolución de 25 de enero de 2007 que concedió el registro de la marca nacional "MULATA" nº 2.699.253 en la clase 33.
La sentencia estima el recurso por considerar que la marca concedida incurre en la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al ser incompatible con la marca de la entidad Tecnoazucar, y ello al considerar que no existía entre los signos enfrentados, "MULATA" y "PALMA MULATA", suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, dado que entre ambos se da una semejanza fonética capaz de generar error o confusión en el mercado. De este modo, la Sala de instancia anula las resoluciones impugnadas en atención a los siguientes argumentos:
[...] El artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas dispone que 1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En este sentido, debe entenderse que la comparación entre marcas se efectuará realizando una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas examinadas y teniendo en cuenta la identidad o similitud ente los productos o servicios que distinguen las cualidades intrínsecas de la marca, apreciando que existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. ". El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda al nivel medio de conocimientos del consumidor en general.
Si bien son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de todos los elementos integrantes de las marcas confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SS Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965 , 8 y 16 de julio de 1988 ).
No obstante debe entenderse que el concepto de "semejanza" de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado, no teniendo por ello carácter absoluto ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias concurrentes en cada caso concreto, que deberá ser contemplado de manera individualizada, especialmente en una materia tan casuística como es la de marcas.
[...] En este caso debe acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que la finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.
La semejanza fonética entre esos distintivos excluyente de la inscripción solicitada se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial, como es este el caso ya que entre MULATA y PALMA MULATA, existe una semejanza palpable, incluso atendida una valoración de conjunto ya que examinado el gráfico de la marca prioritaria oponente que acompaña a la denominación no se puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Las diferencias ponen de relieve que se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.
De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.
Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida no es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas ( sentencias de 25 de mayo de 2000 , 13 de febrero y 13 de marzo de 1997 , y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.
Contra esa sentencia, decíamos en los antecedentes de esta resolución, los ahora recurrentes han formulado el recurso de casación que nos ocupa, en cuyo escrito de interposición se alega un único motivo, al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA , en el que denuncia que la sentencia ha dejado imprejuzgada la cuestión planteada en la contestación a la demanda relativa a la existencia de un derecho de prioridad registral de la oponente sobre la actora, e interesa de esta Sala que entre a conocer el fondo del asunto.
En su motivo de casación los ahora recurrentes imputan al tribunal de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Afirma que la Sala incurre en un vicio de incongruencia omisiva por no haber resuelto la cuestión esencial controvertida en el proceso, en concreto, no se habría pronunciado sobre el argumento clave invocado en la contestación de la demanda, esto es, la preexistencia de otra marca denominativa anterior "MULATO", similar y referida a los mismos productos que la marca aspirante. En vez de tomar en cuenta este alegato, el tribunal de instancia se limita a hacer la comparación de los signos, sin hacer referencia alguna a la marca anterior " MULATO" esgrimida por los ahora recurrentes.
El motivo ha de ser estimado. La lectura del fragmento de la sentencia que parcialmente hemos transcrito pone de relieve cómo el tribunal se limita al examen comparativo de las marcas "MULATA" y "PALMA MULATA", sin considerar que en la vía jurisdiccional los ahora recurrentes habían invocado en apoyo de su pretensión la existencia de la marca "MULATO" que se refería al mismo ámbito aplicativo. Y era precisamente respecto de este último alegato sobre el que los codemandados en la instancia habían expresado su oposición al contestar la demanda, subrayando que, a su entender, tal marca tenia fuerza oponente respecto a la aspirante.
Ciertamente este argumento exigía una respuesta de la Sala sentenciadora que no ha sido dada. El tribunal se limita, repetimos, a exponer consideraciones sobre el contraste de las marcas tal como habían sido examinadas en el expediente, sin considerar el contenido específico de la contestación a la demanda. La alegación en ella desarrollada debió merecer la atención de la Sala, bien para compartirla bien para rechazarla. Su falta de análisis y respuesta constituye un defecto de incongruencia que determinará la casación de la sentencia.
Casada la sentencia, esta Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .
Entrando en el examen de las pretensiones sustanciadas en la instancia debemos significar, en primer lugar, que resulta aplicable a este caso la doctrina de la continuidad registral, habida cuenta de la concurrencia de los requisitos que venimos exigiendo para poder admitir a registro una marca amparada en la prioridad registral de otra, por proteger el mismo ámbito que aquélla, con desplazamiento de las marcas intermedias.
En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:
El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982 , 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 , entre otras.
La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece "[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible
.
En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."
Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.
Esto es lo que ha sucedido en el supuesto de hecho que contemplamos, en que la entidad Tecnoazúcar titular de la marca comunitaria número 4.602.454 "PALMA MULATA", que distingue ron, impugna en vía judicial la resolución de la oficina por la que se concede la marca "MULATA" para la clase 33 -bebidas alcohólicas con excepción de cervezas- solicitada por la parte codemandada en la instancia, que a su vez es titular registral de la marca antecedente "MULATO", para los mismos productos, y que se opone a la anulación del registro de la marca en litigio, en atención, no sólo a la coincidencia denominativa y aplicativa de dicha marca y la que ahora se halla en liza, sino a la prioridad que ostenta la marca "MULATO". Tomando en consideración la identidad del ámbito aplicativo de estas dos últimas marcas, y, de conformidad con la doctrina sentada por esta Sala en materia de continuidad registral, debemos entender que la marca en discusión no es sino una extensión de la prioritaria que pertenece a quienes hoy recurren en casación.
Las razones que se han expuesto precedentemente conducen a la desestimación del recurso contencioso administrativo, confirmando la inscripción de la marca solicitada.
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación número 6311/11 interpuesto por el Procurador Sr. García Cortés en nombre y representación de Dª Gema , D. Abel y D. Anselmo , actuando conjuntamente, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2011 dictada en el recurso 329/2008 , sentencia que casamos y anulamos.
Segundo. - Que DESESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo 329/2008, interpuesto por la entidad Ingeniería y Servicios Técnicos Azucareros (Tecnoazúcar) contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 25 de enero de 2007 que concedió el registro de la marca nacional "MULATA" nº 2.699.253 en la clase 33, resoluciones que confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho.
Tercero. - No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.
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