STS, 2 de Marzo de 2004
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2004:1428 |
| Número de Recurso | 2956/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 2 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Marzo de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2956/1999 interpuesto por "CONSERVAS PEÑA, S.A.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 30 de abril de 1998 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2450/1995, sobre marca número 1.628.339 "Ruleta"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Conservas Peña, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2450/1995 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de abril de 1995 que, en reposición, concedió el registro de la marca número 1.628.339 "Ruleta".
En su escrito de demanda, de 18 de octubre de 1996, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente Recurso, se declare que aquel acuerdo registral de fecha 26 de abril de 1995 es totalmente nulo, y que en su lugar es procedente la denegación de la inscripción que en él ha sido conferida a la marca número 1.628.339 'Ruleta' para distinguir los antes descritos productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional; y solamente para el caso de que la Sala no satisfaciese la petición principal y esencial que esta parte acaba de suplicar, subsidiariamente se solicita que ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que tome las medidas oportunas para comprobar si, como esta parte ha podido constatar por los datos obrantes en el expediente y según lo ha expuesto en el Hecho quinto de esta demanda, el Certificado-Título retirado con ocasión de la concesión de la marca 1.628.339 por el Agente Oficial de la Propiedad Industrial que gira bajo el código NUM000, Don Braulio, no ha observado la limitación de productos determinada por la resolución de 26 de abril de 1995 con arreglo a las descripciones de fecha 27-3-95, con la consecuencia de que la protección de esa marca conste indebidamente extendida en aquel Certificado-Título al mismo enunciado general de productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, para el que aquella marca había sido solicitada, ante cuyo evento proceda a la sustitución del Certificado-Título erróneo por otro que se acomode a la limitación de productos establecida en la resolución recurrida." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 21 de enero de 1997, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de abril de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungría López, en nombre y representación de la entidad Conservas Peña, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 26 de abril de 1995, por lo que debemos declarar y declaramos la conformidad de la misma con el Ordenamiento Jurídico, debiendo ser confirmadas. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes".
Con fecha 7 de abril de 1999 "Conservas Peña, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2956/1999 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por interpretación errónea, de la doctrina jurisprudencial de las sentencias de 23 de octubre y 14 de diciembre de 1989.
Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se ha inaplicado.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 11 de diciembre de 2003 se suspendió el señalamiento efectuado para el día de la fecha y se acordó notificar a la entidad "Antonio González Climent e Hijos, S.A." la sentencia de instancia y la pendencia del presente recurso de casación y emplazarla para personarse en el mismo si lo estimase oportuno.
Cumplimentado el exhorto dirigido al efecto sin que se haya personado dicha parte, por providencia de 11 de febrero de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de febrero siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 30 de abril de 1998, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Conservas Peña, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.628.339 "Ruleta" para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas".
A la inscripción de la marca 1.628.339 "Ruleta", solicitada por "Antonio González Climent e Hijos, S.A.", se había opuesto "Conservas Peña, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.235.605 "Ruleta", que ampara productos de la misma clase 29. El rechazo de su oposición en la vía jurisdiccional de instancia motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la marca 1.239.605 'Ruleta' de idéntica denominación a la solicitada fue concedida por St. del Tribunal de Justicia de Madrid de fecha 16-9-93, fundamentando la concesión de esta marca para la protección de conservas de pescados y mariscos en que la entidad Conservas Peña, S.A. fue titular de la marca 'Conservas Ruleta' nº 369.795 para los mismos productos y durante la vigencia de esta marca, caducada ya por falta de pago, accedió a registro la marca 540.639, por lo que ésta no podía resultar entonces incompatible cuando en sentido inverso que no tuvo el impedimento de acceso de la marca 369.795, fundamento que trasladado al caso que nos ocupa, obliga a considerar que si la marca 1.235.605 accedió a registro pese a la preexistencia de la marca 540.639, prioritaria a aquélla, no existe motivo para rechazar a la hora solicitada de idéntico distintivo y para productos del mismo ámbito que la 540.639".
El tribunal sentenciador confirmó el acuerdo impugnado al considerar, en síntesis, que la solicitud de inscripción de la nueva marca "bien puede entenderse, en los términos de la limitación (que la propia resolución otorgante contempla) una extensión de la marca a otros productos (que básicamente son los mismos, variando sólo la presentación)", extensión que, según la Sala de instancia, permite la jurisprudencia invocada en la sentencia.
El primer motivo de casación, que se deduce al amparo del artículo 95.1.4º de la anterior Ley Jurisdiccional denuncia la infracción, en su modalidad de interpretación errónea, de la doctrina jurisprudencial relativa a la extensión de las marcas. En concreto, se refiere a las sentencias de esta Sala de 23 de octubre y 14 de diciembre de 1989.
La tesis que defiende el recurrente sostiene que el reconocimiento del derecho preferente a la extensión de las marcas anteriores sólo es posible en circunstancias de homogeneidad, esto es, "[...] cuando la marca impugnada y la marca más antigua de un mismo titular distingan productos de la misma clase, no de clase diferente."
Añade que la aplicación de aquella doctrina en los términos en que lo hace el tribunal de instancia tampoco se compadece con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, a tenor del cual las solicitudes de ampliación (de marcas anteriores que protegen unos específicos productos o servicios) deben referirse a otros incluidos en la misma clase del Nomeclátor internacional.
En otro caso, afirma, se frustrarían los derechos e intereses de los demás titulares protegidos pues se vendría a reconocer al solicitante que ya tuviese a su favor una marca registrada para productos de un determinada clase el derecho ilimitado de extenderla a otras, pese a la identidad de los signos, cualquiera que fuese el ámbito de los productos y servicios para los que se pretende dicha ampliación.
El motivo debe ser acogido. Cuando la entidad "Antonio González Climent e Hijos, S.A." solicita la inscripción de la nueva marca denominativa "Ruleta" para determinados productos de la clase 29 (más tarde restringiría la lista de ellos) y conoce la oposición de la marca precedente 1.235.605, también denominativa, "Ruleta", para productos de la misma clase, trata de salvar su compatibilidad aduciendo los derechos derivados de su titularidad de otra marca prioritaria (la número 540.639) también denominada "Ruleta", pero cuyo ámbito de protección sólo se extendía a productos de la clase 31.
Ciertamente "Antonio González Climent e Hijos, S.A." era, en el momento en que presenta la solicitud para la nueva marca (número 1.628.339) ahora objeto de debate, titular por adquisición derivativa de los derechos correspondientes a la marca "Ruleta" número 540.639, que amparaba productos de la clase 31 y concretamente frutas, verduras y hortalizas frescas. Dicha marca, inscrita desde 1969, es la que invocó aquella sociedad a fin de apoyar su tesis de que ningún obstáculo existía para extender sus efectos a productos más o menos similares, ahora en su modalidad de conservas (clase 29).
Pretensión que no debió ser acogida por el órgano administrativo (que inicialmente la rechazó) ni por la Sala sentenciadora a la vista de que existía otra marca registrada prioritaria de idéntica denominación "Ruleta", con el número 1.235.605, y que amparaba productos similares, esto es, conservas, pertenecientes a la clase 29. La colisión que se produciría de permitir el acceso al registro de la nueva marca es obvia: coincidirían respecto de productos similares de la clase 29 - concretamente, respecto de alimentos en conserva- dos signos distintivos idénticos, ambos con la denominación "Ruleta".
La limitación de la inicial solicitud de registro, esto es, la restricción del número de productos protegidos a la "frutas y legumbres, en conserva, secas o cocidas, jaleas y mermeladas" que "Antonio González Climent e Hijos, S.A." hizo ante la Oficina Española el 27 de marzo de 1995 no era suficiente para enervar ni el hecho de que seguían siendo productos de la clase 29, y no de la clase 31 del Nomenclátor, ni el hecho de que seguían siendo productos en conserva, análogos a los protegidos por la marca prioritaria número 1.235.605.
No cabe minimizar la distinción de ambas clases, por lo demás derivada de la diferencia existente entre un género de productos (en este caso la verdura y fruta fresca) y otros (las conservas), que por ello mismo se encuentran en epígrafes separados, sin que sea suficiente a estos efectos la alusión a un genérico "sector alimenticio".
La Sala de instancia no acierta, pues, al admitir la "extensión" de la marca inicial (540.639) a otra ulterior (1.628.339) para productos de una clase diferente, cuando existe una marca intermedia (1.235.605) de idéntica denominación y precisamente amparadora de productos análogos a los que ahora se quiere proteger con la nueva solicitud.
Su razonamiento a este respecto, expresado en el antepenúltimo párrafo del fundamento jurídico cuarto, es acreedor a la crítica que contiene el presente motivo de casación en la medida en que interpreta erróneamente, sin atenerse ni a los criterios jurisprudenciales sobre esta materia ni a lo que dispone el artículo 13.2 de la nueva Ley de Marcas de 1988, las posibilidades de ampliar o extender marcas preexistentes más allá de los productos o servicios correspondientes a la misma clase de la marca inicial.
Es posible que en el juicio de la Sala de instancia hayan pesado las circunstancias bajo las cuales "Conservas Peña, S.A." accedió al registro de la marca 1.235.605 pese a la oposición de Don Donato, por entonces ya titular de la marca 540.639. El acceso al registro tuvo lugar en virtud de la sentencia de 16 de septiembre de 1993, mediante la cual la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid concedió la protección registral a "Conservas Peña, S.A." denegada en vía administrativa por parecido precisamente con la marca anterior 540.639. La Sala territorial consideró, en aquella sentencia, que no existía la incompatibilidad entonces opuesta por el señor Donato y este mismo argumento, a sensu contrario, vendría a legitimar, en definitiva, el fallo que ahora se recurre.
De hecho, en la sentencia ahora impugnada se transcribe el argumento utilizado por la sentencia de 16 de septiembre de 1993 para acceder a la pretensión del registro de la marca 1.235.605, argumento que, repetimos, parece aplicarse ahora en sentido inverso: quien ha obtenido la inscripción de una marca idéntica o semejante a otra prioritaria no puede alegar nunca un derecho de preferencia frente al titular de ésta que solicite otra marca con la misma denominación o grafismo, o muy semejante, pues no hace más que extender a otros productos o modalidades la continuidad registral de la primitiva, lo que impide entrar en juego la prohibición del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La aplicación (a la inversa) de este argumento no es adecuada al caso de autos si se tiene en cuenta:
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Que corresponde a un marco legislativo previo al aplicable al caso de autos, en el que no estaba vigente la nueva Ley 32/1988, al contrario de lo que en éste ocurre; y
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Que la referida sentencia de 16 de septiembre de 1993 partió del hecho de que, a su vez, la marca número 540.639 había accedido al registro pese a la prioridad de otra marca (la número 369.795) también denominada "Ruleta" de la que era titular originario "Conservas Peña, S.A." y que amparaba, desde 1960, productos de la clase 29, concretamente conservas. La alusión que la Sala hacía al argumento antes expresado era, precisamente, para desvirtuar las alegaciones del señor Donato sobre la prioridad de su marca 540.639 y el carácter obstativo de ésta respecto de la marca 1.235.605. Pero quedaba confirmada, en todo caso, la prioridad de "Conservas Peña, S.A." respecto del uso de la denominación "Ruleta" para productos de conservas de la clase 29, sin que la declarada caducidad de su marca 369.795 fuera determinante, pues se encontraba en condiciones de ser rehabilitada.
La estimación del motivo de casación, que se corresponde con lo que dejamos dicho, implica igualmente la estimación del recurso contencioso-administrativo y la declaración de nulidad del acto administrativo que accedió finalmente a la inscripción registral.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Ha lugar al recurso de casación número 2956 de 1999, interpuesto por la representación procesal de la mercantil "Conservas Peña, S.A." contra la sentencia dictada el 30 de abril de 1998 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2450 de 1995; sentencia que, por tanto, casamos, dejándola sin efecto.
Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de abril de 1995 que, en reposición, concedió el registro de la marca número 1.628.339 "Ruleta", la cual anulamos por no ser conformes a Derecho.
No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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