SAP Madrid 151/2012, 18 de Mayo de 2012
| Ponente | ENRIQUE GARCIA GARCIA |
| ECLI | ES:APM:2012:10472 |
| Número de Recurso | 402/2011 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 151/2012 |
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00151/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
Rollo de apelación nº 402/2011
Materia: Competencia Desleal.
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº .2 de Madrid
Autos de origen: juicio ordinario nº 382/2007
SENTENCIA Nº 151/2012
En Madrid, a 18 de mayo de 2012.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García y, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 402/2011, los autos del procedimiento nº 382/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, el cual fue promovido por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL contra INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y contra D. Luis Francisco, siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas y de competencia desleal.
Han actuado en representación y defensa de las partes, el procurador D. Evencio Conde de Gregorio y el letrado D. Santiago Fernández Lena por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL y el procurador
D. Gonzalo Herraiz Aguirre y el letrado D. Antonio Insenser Nieto por INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y por D. José Luis Francisco .
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 27 de julio de 2007 por la representación de EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL contra INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y contra D. Luis Francisco, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dicte sentencia por la que se declare:
"
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Que siendo "Europea de Ingenieros en Corrosión, S.A.L., la titular de la marca "FOULING-CORR" E "InCorr", la mercantil codemandada "Ingeniería de Corrosión INCORR, S.L." carece de derecho de utilizar dichas denominaciones tanto para señalar y distinguir productos de equipo eléctrico para la protección de las aspiraciones de agua (Sistemas anticorrosivos y anti- incrustantes para los circuitos de aspiración de agua de mar), como para identificarse en el tráfico mercantil.
-
Que la utilización por parte de la codemandada de las marcas "FOULING-CORR" e "InCorr" con el globo terráqueo que acompaña a ésta última, son actos de competencia desleal. c) Se declare que la solicitud, reserva e inscripción de la denominación social de "INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR, S.L.," constituye un acto ilícito de competencia desleal, y que ha sido realizado de mala fe y en fraude de ley, con el concurso y cooperación de los demandados.
Se condene a la mercantil Ingeniería de Corrosión INCORR, S.L., a que:
1) Se declare, como consecuencia de lo anterior, que todos los referidos actos son nulos de pleno derecho; ordenado la cancelación en el Registro Mercantil de la referida denominación social.
2) Cambie de manera inmediata su denominación social, con el apercibimiento de que en caso de no efectuarlo oportunamente, la sociedad quedará legalmente disuelta de pleno derecho, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas .
3) Se condene a los demandados a estar y pasar por todo lo anterior y a cesar en toda utilización de las marcas FOULING CORR e INCORR, y de cualquier otro signo distintivo que identifique al actor en el mercado, prohibiendo igualmente a los demandados, para lo sucesivo, toda utilización de tales signos, debiendo retirar y destruir a su costa cuanta publicidad, correspondencia, tarjetas, sobres y soportes de todas clases pueda contenerlos, y absteniéndose de utilizar en el futuro otros iguales o análogos.
4) Cese efectivamente en los actos de producción, fabricación, promoción, publicidad, venta y comercialización de productos de equipo electrónico para la protección de las aspiraciones del agua (Sistemas anticorrosivos y anti-incrustantes para los circuitos de aspiración de agua de mar), semejantes con las marca "FOULING-CORR",
5) Cesen en el uso de los dominios incorr-spain.com (registrado el día 9 de junio de 2000), incorrgroup.eu (registrado el día 12 de abril de 2006) e incorr.eu (registrado el día 7 de abril de 2006), para su página web, declarando la imposibilidad de utilizar cualquier otro dominio identificativo en el que se utilice la expresión "incorr" o pudiera crear algún tipo de confusión con la sociedad demandante.
6) Modifique el contenido de su página web, suprimiendo cualquier mención a la marca Fouling Corr así como la información que en la misma se contiene respecto a ese producto, copia de la demandante.
7) Publique la sentencia a su costa mediante los anuncios y notificaciones en los lugares, formas y a las personas interesadas que se indiquen en ejecución de la sentencia, con especial referencia en las publicaciones y revistas especializadas, del sector naval, así como en su propia página web.
8) Indemnice los daños y perjuicios sufridos por la demandante, en la cantidad que se determine en ejecución de la sentencia, calculada sobre las siguientes bases, todo ello referido a los cinco años previos a la interposición de la presente demanda ( artículo 45.2 de la Ley de Marcas )
8.1.- Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca "Fouling Corr" y facturación de servicios bajo la denominación INCORR, S.L., si no hubiera tenido lugar la violación.
8.2.- Subsidiariament,e en su caso sobre la base de los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación, en las cifras que prudencialmente determine el Juzgador a la luz de la prueba que se practique en ejecución de sentencia.
8.3.- y en todo caso y subsidiariamente en el importe del 1% de la facturación desde la fecha de su constitución conforme señala el artículo 43.5 de la Ley de Marcas .
Con todo lo demás que proceda en derecho y expresa imposición de costas a la parte demandada incluso en el supuesto de allanarse a la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la LEC ."
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 7 de enero de 2010, cuyo fallo era del siguiente tenor:
"Que, desestimando la demanda deducida por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSION, S.A.L. contra Don Luis Francisco, estimo parcialmente la formulada contra INGENIERIA DE CORROSION INCORR, S.L., y, en consecuencia, apreciando los ilícitos concurrenciales y marcarios de carácter sucesivo expuestos en la fundamentación que precede, condeno a esta última entidad a lo siguiente :
1.- Al cambio de su denominación social por otra que no incluya el término INCORR, y ello con apercibimiento de disolución legal de la propia sociedad en caso de no llevarse a cabo dicha modificación. 2.- A cesar en la utilización de las marcas INCORR y FOULING CORR con prohibición de utilizarlos en el futuro así como a retirar y destruir a su costa cuanta publicidad, correspondencia, sobres y demás soportes los contengan.
3.- A cesar en el uso de los dominios incorr-spain.com, incorr-group.eu e incorr.eu, con prohibición de utilizar cualquier otro dominio identificativo en el que se incluya la palabra INCORR, así como a modificar su página web suprimiendo cualquier mención a la marca FOULING CORR.
4.- A publicar la parte dispositiva de esta resolución en la revista ROTACION y en la propia página web de dicha demandada.
5.- A indemnizar a la actora con el 1%, según cálculo que se efectúe en ejecución de sentencia, del importe de la facturación aportada al proceso por la empresa ACCIONA acompañando al escrito de dicha entidad de 7 de mayo de 2009.
Todo ello con imposición a la actora de las costas causadas por su llamada al proceso de Don Luis Francisco y sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las demás."
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, tanto por la representación de INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL como por la de EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL se interpusieron sendos recursos de apelación que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma, con oposición respectiva al mismo por la contraparte, ha dado lugar, tras la recepción de los autos con fecha 29 de junio de 2011 ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La sesión de deliberación del asunto se celebró con fecha 17 de mayo de 2012.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Los hechos que han motivado el presente litigio son los siguientes:
1.- La demandante EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSION, S.A.L., es una entidad mercantil, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería en el sector naval, que fue constituida en noviembre de 1993, y que ha venido utilizando en el tráfico mercantil el nombre comercial consistente en el distintivo INCORR y el anagrama del globo terráqueo con los meridianos y paralelos; existen documentos del año 1995 en los que ya figuraba tal signo y además en junio de 1997 la actora efectuó un primer intento de registrar dicho nombre comercial, que se enfrentó a la oposición de un tercero. Asimismo es titular del dominio www.incorr.com desde el 4 de noviembre de 1997.
2.- La citada demandante es además titular de las siguientes registros marcarios españoles : a) marca mixta, nº 2676175, cuya parte denominativa es INCORR y cuyo componente gráfico...
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