SAP Barcelona 175/2010, 2 de Junio de 2010
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2010:11336 |
| Número de Recurso | 408/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 175/2010 |
| Fecha de Resolución | 2 de Junio de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 408/09-3ª
JUICIO ORDINARIO Nº 91/2008
JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 175
Ilmos. Sres.
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a dos de Junio de 2010.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 91/2008 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, a instancia de FERRING, B.V., representada por el procurador Angel Joaniquet Ibarz, contra KERN PHARMA, S.L., representada por el procurador Ignacio López Chocarro. Estos autos penden ante esta sala en virtud de sendos recursos apelación interpuestos por FERRING, B.V. contra la sentencia de 30 de marzo de 2009 .
La parte dispositiva de la sentencia apelada desestima íntegramente las pretensiones ejercitadas por FERRING, B.V. frente a KERN PHARMA, S.L., con imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandante.
La representación procesal de FERRING, B.V. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, una vez admitido en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. La celebración de la vista del recurso se señaló para el día 17 de febrero de 2010, con el resultado que obra en el acta y en la grabación.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado IGNACIO SANCHO GARGALLO .
Planteamiento de la controversia en esta alzada
La actora ejercitaba en su demanda acciones de infracción de las patentes de su titularidad ( EP
1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 ), frente a KERN PHARMA, S.L. por la fabricación y exportación de un medicamento genérico de acetato de desmopresina en comprimidos, infringiendo los derechos de exclusiva de dichas patentes. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al estimar la excepción de nulidad por falta de actividad inventiva de las patentes EP 1.500.390 y EP 1.550.439, y considerar que la otra patente, EP 1.699.437, carecía de efectos en España al no estar publicada su traducción al tiempo de presentarse la demanda.
La actora en su recurso de apelación se centra en primer lugar en la validez de las dos primeras patentes EP 390 y EP 439, y para ello denuncia que la sentencia, al enjuiciar sobre su falta de actividad inventiva, infringe el art. 56 CPE, lleva a cabo una incorrecta valoración e interpretación de la prueba (en concreto de los informes periciales de los profesores Claudio, Miriam y Constanza ) y, además, su argumentación es claramente insuficiente. A continuación, partiendo de la validez de estas dos patentes y abandonando la pretensión de esgrimir la eficacia de la patente EP 437, el recurso argumenta que la demandada ha llevado a cabo actos de fabricación y comercialización de comprimidos de desmopresina que invaden el ámbito de protección de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17 de EP 390 y las reivindicaciones 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de EP 439 .
Nulidad de la patente ES 2.243.840
No se discute que la patente europea EP 1.500.390 ( EP 390 ), titularidad de la actora (FERRING), fue concedida el 17 de agosto de 2005, siendo validada en España el 1 de diciembre de 2005, como ES
2.243.840 ( ES 840 ). Es esta patente, tal y como ha sido validada en España, sobre la que puede ejercitarse el ius prohibendi que el derecho de exclusiva le concede (art. 50 LP ), en este caso a través de las acciones de violación por la denunciada infracción cometida por los demandados. Es por ello que, con independencia de que FERRING haya aprovechado el trámite de oposición ante la EPO para modificar el contenido de las reivindicaciones de su patente, debemos reducir el enjuiciamiento de la posible infracción y, previamente, la nulidad por falta de actividad inventiva a la patente tal y como consta validada en España al tiempo de formularse la demanda.
La patente ES 840 reivindica una determinada composición farmacéutica de desmopresina como forma farmacéutica sólida de dosificación y un método para su fabricación. Consta de 34 reivindicaciones, de las cuales las 17 primeras se refieren a la composición farmacéutica, que son las invocadas para justificar la infracción (la demanda denuncia la infracción de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17) y respecto de las que las demandadas excepcionaron la nulidad por falta de actividad inventiva. De estas 17 primeras reivindicaciones, la primera es independiente y las siguientes dependientes:
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Composición farmacéutica como una forma farmacéutica sólida de dosificación que comprende desmopresina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, como un principio terapéuticamente activo, junto con un excipiente, diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable, o una mezcla de los mismos, en la que la composición farmacéutica se compone de un granulado comprimido y contiene lubricante en una cantidad de desde el 0,05 hasta el 0,40 por ciento en peso de dicha composición farmacéutica.
-
Composición farmacéutica según la reivindicación 1, que contiene lubricante en una cantidad de desde el 0,10 hasta el 0,30 por ciento en peso de dicha composición farmacéutica.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 2, que contiene lubricante en una cantidad de desde el 0,15 hasta el 0,30 por ciento en peso de dicha composición farmacéutica.
-
Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que se comprime a partir de un granulado con un tamaño promedio de al menos 100 µm, preferiblemente en el intervalo de desde 100 µm hasta 2 mm, más preferiblemente en el intervalo de desde 100 hasta 600 µm.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 4, en la que dicho granulado tiene una distribución de tamaño en el que al menos el 50%, preferiblemente desde el 50 hasta el 90% en volumen del mismo, consiste en partículas granuladas con un tamaño de al menos 100 µm, preferiblemente en el intervalo de desde 100 µm hasta 2 mm, más preferiblemente en el intervalo de desde 100 hasta 600 µm.
-
Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en la que dicho lubricante se selecciona del grupo que consiste en ácido esteárico, sales o ésteres de ácido esteárico, aceites vegetales hidrogenados, óxido de magnesio, polietilenglicol, laurilsulfato de sodio y talco, y mezclas de los mismos.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que el lubricante se selecciona de estearato de magnesio, estearato de calcio, estearato de zinc, palmitoestearato de glicerilo, y estearilfumarato de sodio, y mezclas de los mismos. 8.Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en la que al menos uno de dichos excipiente, diluyente y vehículo, es una sustancia seleccionada de un monosacárido, disacárido, oligosacárido y un polisacárido.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 8, en la que dicha sustancia tiene un tamaño de partícula promedio en el intervalo de desde 60 hasta 1.000 µm.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 9, en la que dicho tamaño de partícula promedio está en el intervalo de desde 70 hasta 500 µm, preferiblemente desde 75 hasta 350 µm, más preferiblemente desde 100 hasta 200 µm, y todavía más preferible de desde 120 hasta 180 µm.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en la que dicha sustancia es un disacárido, preferiblemente lactosa, y más preferiblemente lactosa--monohidrato.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en la que dicho polisacárido es un almidón, preferiblemente almidón de patata.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 8-12, en la que están presentes tanto el disacárido como el polisacárido.
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Composición farmacéutica según la reivindicación 13, en la que la razón en peso entre el disacárido y el polisacárido es desde 100:1 hasta 1:100, preferiblemente desde 10:1 hasta 1:10, y más preferiblemente desde 2:1 hasta 1:2.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en la que la cantidad total combinada de dicho excipiente, diluyente y vehículo es desde el 5 hasta el 99, preferiblemente desde el 50 hasta el 99 por ciento en peso de la composición farmacéutica.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en la que dicha forma farmacéutica sólida de dosificación es un comprimido disponible por vía oral que opcionalmente se adapta para administración a través de la mucosa oral, preferiblemente bucal y/o sublingual.
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Composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1-16, que comprende acetato de desmopresina en una cantidad de desde 20 hasta 600 µg por unidad de forma farmacéutica sólida de dosificación .
En el ejercicio de la acción de infracción, es perfectamente válido invocar directamente la reivindicación 12, sin perjuicio de que la infracción de esta reivindicación presuponga la infracción de la 1ª y del resto de las que depende. De hecho, la reivindicación 12 contiene varias invenciones, tantas como combinaciones derivadas de su dependencia respecto de las reivindicaciones 8-10, y de la dependencia de estas respecto de las anteriores, y entre estas invenciones se encuentra la reivindicación 12+8+1, la que propiamente se denuncia como infringida por las demandadas.
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