SAP Valencia 387/2011, 19 de Octubre de 2011
| Ponente | OLGA CASAS HERRAIZ |
| ECLI | ES:APV:2011:5591 |
| Número de Recurso | 537/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 387/2011 |
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO NÚM. 000537/2011
VTE
SENTENCIA NÚM.: 387/11
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
Dª ROSA MARIA ANDRES CUENCA
-
GONZALO CARUANA FONT DE MORA
Dª OLGA CASAS HERRÁIZ
En Valencia a diecinueve de octubre de dos mil once.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA OLGA CASAS HERRÁIZ, el presente rollo de apelación número 000537/2011, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000040/2008, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a don Inocencio, representado por la Procuradora de los Tribunales doña FLORENTINA PEREZ SAMPER, y asistido del Letrado don FRANCISCO POMARES ARACIL y de otra, como apelada a CÍA. URBEM SA representada por la Procuradora de los Tribunales doña ANA MARIA ARIAS NIETO, y asistida de la Letrada doña DIANA MARIA CUARTERO CAMPOY, en virtud del recurso de apelación interpuesto por don Inocencio .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 20 de abril de 2011, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Arias Nieto en la representación que ostenta de su mandante Urbem S.A., contra D. Inocencio, se efectuan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara la nulidad del registro de las marcas nacionales número M2646931, Urbem en clase 42ª del nomenclator, y M2646933, Urbem Abogados y Urbanistas, en clase 36ª del Nomenclator internacional, acordándose que venga expedido el oportuno mandamiento a la OEPM para que se proceda a la cancelación del registro correspondiente, firme que sea esta resolución. 2.- Todo ello haciendo expresa imposición de las costas del presente procedimiento a la parte demandada".
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por don Inocencio, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Por el Procurador Sra. Arias Nieto, en nombre y representación de la mercantil URBEM, S.A. se formuló demanda con arreglo a los preceptos del juicio ordinario en ejercicio de la acción de nulidad relativa de las marcas M2646931 y M2646933 en aplicación de la Ley 17/2001 de Marcas, contra D. Inocencio . A la fecha de la interposición de la demanda la actora era titular de las marcas: M1271702 URVEN, S.A. en clase 36
M2406275 URBEM, S.A. en clase 36
M2406276 URBEM, S.A. en clase 37
El 25 de mayo de 2005 la actora interesó el registro de su nombre societario URBEM, S.A., como nombre comercial para las clases 36, 37, 39 y 42. Al registro se opuso el demandado, quien el 5 de abril de 2005 había solicitado el registro de las marcas URBEM M2646931, en clase 42 -servicios de asesores de construcción y elaboración de planos y servicios jurídicos- y URBEM ABOGADOS Y URBANISTAS M2646933 clase 36 -negocios inmobiliarios-. Concluido el procedimiento administrativo en mayo de 2007, demandante y demandado resultaron titulares de sendas marcas idénticas destinadas al mismo género de comercio y en idéntico ámbito geográfico, lo que provoca riesgo de confusión, beneficiándose el demandado de la fama y crédito ganado por la actora:
M2406275 URBEM, S.A. en clase 36 y M2406276 URBEM, S.A. en clase 37, ambas titularidad de URBEM, S.A.
URBEM M2646931 en clase 42 y M2646933 URBEM ABOGADOS Y URBANISTAS en clase 36, titularidad de Inocencio .
Interesaba la actora que se dictase sentencia por la que se declarase la nulidad relativa de las marcas M2646931 y M2646933 titularidad del demandado, reconociendo el derecho preferente de la actora para el uso de la marca URBEM, S.A..
A la anterior demanda se opuso el demandado.
La sentencia de instancia estimó íntegramente las pretensiones actoras.
Frente a la anterior resolución se alza en apelación el demandado circunscribiendo el objeto de la alzada a la marca M2646931 en clase 42 en servicios jurídicos que son los prestados por el recurrente, siendo distintos los servicios prestados por actora y recurrente, en síntesis viene a sostener su recurso en la concurrencia de valoración de la prueba:
Mantiene el recurrente que la sentencia recurrida no incide en la diferente naturaleza de los servicios prestados y, este extremo, resulta esencial a la resolución de la litis y pone de manifiesto que yerra el juzgador a quo en el análisis efectuado en el último párrafo del fundamento tercero. La actora, respecto de la clase 42 seleccionó servicios específicos, concretamente "elaboración de planos para la construcción, servicios de asesores de construcción y elaboración de planos", no consta que se solicitasen servicios jurídicos; ello se concluye de la solicitud inicial de 25 de mayo de 2005, la publicación en el BOPI de 16 de julio de 2005 y del impreso de oposición a la solicitud de registro de fecha 1-9-2005 y la pag. 9 de las alegaciones de la contestación al suspenso formulada por la actora ente la OEPM. De ello concluye que en la tramitación previa no se reivindica por la actora la prestación de servicios jurídicos, pudiendo coexistir productos y servicios dispares bajo marcas idénticas ( SAP Madrid 10-6-09 ), no existiendo al presente caso riesgo de confusión ni de asociación por la disparidad de servicios que prestan los contendientes, admitiendo la propia resolución recurrida que los servicios jurídicos de la marca impugnada no son similares a los de la marca anterior.
Alega igualmente error en el análisis de la relevancia de la denominación social y la notoriedad, la que nuevamente pone en relación con la diferencia entre los servicios prestados por actora y demandado, en cuanto este se trata de un despacho de abogados que se dedica a la asesoría jurídica y aquella se dedica a la promoción inmobiliaria y ha admitido que no se dedica a la prestación de servicios de asesoría jurídica, lo que tuvo en cuenta la resolución de la oficina española de patentes y marcas de 12 de marzo de 2009. Desde el punto de vista gráfico las marcas coinciden únicamente en la denominación URBEM pero difieren en los elementos gráficos, que si tiene la actora no la recurrente, respecto del punto de vista fonético y conceptual nada aport puesto que ninguno de los dos signos tiene un significado en español, cita la SAP Madrid Secc. 28 de 31 -1-2008.
Respecto de la notoriedad no ha practicado la actora más prueba que el catálogo de actividades, quien si bien es conocida en Valencia, no lo es en el resto de España, ni siquiera en el resto de la Comunidad Valenciana, por el contrario, la demandada ha desarrollado su actividad en relación con empresas de ámbito nacional y citando la jurisprudencia que considera aplicable concluye que el argumento de la notoriedad no puede ser admitido para fundar el fallo.
Finalizaba el recurso haciendo mención a la ausencia de referencia de la sentencia a las resoluciones dictadas en relación con las marcas en vía administrativa e interesaba la revocación de la resolución recurrida en cuanto a la nulidad de la marca URBEM M2646931 en clase 42 en servicios jurídicos. Por la mercantil actora se formuló oposición al recurso e interesó la confirmación de la resolución recurrida.
En esta alzada es objeto de controversia únicamente la estimación de la demanda respecto de la marca URBEM M2646931 en clase 42. La Sala revisado el contenido de los autos, pruebas practicadas y visto el soporte de grabación audiovisual, tal como impone el artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, estima acertadas las razones fácticas y normativas expuestas en la sentencia determinantes de la estimación de la acción de nulidad de marca por concederse el registro de la que titula URBEM M2646931 en clase 42 con infracción de la prohibición relativa, aplicándose de forma correcta el artículo 52.1en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas (17/2001)al concurrir todos y cada uno de los requisitos que conforme a tal precepto determina la nulidad de las marcas registradas a favor de la demandada.
De entrada es de resaltar que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa al citado precepto en exegesis del precedente artículo 12.1 b) de la Ley marcaria 32/1988, pero cuasi idéntico al actual, viene declarando que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido ( Ss. 12 mayo 1975, 30 abril 1986, 8 junio 1991, 22 octubre 1992, 20 marzo 1998, 20 julio y 21 noviembre 2000, 26 junio 2003, entre otras).
Por su parte la sentencia del alto tribunal de 26 enero 2006 dice: " La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación - criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial."
Entre dichas pautas, y en lo que puede tener relación con las marcas del caso, destaca la prevalencia del elemento fonético (como pone de manifiesto la sentencia recurrida) idéntico en...
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