STS 717/2011, 27 de Octubre de 2011

1.- El Procurador D. Ildefonso Lago Pérez, en nombre y representación de la entidad La Perfección Toldera, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número 46 de Barcelona, sobre violación de derechos de modelo de utilidad, cesación de los actos ilícitos e indemnización de daños y perjuicios, siendo parte demandada la entidad Toldos Mediterráneo, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicación y suplicó al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que "1. Se condene a la demandada a la inmediata cesación de los actos violatorios de los derechos exclusivos y excluyentes que ostentan los actores en orden a la fabricación e instalación del dispositivo protector para quioscos. 2. Se ordene adoptar todas las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación del modelo de utilidad entre los que se puede decretar la notificación a la Asociación de prensa de Barcelona y a todos los periódicos de ámbito local que puedan utilizar este medio como vehículo de publicidad. 3. Se condene al pago de los daños y perjuicios causados. La indemnización con cargo al demandado ha de fijarse en la forma que se solicita en el Tercer Otrosí de esta demanda y al amparo de la opción a) del art. 66.2 "Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada, si no hubiera existido la competencia del infractor". 4. La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 5. La condena al demandado al pago de las costas de este juicio.".

2. - El Procurador D. Agustín Huertas Salces, en nombre y representación de la entidad Toldos Mediterráneo S.L., contestó a la demanda formulando reconvención, alegando los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda principal, se declare la nulidad del modelo de utilidad número 9902753 por las causas invocadas en el cuerpo de este escrito, decretando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y condenando a la adversa al pago de las costas de la demanda principal y de la demanda reconvencional

3. - El Procurador D. Ildefonso Lago Pérez, en nombre y representación de la entidad La Perfección Toldera, S.L., contestó a la demanda reconvencional, suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se desestime íntegramente la reconvención planteada con condena en costas a la adversa por su temeridad y mala fe.

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia número 46 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 4 de febrero de 2005 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Idelfonso Lago Pérez en representación de La Perfección Toldera, S.L. contra Toldos Mediterráneo S.L., representada por el Procurador D. Agustín Huertas Salces y en su consecuencia: 1.- Condeno a la demandada Toldos Mediterráneo S.L. a la inmediata cesación de los actos violatorios de los derechos exclusivos y excluyentes que ostenta la actora La Perfección Toldera S.L. en orden a la fabricación e instalación del dispositivo protector para quioscos que se contiene en el modelo de utilidad 9902753 concedido el 22/12/2002 con un plazo de duración de 10 años y correspondiente a un dispositivo protector para quioscos. 2.- Se ordena requerir a la demandada Toldos Mediterráneo S.L. para evitar que prosiga la violación del modelo de utilidad, y se acuerda notificar la presente sentencia a la Asociación de Prensa de Barcelona a los efectos correspondientes, sin que haya lugar a tal notificación a todos los periódicos de ámbito local que puedan utilizar ese medio como vehículo de publicidad como se pretende en el punto 2º del suplico de la demanda. 3.- Se condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados, consistentes en los beneficios que la perfección Toldera habría obtenido de la explotación de la invención planteada de no haber existido la competencia del infractor y que se fija en la cantidad de 77.000 euros. 4.- Se acuerda la publicación de esta sentencia condenatoria a cargo de Toldos del Mediterráneo S.L. mediante anuncios que se publicarán en las revistas del sector y notificación a las personas interesadas que en ejecución de sentencia designe la parte actora. Desestimo íntegramente la demanda que por vía reconvencional formula Toldos Mediterráneo, S.L. a fin de que se decrete la nulidad por falta de novedad inventiva del modelo de utilidad del que es titular La Perfección Toldera S.L. Dispongo que cada parte abone las costas causadas a su instancia en cuanto a la pretensión ejercitada por vía de demanda principal. Y condeno en las costas de la demanda reconvencional a Toldos Mediterráneo S.L. como litigante vencido.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Toldos Mediterráneo, S.L.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 19 de octubre de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Toldos Mediterráneo S.L. contra la sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 2005 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 46 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, revocamos dicha resolución y en su lugar, desestimamos la demanda formulada por La Perfección Toldera S.L. contra la apelante, y estimamos por el contrario la reconvención formulada por la demandada apelante contra La Perfección Toldera, S.L., declarando la nulidad de su modelo de utilidad nº 9902753, al carecer en su 1ª reivindicación de novedad y de actividad inventiva, debiendo cancelarse el asiento correspondiente en el registro de la OEPM. Las costas de la primera instancia deber ser interpuestas a la demandante reconvenida. No se hará condena por las costas de la alzada.".

Instada la aclaración de la anterior resolución, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, se dictó Auto de fecha 8 de noviembre de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Ha lugar a rectificar el error material de la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 19 de octubre de 2006 y en lugar de constar que "La pretensión de la parte apelante, La Perfección Toldera, S.L...." debe constar que "La pretensión de la parte apelada, La Perfección Toldera, S.L....".

El Procurador D. Ildefonso Lago Pérez, en nombre y representación de la entidad La Perfección Toldera, S.L., interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación de fecha 19 de octubre de 2006 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO.- Se denuncia infracción del art. 143 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo. SEGUNDO .- Se alega infracción del art. 146 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo. TERCERO.- Se alega infracción de los arts. 143.1 y 2 y 146 de la Ley de Patentes. CUARTO .- Se alega infracción del art. 26 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo .

Por Providencia de fecha 13 de febrero de 2008, se tuvo por interpuesto el recurso anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo improrrogable de treinta días.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad LA PERFECCION TOLDERA, S.L., representada por el Procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld; y como parte recurrida la entidad TOLDOS MEDITERRANEO, S.L., representada por el Procurador D. Carlos José Navarro Gutiérrez.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 30 de junio de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la PERFECCION TOLDERA,S.L., contra la Sentencia dictada, con fecha 19 de octubre de 2006, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15), en el rollo de apelación nº 448/05 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 576/03 del Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Barcelona.".

Dado traslado, el Procurador D. Carlos José Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de la entidad Toldos Mediterráneo, S.L., presentó escrito de oposición al recurso de casación formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de septiembre de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y más concretamente sobre modelo de utilidad, discutiéndose entre dos entidades dedicadas a fabricación y comercialización de toldos si un modelo de toldo para quiosco de prensa registrado a nombre de una de ellas reúne los requisitos para el reconocimiento del derecho exclusivo, ejercitándose por su titular una acción de violación y otras accesorias, y por la contradictoria la acción de nulidad por falta de novedad y actividad inventiva.

Por la entidad La Perfección Toldera, S.L. se formuló demanda frente a la entidad Toldos del Mediterráneo, S.L. en la que ejercita acción de violación de modelo de utilidad núm. 9902753 consistente en un "Dispositivo protector para quioscos" alegando que la demandada ha venido utilizando el mismo dispositivo, al menos en 154 ocasiones, para su instalación en quioscos de la Ciudad de Barcelona patrocinados por el periódico "La Vanguardia". Asimismo se ejercitaron acciones accesorias de cesación de actos ilícitos, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.

Por la parte demandada Toldos del Mediterráneo, S.L. se formuló reconvención ejercitando la acción de nulidad del modelo de la parte actora-reconvenida por falta de novedad y de actividad inventiva.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 46 de Barcelona el 4 de febrero de 2005 , en los autos de juicio ordinario número 576 de 2003, estimó la demanda, y condenó a la cesación de los actos violatorios, publicación de la sentencia condenatoria y al pago de la indemnización de setenta y siete mil euros, y desestimó la reconvención.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 19 de octubre de 2006, Rollo núm. 448 de 2005 , revoca la resolución de primera instancia, y acuerda: a) desestimar la demanda de la Perfección Toldera, S.L.; y, b) estimar la reconvención formulada por Toldos del Mediterráneo, S.L., y, consiguientemente, declara la nulidad del modelo de utilidad número 9902753 de titularidad de la actora reconvenida por carecer en su 1ª reivindicación de novedad y de actividad inventiva, debiendo cancelarse el asiento correspondiente en el registro de la OEPM.

Contra esta última resolución se interpuso por LA PERFECCION TOLDERA, S.L. recurso de casación , articulado en cuatro motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala de 30 de junio de 2009 .

En el primer motivo del recurso se alega infracción del art. 143 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo , especialmente de los apartados 1 y 2, y de la doctrina jurisprudencial representada por las Sentencias de 13 de mayo de 1994 y de 22 de abril de 2002 , y se hace especial hincapié en esta conculcación jurisprudencial que se estima incurre la resolución recurrida "al reconocer en sus fundamentos que el dispositivo protector para quioscos de la demandante es novedoso pero a la vez lo tilda de insuficientemente novedoso y declara su nulidad".

El motivo debe desestimarse .

En primer lugar, el precepto del art. 143 LP , en cuanto describe los requisitos para la protección de un modelo de utilidad, tiene carácter genérico y en tal sentido no puede servir de sustento a un motivo de casación. Cabría la posibilidad de su violación si la sentencia negara la exigibilidad -necesidad- de alguno de los requisitos, pero ello no sucede en el caso, y, por otro lado, no cabe confundir la exigencia con la concurrencia en el supuesto de que se trata. La sentencia niega que concurran la novedad y la actividad inventiva, pero el concepto y ámbito de cada uno de estos requisitos se hallan en otros preceptos legales distintos del art. 143.1 y 2 LP .

En segundo lugar, el mismo vicio de genericidad irrelevante se manifiesta en la cita de la doctrina jurisprudencial. Los particulares de las dos sentencia indicadas en el motivo prácticamente nada dicen para sustentar su contenido. Nos hallamos ante una cita meramente artificiosa o instrumental para intentar llenar el presupuesto del interés casacional. Esta Sala ha venido comprendiendo la dificultad de cumplir el presupuesto, y, con la finalidad de lograr una jurisprudencia actualizada, ha abierto vías cuando falta doctrina jurisprudencial o resulta necesario cambiar la existente por obsoleta; todo ello a través de una interpretación racional del concepto legal de "oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo", porque de no entenderse así solo cabría el recurso de casación cuando existieran sentencias "de cualquier época y con un determinado contenido", aunque éste haya quedado desfasado. Pero tal posibilidad solo puede tener lugar cuando existan razones objetivas justificadas, en relación con el interés público o social, o de indeclinable exigencia de la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso quepa abrir un portillo a una generalización del recurso a todos los procesos seguidos por razón de la materia.

En tercer lugar, el motivo mezcla la argumentación en relación con dos requisitos distintos: la novedad y la actividad inventiva. Es cierto que la sentencia sienta que el modelo núm. 9902753 de la demandante es efectivamente nulo, al carecer en su 1ª reivindicación de novedad y de actividad inventiva, pero ello no es más que el corolario de unos razonamientos diferentes para cada uno de los dos requisitos, de lo que resulta que no pueden combatirse en un mismo motivo.

La novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP ) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146 LP ), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido "divulgado en España" (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se "ha hecho accesible al público en España o en el extranjero") por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los modelos para las patentes se habla simplemente de manera "evidente") para un experto en la materia.

La falta de novedad es claramente sentada en la resolución recurrida con base en la documental (fotografías disponibles y documentos relativos al quiosco de la Carretera de la Conrería en Badalona) y la pericial. Se aprecia la anterioridad y la igualdad esencial. Las diferencias que se señalan no son relevantes para afectar a la anticipación. El sistema de funcionamiento de una invención y otra es idéntico; el modelo anticipado por la demandada coincide muy sustancialmente con el contenido de la primera reivindicación. Estas afirmaciones de la resolución recurrida no son en absoluto contradictorias, y, en cuanto constituyen "cuestión fáctica" (por todas, S. 22 de julio de 2003 ), tienen carácter vinculante para este Tribunal de Casación.

El argumento relativo a la falta de actividad inventiva tiene en el contexto de la sentencia recurrida carácter subsidiario, porque se configura para el supuesto (eventual, hipotético) de que cupiera asumir -«incluso asumiendo», dice- la existencia de novedad con base en que «los tubos acoplados empleados en el quiosco de la Conrería no constituyan, por concepto, un soporte guía, y por tanto las guías reivindicadas por la actora, insertas en el soporte desplazable, sean novedosas». Para tal caso estima el juzgador "a quo" que no cabe atribuir a ese mecanismo suficiente altura inventiva, al tratarse de una solución que resulta del estado de la técnica de forma muy evidente para cualquier experto medio en la materia.

Con independencia de que la subsidiariedad argumental no permite la casación, en cualquier caso, la resolución recurrida no desconoce la normativa legal ni la doctrina jurisprudencial. Es claro que los modelos de utilidad exigen "un grado de actividad inventiva menor" (así lo dice el Preámbulo de la LP 11/1986, de 20 de marzo, y lo reitera la jurisprudencia - SS., entre otras, 22 de abril de 2002 y 29 de octubre de 2004 ) que las patentes, y la ley claramente diferencia "evidente" (para las patentes) y "muy evidente" (para los modelos de utilidad), lo que supone que se debe estimar que concurre el requisito aunque la actividad inventiva sea poco intensa. Si evidente es lo "tan claro que resulta indudable o innegable", "lo que salta a la vista", lo muy evidente es lo que no deja lugar a duda alguna. Por lo tanto, si para el experto en la materia, sin ninguna dificultad ni duda, la regla técnica del mecanismo estaba en el estado de la técnica, no cabe reconocer que concurre el requisito de la actividad inventiva.

Se requiere una mínima actividad de creación o progreso técnico y su determinación se debe efectuar teniendo en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que se ha de suponer en un experto en la materia para relacionar lo evidente (aquí "muy evidente"), lo que constituye una cuestión de hecho ( S. 20 de febrero de 2008 ) cuya apreciación corresponde a los Tribunales que conocen en instancia. En el caso no se desconoce la normativa legal, y a tal ámbito de conocimiento se circunscribe el juicio casacional.

Por todo ello el motivo decae.

En el motivo segundo se alega infracción del art. 146 LP y doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 13 de mayo de 1994 , 22 de abril de 2002 y 13 de mayo de 2004 . El motivo se resume en que la sentencia recurrida no valora adecuadamente la actividad inventiva del modelo registrado y que al sentar la poca altura inventiva lo deja al mismo nivel de una simpleza sin serlo.

El motivo se desestima por las razones expuestas en el fundamento anterior, incurriendo en el vicio de hacer supuesto de la cuestión.

En el motivo tercero se acusa infracción de los arts. 143 y 146 de la LP y doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 31 de mayo de 1994 , 11 de junio de 1968 y 23 de noviembre de 1992 .

El argumento del motivo se resume en que no puede calificarse de accesible al público y divulgado el rudimentario dispositivo del quiosco de la Conrería.

El motivo se desestima porque, con independencia de que en la perspectiva del requisito de la novedad la expresión "divulgado" del art. 145.1 LP respecto de los modelos supone una realidad o situación de conocimiento entre el público, que no encierra en cambio la expresión "accesible" al público del art. 6.2 LP para las patentes, la cual opera incluso en terreno de la posibilidad del conocimiento, como ya entendió la Sentencia de 13 de mayo de 2004 , en el caso no se plantea cuestión respecto del conocimiento público del mecanismo anticipado. Sentada en la sentencia recurrida la difusión efectiva, tal apreciación de la divulgación o conocimiento en España (novedad relativa que rige para los modelos de utilidad, a diferencia de la absoluta - España o en el extranjero- que rige para las patentes) es cuestión de hecho ( SS. 22 de julio de 2003 , 18 de octubre de 2004 , 1 de marzo de 2007 , entre otras), y, por lo tanto, no susceptible de verificación casacional.

Por todo ello el motivo decae.

En el cuarto y último motivo se alega infracción el art. 26 LP y doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 9 de febrero de 2000 y 22 de abril de 2005 .

El motivo se desestima porque no se advierte contradicción alguna de la sentencia recurrida con el art. 26 LP. Y , por otro lado, sentado en dicha resolución la conclusión de que "el sistema de funcionamiento de una invención y otra es idéntico" no cabe tratar de desvirtuarla con la versión de que existen diferencias relevantes, porque no hay base alguna en la sentencia impugnada que permita apreciar tal relevancia, para cuya estimación obviamente no basta la opinión de la parte recurrente, máxime tratándose de un tema fáctico, y, por otro lado, la existencia de diferencias en elementos accidentales no es decisiva ( S. 1 de marzo de 2007 ).

La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la de éste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas (art. 398.1 en relación con el 394.1 , ambos de la LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.