SAP Barcelona 483/2007, 18 de Octubre de 2007
| Ponente | BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO |
| ECLI | ES:APB:2007:9262 |
| Número de Recurso | 116/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 483/2007 |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCION DECIMOQUINTA
ROLLO nº 116/2007 - 3ª
JUICIO ORDINARIO 539/2005
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA
S E N T E N C I A num. 483/2007
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de octubre de dos mil siete.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 539/2005 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona a instancia de la mercantil LEK PHARMACEUTICALS D.D, representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y defendida por el Letrado D. Javier Huarte Larrañaga, contra WARNER-LAMBERT COMPANY, representada por el Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas y defendida por el Letrado D. Miquel Montañá Mora, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 27 de septiembre de 2006.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:
"Estimando la demanda interpuesta por D. Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de LEK PHARMACEUTICALS D.D contra WARNER-LAMBERT COMPANY, representada por D. Angel Quemada Cuatrecasas, debo declarar y declaro la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281), ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales."
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de WARNER-LAMBERT COMPANY, mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso, tras lo cual, admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales, señalándose vista para el día 12 de septiembre de 2007.
En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO.
La empresa demandada, WARNER-LAMBERT COMPANY, integrada en el grupo PFIZER, desarrolló en los años 80 nuevos inhibidores de la encima que interviene en las primeras fases de la biosíntesis del colesterol, creando una serie de compuestos de Fórmula general I, protegidos en USA con la patente US 4681893 y en Europa por la patente EP 247633, que fue traducida a España mediante la patente ES 2019899. Dentro de estos compuestos de fórmula general, es admitido por las partes que se encuentra incluida la atorvastatina, una estatina por tanto indicada en la lucha anti- colesterol, pero consta que esta patente no describió específicamente la sal hemicálcica de la atorvastatina o atorvastatina cálcica. Posteriormente, WARNER-LAMBERT elaboró un nuevo procedimiento mejorado para la obtención de los compuestos de la fórmula general I, así como para la obtención de los dihidroxiácidos resultantes de la apertura del anillo de la lactona de la Fórmula Ia, y partiendo de la lactona, llegar a sus sales farmacéuticamente aceptables, presentando entre otras, con fecha 22 de febrero de 1989, una solicitud de patente europea identificada como D1, que dio lugar a la concesión de la patente EP 330172, publicada en España como ES 2058356. Finalmente, la demandada seleccionó y desarrolló de entre esas posibilidades la mencionada atorvastatina cálcica, protegida por la patente EP 409281, validada en España como ES 2167306. El proceso para la concesión fue muy largo, pues se solicitó con fecha 20 de julio de 1990 y se concedió finalmente por resolución de la Cámara de Recursos de la EPO con fecha 31 de octubre de 2001. Se trata del medicamento de más éxito comercial de la historia, el más vendido en España, el más prescrito en la lucha contra hipercolesterolemia y la hiperlipidemia. El grupo PFIZER lo comercializa en este país bajo las marcas CARDYL y ZARATOR, y lo suministra a ALMIRALL PRODESFARMA, que lo vende como PREVENCOR.
La parte demandante, LEK PHARMACEUTICALS D.D, dedicada al desarrollo y comercialización de principios activos, considera sin embargo que la patente EP '281 es parcialmente nula por falta de novedad. Concretamente, considera nulas la reivindicación 1ª, que es el producto en sí de la atorvastatina cálcica; la 2ª, que se refiere a una composición farmacéutica que incorpora este principio activo y un soporte farmacéutico aceptable; y la 3ª, que ampara, como reivindicación de primer uso terapéutico, "el uso del compuesto de la reivindicación primera para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesterolemia o hiperlipidemia". La razón de esta falta de novedad, radica en que, a su juicio, el objeto de estas reivindicaciones ya constaba en el estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de la EP '281 (que es de 21 de julio de 1989), señalando como documento anterior precisamente la solicitud de patente europea de WARNER-LAMBERT de 22 de febrero de 1989, reseñada como D1.
La sentencia de primera instancia considera probado que este documento describe de forma explícita la atorvastatina y un procedimiento para obtenerla, y preguntándose a continuación si la selección dentro de ese documento de la sal hemicálcica de atorvastatina supone realmente una innovación relevante, responde negativamente. El Sr. Magistrado hace uso de la Decisión T12-81 de la Cámara de Recursos de la EPO, que ambas partes citan en apoyo de sus pretensiones, y aplicando el principio de la doble lista que dicha decisión estableció como criterio de novedad en las patentes de selección, entiende que D1 describe un único producto de partida, la atorvastatina, y un procedimiento para la obtención de una sal farmacéuticamente aceptable, la sal cálcica, mencionada en una lista junto a otras seis posibles sales, indicando su utilidad como medicamento anti-colesterol. No existiendo doble lista, concluye, se rechaza la novedad de la patente posterior y se estima la demanda, si bien considerando que existen serias dudas de hecho, con dictámenes de peritos cualificados discrepantes, así como dudas jurídicas, lo que le lleva a no hacer imposición de las costas.
Esta sentencia es apelada por WARNER-LAMBERT, que entiende que la decisión T12/81 no ha sido aplicada correctamente, existiendo varias listas de entre las cuales seleccionar luego el producto patentado, lo que le confiere novedad; que la actora no ha logrado demostrar, como exige la doctrina de las Cámaras de Recursos, que un experto, con base en sus conocimientos generales, hubiera obtenido la invención siguiendo una regla técnica concreta de la divulgación anterior y de forma inevitable; que la actora ha combinado varias reglas técnicas de forma retrospectiva para llegar a la invención; que LEK conocía D1 al solicitar en 1999 una patente en la que se citaba este documento, y sin embargo no formuló oposición en el proceso de concesión de la patente que ahora sí que impugna, yendo contra sus propios actos; y que se infringe la regla de que en caso de duda sobre si una divulgación anterior se hizo accesible al público la invención, ello debe favorecer al titular de la patente.
La parte demandante, por el contrario, insiste en la existencia de una descripción suficiente, explícita y enfatizada de la atorvastatina cálcica en D1, que hubiera conducido sin duda al experto a obtenerla por medios convencionales, actuando la apelante contra sus propios actos al basar su recurso en la decisión T12/81, cuando en su contestación entendió que ésta no era aplicable; además, la apelante la interpreta de forma simplista, obviando toda la información adicional que proporciona el documento prioritario.
Según el artículo 138 del Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea (CPE), una patente europea podrá ser declarada nula "en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado", entre otros casos, cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57, lo que concluye, como vemos, la novedad del artículo 54, que señala explícitamente en su tercer párrafo: "3. Se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior."
Y según el artículo 112.1.a) de la LP, se declarará la nulidad de la patente cuando se justifique que no concurre, respecto de su objeto, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de la dicha Ley. Establecido en el artículo 4.1 de la misma, siguiendo el precedente del artículo 52.1 del CPE, que son objeto de una patente "las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial", es el artículo 6, correspondiente con el artículo 54 CPE, el que concreta este requisito sustancial de la novedad: "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero 3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido...
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