SJMer nº 5 29/2009, 17 de Marzo de 2009, de Madrid
| Ponente | JAVIER JESUS GARCIA MARRERO |
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2009 |
| Número de Recurso | 104/2006 |
JUZGADO MERCANTIL Nº 5
DE MADRID
Autos: Juicio ordinario nº 104/06
SENTENCIA Nº 29/09
En Madrid, a 17 de marzo de 2009.
Vistos por mí, D. Javier García Marrero, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario nº 104/06, seguidos a instancia de FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS(FEPEX) y D. Fernando, representados por la procurador Dª Amparo Ramírez Plaza, asistidos por el letrado D. Carlos Lema Devesa contra SUN WORLD INTERNATIONAL INC, representada por el procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, asistida por la letrado D. Salvador Ferrandis González, quien formuló reconvención, sobre propiedad industrial, he procedido a dictar la presente resolución, EN NOMBRE DE S.M., EL REY, teniendo en cuenta los siguientes
Que por el procurador de la parte actora, en la representación que ostenta y mediante escrito que por el turno de reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que en síntesis manifestaba que la demandada era titular de un modelo de utilidad que era nulo, porque protegía una variedad vegetal que no cumplía con los requisitos del modelo de utilidad al no existir una invención ni novedad, carecía de suficiencia descriptiva y ejecutabilidad y reivindica un producto(ciruelo) y un alimento(una ciruela). El registro como modelo de utilidad se hizo en fraude de ley, porque en EEUU se registró como patente en 1967 sin que se pidiera la solicitud de la patente en España dentro del plazo de 1 año que establece el CUP, de manera que en España carecía la patente de novedad y por eso se solicitó como modelo de utilidad. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se estimaran sus pretensiones
Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada que contestó en tiempo y forma alegando que el modelo no era nulo, porque al no haber sido objeto de desarrollo reglamentario la variedad protegida no podía concederse protección como obtención vegetal, sino que era posible su protección como modelo de utilidad. Que el modelo reunía los requisitos legalmente previstos, que estaba suficientemente descrito, no reivindicaba ni un producto ni un alimento y que además no había habido fraude en su registro, porque era posible solicitarla como modelo de utilidad. En apoyo de los hechos, expuso los fundamentos de derecho que consideró aplicables y terminó solicitando que se desestimara la demanda y formuló reconvención por entender que el demandante estaba explotando especies vegetales protegidas por modelo de utilidad sin autorización.
De la reconvención se dio traslado al actor reconvenido que se opuso a la reconvención alegando la prescripción de la acción
Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se precisaron los puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo admitidos los pertinentes. Se señaló día para el juicio, concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.
Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.
Se ejercita por la entidad demandante la acción de nulidad dEl modelo de utilidad nº 273.032 registrado por Superior Farming Company que fue transferido a la demandada.
La actora señala que se produjo una indebida solicitud del modelo de utilidad para proteger una variedad de ciruelo que se efectuó en fraude de ley, porque en EEUU se registró como patente en 1967 sin que se pidiera la solicitud de la patente en España dentro del plazo de 1 año que establece el CUP, de manera que en España carecía la patente de novedad y por eso se solicitó como modelo de utilidad. Además indicó que la variedad vegetal no cumplía con los requisitos del modelo de utilidad al no existir una invención; tampoco se podía solicitar como título de obtención vegetal al carecer del requisito de la novedad. Que el modelo de utilidad carece de suficiencia descriptiva y ejecutabilidad y reivindica un producto(ciruelo) y un alimento(una ciruela)
La actora fundamenta la nulidad del modelo de utilidad nº 273.032 en los siguientes datos: la concesión del modelo se rige por el EPI de 1929, salvo las materias expresamente previstas en la disposición transitoria 7ª de la LP y ni el EPI ni la ley de obtenciones vegetales permitían la protección de las variedades vegetales como modelos de utilidad; la variedad vegetal protegida por el modelo de utilidad no reivindica una forma ni la supuesta forma del modelos es funcional; ni los productos ni los alimentos eran reivindicables según el art 48 del EPI ; hubo fraude de ley en la solicitud del modelo de utilidad
Por su parte la demandada señaló que el modelo no era nulo, porque al no haber sido objeto de desarrollo reglamentario la variedad protegida no podía concederse protección como obtención vegetal, sino que era posible su protección como modelo de utilidad. Que el modelo reunía los requisitos legalmente previstos, que estaba suficientemente descrito, no reivindicaba ni un producto ni un alimento y que además no había habido fraude en su registro, porque era posible solicitarla como modelo de utilidad. Además formuló reconvención contra uno de los actores por entender que estaba explotando una especie vegetal protegida por su modelo de utilidad sin su autorización.
El modelo de utilidad nº 273.032
El modelo de utilidad litigioso se solicitó el 20 de junio de 1983 y tiene como título "una variedad nueva y distinta de ciruelo", y se concedió por resolución de 24 de septiembre de 1987, publicada el día 1 de diciembre de ese mismo año(documento nº 1 de la demanda).
El modelo tiene dos reivindicaciones(documento nº 3 de la demanda).
La primera es "una variedad nueva y distinta de ciruelo, sustancialmente como se ha ilustrado y descrito, que es un árbol fructífero regular y productivo de fruto con pulpa ámbar amarillenta, un hueso libre a semilibre, y una piel azul púrpura oscuro similar en color a la de la variedad Queen Ann; caracterizándose en particular el fruto, en cuanto a novedad se refiere y en comparación con dicha variedad Queen Ann, por un periodo de maduración aproximadamente cuatro a cinco semanas después, y una pulpa más firme que no se ablanda tan fácilmente.
La segunda es "una variedad nueva y distinta de ciruelo"
Tal como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en los dibujos que se acompañan y para los fines que se han especificado.
El 20 de noviembre de 1991 la entidad Superior Farming Company solicitó la transferencia del modelo de utilidad a favor de Sun World INC, por absorción de ésta a aquélla; el 29 de noviembre de 1991 se acordó la transferencia(documento nº 13 de la demanda). Con posterioridad, el 4 de marzo se volvió a solicitar una transferencia delo modelo a favor de la demandada, concedida el 24 de abril de 2002.
El 2 de mayo de 1966 se presentó la solicitud de patente en EEUU, que fue concedida el 13 de junio de 1976, con las mismas reivindicaciones que el modelo de utilidad(documento nº 4 de la demanda)
En el presente procedimiento se ha interesado por la actora la nulidad del modelo de utilidad de la demandada, Ésta, a su vez, ha formulado reconvención contra uno de los actores por explotación de ciruelos que están protegidos por el modelo de utilidad, sin que haya obtenido la debida autorización. En la medida que se interesa la nulidad del modelo de utilidad, y la acción de infracción dependerá de que efectivamente el título del reconviniente no se declare nulo, porque en ese caso, si se declara nulo, no gozará del derecho de exclusiva de impedir a terceros la explotación del objeto de su modelo, debemos examinar en primer lugar la nulidad del título. En caso de desestimar la demanda, se procederá a examinar si ha habido o no infracción del derecho de propiedad industrial, objeto de la reconvención.
El modelo de utilidad es una invención menor( STS 21 de julio de 2000 ) que se caracteriza por su corporeidad y tiene que cumplir, para ser merecedor de protección y gozar con ello de un ámbito de exclusiva, las exigencias de novedad y actividad inventiva que menciona el artículo 143.1 de la LP ; si así no fuere debería declararse su nulidad a tenor de lo previsto en el 153.1 de la Ley( SAP Madrid sección 28ª, de 8 de febrero de 2008 ).
Protege invenciones que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Las invenciones que no se manifiesten en una forma no son protegibles mediante modelo, y en todo caso, la forma tiene que ser perceptible por los sentidos bien directamente, bien indirectamente mediante instrumentos auxiliares, destacándose que los medios por los que se consiga esa forma o las distintas modalidades de ejecución son indiferentes. En este sentido, la STS de 2 de diciembre de 2001 ha señalado que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.
La consecuencia de esta delimitación de las invenciones que pueden ser protegibles vía modelo de utilidad es la imposibilidad de acudir a los modelos para proteger las invenciones de nuevas sustancias al carecer de forma a la que se vincule una nueva ventaja, ni...
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