STS, 28 de Enero de 2011

La Asociación Arco Latino interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona, el recurso contencioso-administrativo número 217/2007 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de marzo de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra anterior resolución, de fecha 13 diciembre de 2005, por la que se denegaba la inscripción de la marca internacional nº 835.542 "ARCO LATINO" en clases 35, 41 y 42.

Contestada la demanda y practicada la prueba que fue declarada pertinente, tras las conclusiones correspondientes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 30 de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue:

<< FALLAMOS: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1. -Estimar parcialmente el presente recurso y, en consecuencia, anular y dejar sin efecto la resolución impugnada en cuanto deniega la inscripción de la marca solicitada para la clase 42 y servicios indicados en la solicitud, que habrá de reconocerse a la actora, manteniendo los restantes pronunciamientos de la resolución.

2. - No hacer declaración sobre las costas. >>

Con fecha 13 de abril de 2010 "Asociación Arco Latino" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1482/2010 contra la citada sentencia, al amparo de los dos motivos siguientes:

Al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate., al entenderse que ha tenido lugar una clara infracción de los artículos 4, 6 y 8 de la Ley de Marcas, aplicable para resolver las cuestiones objeto del presente debate, así como una infracción de la jurisprudencia aplicable a dicho precepto.

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso, se haya producido indefensión para la parte, en relación con los artículos 216 y 218 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender, como se desarrolla a los presentes efectos en la siguiente Alegación Cuarta de la Sentencia impugnada quebrante el principio de justicia rogada y asimismo el deber de congruencia que debe regir en las sentencias judiciales.

Terminando por suplicar, que se dicte Sentencia por la que, estimándose el presente recurso de casación, se revoque la de única instancia así como se ordena a la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro íntegro de la marca nº 835.542 "ARCO LATINO", en clases 35, 41 y 42.

La Institución Ferial de Madrid (IFEMA) presentó escrito de oposición al recurso en fecha 7 de diciembre de 2010 y suplicó su desestimación.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso en escrito de 29 de noviembre de 2010 y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 10 de diciembre de 2010, se nombro Ponente a la Excma.Sra.Magistrada Dª Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 19 de enero de 2011, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 30 de diciembre de 2004, estimó en parte el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Asociación Arco Latino" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de mayo de 2007 que desestima el recurso de alzada deducido frente a la resolución de 13 de diciembre de 2005, que deniega la inscripción de la marca internacional número 835.542, "ARCO LATINO", para distinguir productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"; en la clase 41, de "educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales"; y en la clase 42, sobre "servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos".

En el fallo de la Sentencia se estima en parte el recurso y se acuerda "anular y dejar sin efecto la resolución impugnada en cuanto deniega la inscripción de la marca solicitada para la clase 42 y servicios indicados en la solicitud, que habrá de reconocerse a la actora, manteniendo los restantes pronunciamientos de la resolución" .

La inscripción de la marca aludida, "ARCO LATINO", interesada por la indicada Asociación Arco Latino, fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la semejanza fonética y aplicativa con las oponentes que se reseñaban (ARCO, IFEMA y otros) y frente a dicha denegación total se interpuso recurso de alzada que es desestimado por resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 12 de marzo de 2007. Las razones en que se funda la desestimación son, en esencia, las que se expresan en el último de los considerandos:

<< Que la aplicación al caso de las pautas legales anteriormente enunciadas, lleva a la conclusión que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados: "ARCO-IFEMA"; marcas anteriores y "ARCO LATINO", marca solicitada, una evidente similitud fonética y conceptual así como una coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos. En efecto, las circunstancias anteriormente citadas, impedirán que el público pueda diferenciar las marcas enfrentadas sin incurrir en un riesgo de asociación. >>

La Sala de instancia estimó en parte el recurso contencioso administrativo formulado por la Asociación Arco Latino contra las reseñadas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las razones por las que el Tribunal sentenciador estima en parte el recurso contencioso deducido se exponen en el tercero de los fundamentos jurídicos de la sentencia:

< < La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina conduce a la conclusión de que concurren en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art.6.1 de la Ley de Marcas de 2001, en las clases 35 y 41 , pero no en la 42.

La actora invoca la disparidad fonética, ortográfica y conceptual entre los signos enfrentados, así como su disparidad aplicativa por lo que no cabe establecer riesgo de confusión alguno en el consumidor pues ambos distinguen servicios incardinados en las mismas clases del Nomenclátor pero distintos en su concreta actividades y destinatarios.

Alega también la disparidad gráfica de las marcas y alude, finalmente, a la existencia de productos registrados análogos.

Ahora bien, no cabe acoger estos alegatos. Como acertadamente señala la representación letrada del Estado, "la composición de la marca prioritaria se halla integrada por un acrónimo (ARCO, de Arte Contemporáneo) y una locución que se refiere al objeto que desarrolla (Institución Ferial de Madrid, y su correspondiente acrónimo IFEMA). Por otra parte, la marca novel que pretende el registro se compone de la misma palabra (ARCO) y una denominación genérica que no aporta individualidad ni sustantividad, en definitiva, carece de suficiente fuerza atractiva para prevalecer sobre la anterior. Por ello, sea o no un acrónimo la palabra ARCO en la marca novel, lo cierto es que puede generar un riesgo de confusión en el consumidor medio, riesgo que se manifiesta en la asociación que pueda éste realizar con la marca previamente registrada. En efecto, tanto la marca prioritaria (Institución Ferial de Madrid, IFEMA) como la novel (LATINO) carecen de fuerza atractiva respecto del otro elemento que compone la marca (ARCO). Por ello, resulta plenamente acorde a la legislación nacional e internacional la denegación del registro pretendido por la recurrente".

Por lo demás, hay semejanza aplicativa en la clase 35, siendo las únicas diferencias entre unos y otros servicios, la forma en que cada solicitante optó por describirlos. También en la clase 41 ya que es parecido hablar de servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, que de servicios prestados para el desarrollo de facultades mentales y aquellos destinados a divertir o entretener.

Consecuentemente, a la vista del alto grado de similitud de los servicios existe riesgo de confusión especialmente, en el sentido de asociación, pudiendo llegar a pensar el público que nos encontramos ante marcas relacionadas que provienen de un mismo origen empresarial, ya que sería muy evidente para cualquier consumidor que ARCO LATINO es una nueva edición de ARCO destinada al público o al arte latino, pues no hay que olvidar que ARCO se celebra en España y que España tiene claro carácter latino, por lo que no es descabellado entender que se puede organizar una edición especial de ARCO para el público o el arte latino, habida cuenta del carácter renombrado de ARCO en nuestro país.

Por otra parte, en relación a los precedentes registrales que contienen la palabra ARCO hay que convenir con la codemandada en que las marcas relacionadas por la parte demandante son marcas que, bien por sus diferencias en los signos (ya gráficas o denominativas) bien por sus diferencias aplicativas, entendemos que no se pueden comparar a la marca denegada y no suponen, en definitiva, un precedente administrativo, más aún cuando es reiterada la Jurisprudencia que señala que "La concesión o denegación de una marca no es una actividad discrecional sino reglada en la que no vinculan los precedentes administrativos, ni a la Administración autora de los anteriores actos administrativos, ni mucho menos a los Tribunales cuando estos hayan de pronunciarse sobre la legalidad de un concreto acto administrativo ( STS de 11 de junio de 1991 )".

Ahora bien, considera la Sala que no se da la semejanza ni la identidad aplicativa en la clase 42. Las marcas enfrentadas prestan servicios diferentes. Los de la marca novel, por otra parte, no guardan ninguna relación con las actividades a que se dedican los titulares de las marcas prioritarias y por lo que éstas son notorias en España, de donde no hay riesgo de confusión. >>

En el tercer motivo de casación que por razones lógicas analizaremos previamente se deduce al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en él la asociación recurrente imputa a la Sala de instancia un quebrantamiento de las formas esenciales de la Sentencia al infringir el principio de justicia rogada y el deber de congruencia. En concreto, afirma que se ha producido una notable desviación entre los hechos controvertidos, las pretensiones de las partes y el pronunciamiento finalmente acogido por el juez a quo, pues -se dice- "el fallo dota de una protección o una tutela jurídica no solicitada por la adversa, produciéndose una manifiesta incongruencia extra petita", contraria al articulo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Reprocha al Tribunal que realiza un razonamiento que no se puede compartir pues parte de que entre las marcas puede existir un riesgo de confusión cuando no se valoran las marcas prioritarias tal y como están registradas y que solo se podría aceptar la argumentación ofrecida si el titular registral tuviera registrada la marca "ARCO" como tal y tuviera fuerza obstaculizadora para impedir su uso por terceros, en suma, reprocha no haber tomado en consideración en las marcas oponentes los términos "IFEMA", "ARTE CONTEMPORANEO" e "INSTITUCION FERIAL DE MADRID".

Para que el motivo pudiera estimarse sería necesario demostrar que el Tribunal de instancia ha omitido pronunciarse sobre alguna de las alegaciones sustanciales planteadas en la demanda y la lectura de la sentencia y los argumentos esgrimidos en casación permite concluir que el tribunal resuelve de forma coherente las cuestiones sometidas a su consideración, realizando un análisis exhaustivo y pormenorizado sobre la compatibilidad de las marcas en liza que le llevan a una estimación parcial del recurso, limitándose en realidad la entidad recurrente a formular una crítica a la valoración y ponderación de las semejanzas fonéticas y aplicativas realizada por la sala sentenciadora, sobre cuya valoración versan los demás motivos de casación formulados al amparo de los artículos 4, 6 y 8 de la Ley de Marcas que seguidamente abordaremos.

Desde esta perspectiva y ante la argumentación expuesta por el Tribunal de instancia es claro que la denunciada incongruencia o la alteración de los términos de debate carece de todo fundamento. Se trata, pues, de una sola crítica subjetiva y parcial al conjunto de las consideraciones jurídicas que la Sala ofrece en el juicio de comparación entre los dos signos. El motivo pues, deber ser desestimado.

En los restantes motivos de casación, articulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente imputa al Tribunal de instancia la aplicación errónea de los artículos 4 y 6.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que los ha interpretado.

La tesis de la asociación recurrente es que "[...] la marca solicitada esta dotada a todas luces de la suficiente capacidad distintiva como para diferenciarse sobradamente de las marcas actualmente obrantes en el Registro de la Propiedad Industrial, de tal manera que puede evitarse cualquier riesgo de confusión o asociación del público consumidor. Se trata de una marca que hace referencia a una alianza de los países del litoral noroeste de la cuenca mediterránea, extendida desde Sicilia, a través de la península Itálica, el Sur de Francia y la península Ibérica hasta el estrecho de Gibraltar. A simple vista resulta evidente que la solicitud de mi representada supone un conjunto denominativo con distintividad suficiente como para constituir marca.", y que "[...] La existencia de los registros prioritarios titularidad de la INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA) no perjudican en modo alguno de la capacidad distintiva que ostenta la solicitud de marca de mi representada, por ser claramente compatible, tanto a nivel registral como en el mercado."

Continua afirmando que "pese a que la propia Sentencia admite que el conjunto denominativo de la marca prioritaria está compuesta por tres elementos, y no uno solo, de forma absolutamente incomprensible, a la hora de desgranar los elementos que han de servir de base para la comparación de los signos, se basará únicamente en uno solo de esos tres elementos, el vocablo ARCO, olvidando por completo los otros dos, pese a que forman parte inseparable del conjunto denominativo. En la comparación de los signos la Sentencia modifica los hechos previamente expuestos en la misma, y toma en consideración únicamente la palabra ARCO, dejando de lado, por una parte, los términos "IFEMA", "INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID" y "ARTE CONTEMPORÁNEO" de las prioritarias, y por otra, el término "LATINO" de la de mi representada. Lo que reviste mayor gravedad es que el referido descarte se realiza por el Juzgador autonómico sin la menor justificación ni explicación acerca de la razón u origen de dicha omisión, conllevando ello a un inevitable error en la conclusión del fallo."

El motivo debe ser desestimado. Una vez más hemos de reiterar que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1. de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha incurrido en error en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores, a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación, salvo que en la valoración se aprecie error o arbitrariedad.

Este intento de sustitución es, en suma, el que se desprende del planteamiento de los motivos cuando se invocan los artículos de la Ley de marcas invocados, la parte recurrente sostiene la tesis de que los signos distintivos en liza presentan los suficientes factores de distintividad como para excluir el riesgo de confusión, y considera que la contraposición de los elementos que conforman las marcas "ARCO LATINO" y los elementos "IFEMA" e "INSTITUCION FERIAL DE MADRID" son relevantes a los efectos de permitir su respectiva diferenciación. Sin embargo, la Sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, con arreglo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas pues entra dentro del margen de apreciación lógico considerar que las marcas enfrentadas, precisamente por su acusada similitud en lo que constituye su principal rasgo identificador, la expresión "ARCO" y la falta de capacidad de diferenciación del elemento "LATINO", no pueden convivir en los sectores a los que se refieren las clases 35 y 41 sin que exista riesgo de confusión para los destinatarios de sus servicios.

Si bien existen diferencias desde el punto de vista fonético, dada la incorporación en las oponentes de las expresiones "ARTE CONTEMPORANEO", "IFEMA", "INSTITUCION FERIAL DE MADRID", lo cierto es que estas no son suficientes para desvirtuar la acentuada semejanza que se desprende con la inclusión del termino "ARCO". Por tanto, no es ilógico concluir que predomina en el conjunto resultante la similitud apreciada tanto por el Tribunal de instancia como por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las que sin duda la semejanza más relevante es la que consiste en el mencionado elemento denominativo primordial "ARCO", destacable en ambas marcas como verdadero factor o signo clave para la identificación de los servicios.

En el tercer y último motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se afirma que la Sentencia "incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, en concreto, por aplicación errónea del art. 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ".

En opinión de la recurrente, la Sala de instancia ha apreciado de forma automática el renombre de la denominación "ARCO", que no es conocido por el publico en general y reconoce de forma improcedente la notoriedad de "ARCO", que a lo sumo podría aceptarse en ciudadanos especialmente avezados en el mundo cultural. Sin embargo, no la ha apreciado respecto a la solicitante, la Asociación Arco Latino, de notorio conocimiento por tratarse de una asociación de cooperación entre entidades administrativas de segundo nivel de cuatro estados de la Unión Europea, y que nada tiene que ver con "ARCO IFEMA". A su juicio la Sala ha valorado incorrectamente la notoriedad de ambas marcas, al otorgar el juzgador a la "INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA)" una protección mas allá de lo que corresponde según los títulos registrales que le corresponden.

Como hemos declarado en diferentes ocasiones, la apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001 ).

Las marcas notorias y renombradas ven, en consecuencia, reforzada su protección en la Ley 17/2001 por encima de aquel principio, cuya quiebra es tanto mayor cuanto mayor sea el grado de notoriedad o renombre de la marca ya inscrita. Lo será en grado sumo cuando se trate de marcas conocidas por el público en general (renombradas, en la terminología legal) ya que en este caso "la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades", a tenor del artículo 8.3. Y, sin llegar a este grado de protección plena, alcanzará asimismo "a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados" (artículo 8.2 ).

A la luz de estas consideraciones, y una vez reconocida por el tribunal de instancia la notoriedad de las marcas oponentes en los términos que antes hemos expuesto, la aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conduce a mantener que la ponderación del juzgador de instancia resulta correcta.

En efecto, los servicios que la marca solicitante "ARCO LATINO" trata de identificar (que lo son en principio todas las relacionadas con eventos culturales) puede presentar una cierta "conexión" o vinculación con las servicios a los que se refiere las marcas ya registradas "ARCO-IFEMA INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID", "ARCO IFEMA", "ARCO-IFEMA ARTE CONTEMPORANEO". Uno y otro sector comerciales son coincidentes, se trata de "sectores relacionados" en la terminología del artículo 8.2 in fine : la nueva marca en el ámbito de eventos culturales tan parecida fonéticamente, en cuanto elemento preponderante "ARCO" a las preexistentes y notoriamente conocidas en el sector puede dar lugar a una conexión entre el titular del signo notorio y los servicios amparados por la nueva marca.

Existe, pues, según aprecia la Sala de forma razonable, el riesgo de que los consumidores puedan pensar que el titular de las marcas notorias oponentes ha ampliado la gama de sus servicios a una área o ámbito determinado del mismo modo que, el consumidor medio puede deducir que el titular de esta marca trata ahora de realizar nuevas actividades referidas al mundo o a la cultura latina bajo la indicada denominación muy similar. Y es precisamente esta posible "conexión" entre la nueva marca "ARCO LATINO" en la que no cabe apreciar notoriedad y el titular del signo prioritario y notorio "ARCO IFEMA, INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID", el factor que, según citado artículo 8.1 de la Ley 17/2001, basta para que entre en juego la protección legalmente reconocida a las marcas notorias, una vez afirmada la similitud o identidad de los signos en liza.

La consecuencia de todo ello es que fue ajustada a derecho la decisión de la Sala sentenciadora denegatoria de la inscripción de la marca reivindicada, "ARCO LATINO", solicitada para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42. En esta medida, el recurso de casación ha de ser desestimado pues coincidimos en la aplicación que del precepto realiza la Sala.

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español