ATS, 21 de Octubre de 2008

1. - La representación procesal de DON Carlos Manuel, presentó el 16 de noviembre de 2005, escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 21 de julio de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª), en el rollo de apelación nº 250/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 73/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid.

2. - Mediante Providencia de 17 noviembre de 2005 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, notificándose y emplazándose a las partes con fecha 23 de noviembre de 2005.

3. - Recibidas las actuaciones en el Tribunal Supremo y formado el rollo. Con fecha 5 de diciembre de 2005, presentó escrito el Procurador Don José María Rico Maesso, en nombre y representación de Don Carlos Manuel, personándose en concepto de recurrente. Con fecha 23 de diciembre de 2005, presentó escrito el Procurador Don Javier del Amo Artés, en nombre y representación de "TELE 2 TELECOMMUNICATION SERVICES S.L.", personándose en concepto de parte recurrida.

4. - Por Providencia de fecha 3 de junio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el art. 483.3 de la LEC 2000, se puso de manifiesto a las partes personadas ante esta Sala, las posibles causas de inadmisión concurrentes.

5. - Con fecha 1 de julio de 2008 la representación de la parte recurrente presentó escrito ante esta Sala, por el que solicitaba la admisión a trámite del recurso de casación. El recurrido no formuló alegaciones al trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Xavier O'Callaghan Muñoz.

1. - El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, por lo que es indiscutible la sujeción de la preparación del recurso al régimen que ésta establece. Por otro lado, puso término a un juicio ordinario sobre marcas que, de conformidad con la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a la materia, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal tercero del citado art. 477.2 de la LEC 2000, habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000, lo que requiere acreditar la existencia de interés casacional, según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de 26 de mayo, 201/2004, de 27 de mayo y 208/2004, de 2 de junio y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero, conforme a los cuales tal criterio, adoptado por Reunión de Pleno para Unificación de Doctrina del art. 264 LOPJ (Sala General) de 12 de diciembre de 2000, no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española.

   La parte recurrente preparó el recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, citando como preceptos infringidos el art. 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 9 y 87 de la Ley de Marcas, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta los referidos preceptos, recogida en las Sentencias de fechas 3 de febrero de 1987, 24 de marzo de 1989, 3 de febrero de 1987, 24 de febrero de 1989, 13 de marzo de 1978, 6 de noviembre de 1979, 3 de abril de 1990, sentencias todas que otorgan protección registral al nombre comercial no inscrito con los mimos derechos reconocidos que para el concesionario de una marca, jurisprudencia que se considera vulnerada por la Sentencia impugnada al no haber tenido en cuenta la protección del nombre comercial usado por el recurrente; infracción del art. 39 de la Ley de Marcas en cuanto al uso de la marca, y prueba del mismo, lo que determina también la infracción del art. 217 de LEC, citándose respecto de la validez de la prueba testifical como medio de prueba válido para probar el uso de la marca, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 3 de noviembre de 2000, Sentencia de 22 de enero de 2000, 25 de mayo de 1983, 28 de octubre de 1999, 17 de marzo de 2000 y 16 de diciembre de 1997; infracción del 7 del Código Civil en relación con el Principio General del Derecho de los actos propios, que viene recogido en las Sentencias de 20 de marzo de 1990, 22 de enero de 1997, 16 de febrero de 1999, 31 de mayo de 2000 y 29 de septiembre de 2003 ; infracción del art. 34 y art. 6 de la Ley de Marcas, respecto a la prioridad registral que ostenta el recurrente, para el uso del vocablo TELEDOS, para proteger productos y servicios de la clase 37 y 38 de nomenclator internacional, así en relación con el art. 34 se alega como jurisprudencia que ha sido vulnerada por la Sentencia impugnada las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 27 de septiembre de 2003, 26 de junio de 2003 y 27 de marzo de 2003 en el sentido de que el juicio comparativo entre las marcas enfrentadas concurre siempre que exista identidad o similitud de los productos, respecto del art. 6 de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar marcas idénticas a otras anteriores conforme a la doctrina recogida en las Sentencias de fechas 16 de diciembre de 1997, 22 de septiembre de 1999 y la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 ; infracción del art. 8 de la Ley de Marcas en cuanto a la notoriedad de la marca del recurrente, señalándose las Sentencias del Tribunal Supremo en este sentido de fechas 21 de julio de 2000 y 19 de mayo de 1993 .

   Utilizado también el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000 en el escrito de preparación, esto es, "el interés casacional", dicho cauce constituye la vía casacional adecuada, habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.

   El escrito de interposición desarrolla en sus cinco motivos las infracciones legales denunciadas en el escrito de preparación. En el motivo primero alega la infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París, en relación a la protección del nombre comercial no inscrito, así como la doctrina jurisprudencial relativa a la protección del nombre, recogida en las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 30 de abril de 1990, 13 de marzo de 1978, 6 de noviembre de 1979 y 29 de febrero de 2000 . En el segundo, denuncia la infracción del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, infracción del art. 217 de LEC 1/2000, en relación con la valoración de la prueba testifical, así como la doctrina jurisprudencia relativa a la prueba de uso de las marcas, contenida entre otras en la Sentencia de 3 de noviembre de 2000, 22 de enero de 2000 y 7 de junio de 1999 . En el tercero, invoca la infracción del art. 7 del Código Civil, en relación con el Principio General del Derecho de los actos propios, recogida en las Sentencias de 20 de marzo de 1990, 22 de enero de 1997, 16 de febrero de 1999, 31 de mayo de 2000 y 29 de septiembre de 2003 . En el cuarto, invoca la infracción del art. 34 de Ley de marcas de 2001, y de la doctrina jurisprudencial relativa a los criterios de comparación de las marcas enfrentadas, y la suficiencia de identidad fonética entre las mismas para que exista riesgo de confusión, mantenida entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10 de mayo de 2004, 19 de noviembre de 1994 y 22 de septiembre de 1994 . En el quinto, denuncia la infracción del art. 8 de la Ley de Marcas de 2001, por resultar inaplicable al presente caso así como la jurisprudencia contenida en las Sentencias de 19 de mayo de 1993 y 21 de julio de 2000 .

2. - El recurso, en relación al primero, tercero cuarto y quinto motivo debe ser inadmitido con arreglo a la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2,3º, inciso segundo, de la LEC 2000, pues, aunque formalmente por la parte recurrente se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el apartado cuarto del art. 479 de la LEC 2000, expresándose las infracciones legales sustantivas que se entienden cometidas, invocándose Sentencias de esta Sala, con criterio jurídico que se dice coincidente a las que supuestamente se opone la Sentencia recurrida, de las que se transcriben determinadas partes de sus respectivos contenidos y en las que se recogen las doctrinas sobre la protección del nombre comercial no inscrito, de los actos propios, los criterios de comparación de las marcas enfrentadas y la doctrina sobre la notoriedad de la marca, pero no se acredita que la situación de hecho que contemplan las Sentencias citadas guarden semejanza alguna con los hechos descritos en la Sentencia recurrida, citándose igualmente varias Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que no son aptas para fundar un recurso de casación por interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

   A tal fin, basta examinar la Sentencia recurrida para comprobar como la misma no se opone a la doctrina del Tribunal Supremo alegada como infringida por la recurrente en los motivos argumentados, doctrina jurisprudencial aportada de parte que tiene un carácter meramente genérico, no existiendo tal contraposición dado que la resolución recurrida resuelve en atención a unas circunstancias concretas que resultan eludidas por la parte recurrente, que entiende que el uso como nombre comercial del vocablo TELEDOS, propiedad del mismo, con independencia de que forme parte de una marca, merece la protección jurídica al amparo del Convenio de la Unión Europea de París, además ha quedado acreditado por la documental obrante en los autos, que la demandada recurrida ha mantenido posiciones antagónicas opuestas a las que mantuvo de forma previa a la propia demanda que formula el recurrente, que la identidad fonética existente entre ambas marcas, determina que exista riesgo de confusión, y por último mantiene la recurrente que la protección desmesurada que ha otorgado la sentencia recurrida a una marca usada, supone destruir la distintividad de una marca anterior registrada, frente a lo que concluye la Sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero, "...por lo que desconociéndose el volumen real de comercialización de la empresa del demandante y frecuencia del uso de la marca e incluso el tamaño de la empresa cuyo ámbito de actuación viene limitado a Elche, no puede considerarse acreditado el uso real y efectivo de la marca. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el uso del nombre comercial no supone ni hace prueba del uso de la marca registrada, por cuanto el vocablo TELEDOS, ...tampoco acredita el uso de esa marca máxime cuando se aprecia la misma carencia de prueba documental que ponga de manifiesto la actividad comercial de dicha empresa. En definitiva, no puede considerarse acreditado por parte del actor esa seriedad en el uso.." En cuanto al riesgo de confusión que alega el recurrente, la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, concluye "...no se aprecia la existencia de ese riesgo de confusión y ello por cuanto si bien es admitido por ambas partes la existencia de identidad fonética entre ambas marcas, ello no ocurre desde el punto de vista gráfico, por lo que desde una perspectiva global de los elementos que las integran...En definitiva, tanto el color empleado para reflejar las palabras y el utilizado como fondo, el diseño y formato de la marca así como el empleo de otras frases o slogans para anunciarse al público, permiten llegar a la conclusión de que no existe posibilidad de confundir a un consumidor medio en cuanto al origen de los servicios prestados por TELEDOS, referidos a Instalaciones telefónicas y los prestados por TELE2 referidos a servicios propios de un operador de red de telecomunicaciones...", en definitiva la Sentencia en el Fundamento de Derecho Quinto, concluye que las marcas confrontadas pueden convivir perfectamente en el mercado sin riesgo de ser asociados los servicios prestados por cada una de ellas.

   En la medida en que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a la doctrina contenida en las Sentencias de esta Sala que se citan, ni consiguientemente pueden apreciarse las infracciones normativas que se denuncian, cuyos preceptos dicha Sentencia aplica debidamente, debiendo recordarse, en este punto, que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia recurrida a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsidiariamente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, 20 de marzo, 22 de mayo y 31 de julio de 2007, en recursos 1975/2003, 1553/2004 y 2038/2004 ).

3. - Por lo que se refiere al motivo segundo del escrito de interposición, relativo a la infracción del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, así como la infracción del art. 217 de LEC 1/2000 en cuanto a la valoración de la prueba testifical, el recurso interpuesto incurre en la causa de inadmisión de interposición defectuosa prevista en el art. 483.2.2º en relación con el art. 477.1 de la LEC 2000, toda vez que, a través del recurso de casación se plantean cuestiones que exceden de su ámbito. Ello es así, por cuanto si bien a través del mismo se denuncia la infracción de normas de naturaleza sustantiva, lo que en principio determinaría la adecuación del recurso de casación utilizado por la parte recurrente respecto de las mismas, en su desarrollo se limita a discrepar de la valoración de los elementos probatorios realizados por la Sentencia recurrida para concluir que no puede considerarse acreditado el uso real y efectivo de la marca. De esta manera lo que hace el recurrente en su recurso es apartarse u obviar la base fáctica tenida en cuenta por la Sentencia tras la valoración probatoria, por lo que ha de entenderse que el recurrente plantea en fase de interposición cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación, intentándose impugnar la valoración de la prueba a través de un recurso inadecuado, cual es el recurso de casación, habida cuenta que los aspectos atinentes a la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos resultante de la aplicación de esas reglas y principios que rigen la valoración de los diferentes medios de prueba y de ésta en su conjunto se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal cuando sea posible su presentación, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir a la aplicación al supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, y en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, en donde se resume el alcance de la infracción normativa que habrá de fundarlo, y en donde se concretan las cuestiones que constituyen el objeto del proceso a que ha de referirse la infracción normativa (art. 477.1 LEC 2000 ), tal y como ya se razonó, de suerte que el recurso de casación es improcedente, dado que la parte recurrente invoca la errónea valoración de la prueba desde una contemplación de los hechos diferente de la constatada en la Sentencia recurrida, eludiendo aquellas cuestiones de hecho que le perjudican, planteando así en fase de interposición cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación y que hubieran requerido la previa formulación del recurso extraordinario por infracción procesal para desvirtuar esa base fáctica que constituye el sustento de la conclusión de la Audiencia, lo que no ocurre en el presente caso, intentándose tal fin a través de un recurso inadecuado, cual es el recurso de casación, buscando a través del mismo una valoración probatoria que sólo a ella favorezca, al margen de los datos y circunstancias concurrentes, incurriendo así en una situación semejante a la que bajo la LEC 1881 se venía denominando petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, al obviar, o desconocer los hechos declarados probados e intentar una valoración nueva e imposible en casación (dada su función nomofiláctica, consistente en depurar las normas legales fijando su correcta interpretación), de la prueba practicada.

   En virtud de la fundamentación jurídica expuesta, no es posible atender las alegaciones efectuadas por la recurrente en el escrito de 1 de julio de 2008 en cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto por cuanto que plantea nuevamente las cuestiones que ya han sido analizadas, y como ya se ha indicado no ha quedado acreditado el interés casacional presupuesto ineludible para el acceso al recurso de casación en cuanto que las valoraciones jurídicas alegadas parten de un supuesto de hecho diferente al contemplado por la Sentencia recurrida.

4. - Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 de la LEC 1/2000, en cuyo siguiente apartado, el 5, se deja sentado que contra este Auto no cabe recurso alguno.

5. - Abierto el trámite previsto en el apartado tercero del art. 483 de la LEC 2000 y no habiéndose formulado alegaciones por la recurrida, no procede hacer expresa imposición de costas.

1. - NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DON Carlos Manuel contra la Sentencia dictada con fecha 21 de julio de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª), en el rollo de apelación 250/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario num. 73/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid.

2. - DECLARAR FIRME dicha resolución.

3. - Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, verificándose la notificación de la misma por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida, a través de sus Procuradores personados en el presente rollo.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.