STS 395/2010, 25 de Junio de 2010

1.- El Procurador D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de la entidad VALE MUSIC SPAIN S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario sobre Competencia Desleal, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, siendo parte demandada la entidad BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1) Se declare que los actos de promoción, comercialización y distribución del producto discográfico "CARIBE MIX 2001" por parte de la demandada, son constitutivos de actos de competencia desleal, según ha relatado en la presente demanda. 2) Se ordene a la demandada el cese inmediato en la práctica de todos los anteriores actos de competencia desleal. 3) Se prohiba a la demandada realizar en el futuro actos desleales como los declarados en el apartado primero. 4) Se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi mandante por los actos declarados como constitutivos de competencia desleal, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia o en la misma sentencia, de acuerdo con los parámetros y bases descritas en los fundamentos de derecho del presente escrito. 5) Se comunique la Sentencia condenatoria a los distribuidores del fonograma de la demandada, con el fin de que queden rectificadas las informaciones engañosas. 6) Se ordene la publicación en un periódico de ámbito nacional, a costa de la demandada, del fallo condenatorio de la sentencia. 7) Se condene a la demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento"."

2. - El Procurador D. Antonio M. de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Blanco y Negro Music, S.A., contestó a la demanda formulando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia "absolviendo de la misma libremente a mi principal, con expresa imposición de costas a la demandante.".

   Por la misma representación se formuló demanda reconvencional, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "definitiva con los pedimentos declarativos y de condena siguientes: Primero: Declare que el lanzamiento y comercialización por la demandada reconvencional de un fonograma con el distintivo CARIBE 2001 es constitutivo de actos de actuación desleal según queda relacionado en la presente demanda reconvencional. Segundo: Que, en cualquier caso, se ordene al demandado reconvencional a cesar en la utilización en el tráfico económico de disco compactos, casettes y similares de cualquier distintivo que incluya los términos CARIBE, tanto en esta forma como acompañada de cualquier otro vocablo o cualquier otra fórmula que guarde similitud con la utilizada en el sector de la música por mi representada, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro a no ser que medie la debida autorización de mi principal así como el cese de publicidad y promoción en cualquiera de los medios de difusión conocidos. Tercero.- Que, en cualquier caso, se ordene la publicación de la sentencia, o extracto de la misma, a costa de la demandada, en dos diarios de ámbito nacional. Cuarto.- Que, en cualquier caso el derecho de mi principal a ser resarcido en daños y perjuicios causados por la conducta fraudulenta y desleal del demandado, condenando a aquel, a los que al efecto resulten, que deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia y a tenor de las bases relacionadas en el presente escrito de demanda reconvencional. Quinto.- Que, en cualquier caso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condene en costas a la demandada por su temeridad y mala fe.".

3. - El Procurador D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de la entidad VALE MUSIC SPAIN, S.L., contestó a la demanda reconvencional, alegando los hechos y fundamentos de derecho procedentes y suplicando a la Sala dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la citada demanda reconvencional, con expresa condena en costas para la parte demandada (actora reconvencional).".

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 23 de mayo de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la representación procesal de "VALE MUSIC SPAIN, S.L." contra "BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A.", debo absolver y absuelvo a dicha demandada de todos los pedimentos deducidos en su contra, sin declaración en cuanto a las costas. Y respecto a la demanda reconvencional formulada pro "BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A." contra "VALE MUSIC SPAIN, S.L." resuelvo aplicar los criterios contenidos en la Sentencia de 7 de febrero de 2005 dictada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sin declaración en cuanto a las costas.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades Blanco y Negro Music, S.A. y Vale Music Spain, S.L.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 21 de febrero de 2.007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de VALE MUSIC SPAIN S.L. contra la Sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2005, y desestimar igualmente el formulado por la representación procesal de BLANCO Y NEGRO MUSIC S.A. contra la misma Sentencia, que confirmamos en cuanto desestima la demanda inicial y la demanda reconvencional. Sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.".

El Procurador D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de la entidad UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L. (antes VALE MUSIC SPAIN, S.L.), interpuso ante el Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso de casación respecto la Sentencia dictada en apelación de fecha 21 de febrero de 2.007, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción por inaplicación del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. SEGUNDO .- Se alega infracción por aplicación indebida del art. 33.1.b) de la Ley 32/1988 de Marcas. TERCERO .- Se alega infracción por aplicación indebida del art. 12 de la Ley 3/91 de Competencia Desleal .

Por Providencia de fecha 13 de abril de 2.007, se tuvo por interpuesto el anterior recurso de casación y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera del Tribunal Supremo, comparecen, como parte recurrente, la entidad UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L. (antes Vale Music Spain, S.L.) representada por el Procurador D. Jorge Laguna Alonso; y como para recurrida, la entidad BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A., representación por la Procurador Dª. María Isabel Campillo García.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 2 de junio de 2.009, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR el recurso de casación interpuesto por la mercantil "SOCIEDAD UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L" contra la Sentencia dictada, en fecha 21 de febrero de 2007, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 854/2005-1ª, dimanante del juicio ordinario nº 317/2001, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Barcelona.".

Dado traslado, la Procurador Dª. María Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad Blanco y Negro Music, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 1 de junio de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso comprendía inicialmente en el aspecto objetivo varios pretensiones y numerosas cuestiones en sede de competencia desleal, en relación con fonogramas recopilatorios de éxitos de música caribeña, si bien el debate ha quedado reducido en casación prácticamente a si hay un acto de confusión (art. 6º LCD ) por la indicación en la carátula, junto al signo identificativo del producto comercializado por una empresa, del año correspondiente a las obras musicales, cuya expresión anual forma parte del signo registrado por una empresa de la competencia, que también comercializa fonogramas del mismo tipo de música.

La demanda se dedujo por VALE MUSIC SPAIN, S.L., que es titular del signo (registrado como marca) CARIBE 2001. La demandada BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. que actúa como licenciataria del signo (también registrado como marca) CARIBE MIX formuló reconvención.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Barcelona el 23 de mayo de 2.005, en los autos de procedimiento ordinario número 317 de 2001, desestima la demanda deducida por VALE MUSIC SPAIN, S.L. contra BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A., y en lo que hace referencia a la reconvención formulada por BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. contra VALE MUSIC SPAIN, S.L. acuerda decidirla aplicando los criterios contenidos en la Sentencia de 7 de febrero de 2.005 dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona .

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de febrero de

2.007, en el Rollo número 854 de 2.005, desestima los recursos de apelación planteados respectivamente por Vale Music Spain, S.L. y Blanco y Negro Music, S.A., sin imposición de costas en ninguna de las instancias.

Por la entidad mercantil UNIVERSAL MUSIC SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA (antes VALE MUSIC SPAIN, S.L.) se interpuso recurso de casación articulado en tres motivos en los que denuncia infracción por inaplicación del art. 6 de la Ley 3/91, de Competencia Desleal ; aplicación indebida (aunque no expresamente) del art. 33.1, b) de la Ley 32/1.988 de Marcas ; y aplicación indebida del art. 12 de la Ley 3/91, de Competencia Desleal, que fue admitido por Auto de esta Sala de 2 de junio de 2.009 .

Con carácter previo deben hacerse diversas apreciaciones para centrar el tema a decidir, toda vez que la configuración original del mismo suscitaba numerosas consideraciones, que, en la actual perspectiva procesal carecen de relevancia. Al respecto procede señalar: A.- La demandante Vale Music Spain, S.L. (actualmente Universas Music Spain, S.L.) demanda, ejercitando acciones de la Ley de Competencia Desleal, como titular del signo (registrado como marca) "CARIBE 2001", concedido el 20 de octubre de 2.000, en cuanto identifica en el mercado unos fonogramas de música caribeña de temporada;

B.- La demandada BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. actúa en concepto de licenciataria del signo (también registrado como marca) "CARIBE MIX", en cuanto a la identificación del producto, similar (tipo de música caribeña de temporada) al de la actora, que comercializa en el mercado, para el mismo sector de consumidores; C.- La conducta concurrencial que la actora reprocha de ilícita es la utilización por la demandada del signo "CARIBE MIX 2001", mediante el que identifica el producto introducido en el mercado a finales de abril o primeros de mayo de 2.001 consistente en un fonograma recopilatorio de música caribeña, con lo que se anticipa al proyecto de la actora de lanzar para el año 2001 un fonograma recopilatorio de música pop latina, denominado "CARIBE 2001", que es continuación de una serie iniciada en el verano de 2000, en que produjo el fonograma "CARIBE 2000"; D.- No forman parte, o quedan excluidas del debate: a) la legitimación para utilizar los signos "CARIBE 2001", por la actora, y "CARIBE MIX" por la demandada-reconviniente; b) la inclusión en el reverso de los fonogramas de CARIBE MIX de las expresiones "LAS BOMBAS DEL POP LATINO" y "LAS BOMBAS DEL MERENGUE", que se pretendía por la actora que causaban confusión con la expresión "La Bomba del Verano" del fonograma de la demandante "CARIBE 2000"; c) el lanzamiento (al mercado) por la demandada del producto dos meses antes de lo que es habitual; y, d) el examen de los ilícitos concurrenciales de los artículos 5º, 7º, y 11 LCD, quedando reducido el debate a los arts. 6º (actos de confusión) y 12 (explotación de reputación ajena); y E.-El "thema decidendi" básico se centra en determinar si el hecho de que el signo denominativo CARIBE MIX incorpore la expresión del año -en el caso 2001- produce confusión con el signo CARIBE 2001.

La Sentencia de la Audiencia Provincial, que es la aquí recurrida, desestima la demanda porque no aprecia la existencia de acto de confusión, ni siquiera en la modalidad de riesgo de asociación que contempla el art. 6º LCD, ni aprovechamiento de la reputación ajena. Se apoya básicamente, según dice (fto. tercero "in fine"), en los criterios adoptados en la Sentencia de la propia Sala de 16 de febrero de 2.006, Rollo 605 de 2.005, [la que precisamente se halla recurrida en casación Rollo de esta Sala número 871 de

2.006 ], que resuelve un conflicto similar entre las mismas partes referido a los fonogramas CARIBE 2002 y CARIBE MIX 2002, y resalta: las diferencias que en cuanto a los actos de confusión se plantean en sede de derecho de la competencia desleal respecto del derecho marcario; la relatividad en aquél del principio de especialidad; la trascendencia en el caso de elementos externos de la presentación del producto (gráficos, figurativos y cromáticos) suficientemente diferenciadores, a pesar del denominativo Caribe Mix 2001; el hecho de que Caribe 2001 no esté en el mercado cuando se inicia la comercialización del Caribe Mix 2001, sin que obste la previsibilidad del lanzamiento de aquél; que la continuidad anual en la introducción en el mercado de uno y otro producto fomenta, asimismo, que los consumidores se hayan habituado a la coexistencia de ambas prestaciones; y, finalmente, que es usual en el sector la adición, al signo distintivo del fonograma, del año en que el mismo se produce e introduce en el mercado proporcionando así al consumidor, con esta referencia a la anualidad, la información precisa sobre la actualidad o bien la temporalidad de los temas musicales que recopila, lo que determina la conclusión de que su incorporación no lo es con la finalidad distintiva del producto, sino más bien descriptiva del contenido de la prestación.

La argumentación de la resolución recurrida no se comparte porque no se estima adecuada a las pautas que la doctrina jurisprudencial aplica en la materia y al criterio de la razonabilidad, en relación con las circunstancias concurrentes, con que debe operarse para emitir el juicio de confundibilidad y apreciar el riesgo de asociación, en cuyo ámbito cabe una revisión o control mediante el recurso de casación, al valorarse la existencia de situaciones que integran conceptos jurídicos indeterminados.

Examinadas las razones expuestas por ambas partes en los respectivos escritos de recurso de casación y de oposición al mismo se estima que la utilización en el mercado del signo CARIBE MIX 2001 para identificar los fonogramas de música caribeña constituye una forma de presentación del producto que crea confusión en los consumidores con el signo CARIBE 2001 acerca de la procedencia empresarial -riesgo de asociación de ambas prestaciones-. La adición de la fecha 2001 entrando a formar parte del elemento denominativo de modo unitario -signo compuesto- acentúa notablemente la similitud de unos signos ya de por sí próximos dado el vocablo común -sugestivo- "CARIBE", y tanto más si se tiene en cuenta que la palabra MIX, aunque sólo figure en una de las denominaciones, sin embargo como significante -en lengua inglesa- de mezcla concurre en ambos productos, por lo que no particulariza ninguno. En el caso, el elemento denominativo del signo es absolutamente predominante en la forma de presentación y en la perspectiva del origen empresarial ex art. 6º, párrafo segundo, LCD, relegando a un papel secundario los elementos cromáticos o figurativos de la carátula. La adición acentúa los aspectos fonético, de impresión visual y conceptual. No obstan las objeciones acerca del carácter descriptivo de la referencia anual, el que sea usual la inclusión en los productos de que se trata y que no quepa monopolizar la utilización dada la finalidad de la indicación, porque no se trata de que la carátula o el soporte del producto no pueda llevar la indicación del año, sino que lo relevante es que no se produzca un riesgo de asociación, por lo que cabe la posibilidad de que se haga constar en forma y lugar que no aproxime el signo al denominativo CARIBE 2001. De ahí que la adición del año a otra denominación podría no tener la trascendencia que tiene aquí, y sin que quepa relativizar la similitud, práctica identidad, de productos, pues si durante las temporadas anteriores, los fonogramas venían designados unos con la fecha y otros sin ella, la adición a estos últimos de la fecha es idónea para crear el riesgo de confusión en el consumidor que puede creer que está comprando el producto de la otra empresa. Y ello es tanto más sospechoso si se advierte la anticipación del lanzamiento al mercado ( abril-mayo de 2001) del producto Caribe Mix 2001, pues la comercializadora de éste conocía perfectamente la existencia del signo registrado Caribe 2001, y la previsibilidad de salida al mercado del fonograma en el verano, dado que la actora venía comercializando en las anualidades sucesivas desde hacía varias temporadas el signo CARIBE registrado con dicho elemento denominativo unido en forma compuesta (y sugestiva) al año correspondiente. Finalmente debe señalarse que si bien la expresión del año no tiene carácter distintivo "por sí mismo", sin embargo su utilización en la forma que se hizo, antes expresada, crea evidente riesgo de asociación en el sector de consumidores de la música de que se trata, lo que, por lo demás, resulta difícilmente discutible por la parte demandada si se advierte que formuló reconvención sosteniendo la confusión, y que el signo que defiende no pudo por dicha razón acceder al Registro al ser denegada la registración a título de marca por la OEPM. Por todo ello se estima el motivo primero del recurso de casación.

La estimación del motivo primero del recurso -infracción por no aplicación del art. 6º LCD-, hace innecesario el examen del motivo segundo porque la sentencia recurrida no aplica ni es aplicable el art. 33.1,b) de la Ley 32/1.988. Y por lo que respecta al motivo tercero, en que se denuncia aplicación indebida del art. 12 de la LCD 3/1991 sobre explotación de reputación ajena, se desestima porque falta la base fáctica adecuada, sin que se haya intentado integrar por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal.

La estimación del motivo implica que debe casarse la sentencia recurrida y revocarse la del Juzgado, y que se haya de asumir la instancia a fin de resolver lo que corresponda en derecho.

Examinadas las pretensiones acumuladas en la demanda resulta procedente acceder a la declaración de que los actos de promoción, comercialización y distribución del producto discográfico CARIBE MIX 2001 por parte de BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. son constitutivos de práctica desleal, por lo que procede, asimismo, acordar que la demandada cese de forma inmediata en la práctica de dichos actos de competencia desleal, prohibiéndose su realización en el futuro. Se desestima la indemnización de daños y perjuicios solicitada por falta de prueba adecuada sobre la hipotética ventaja económica obtenida por la demandada o perjuicio sufrido por la actora, sin que quepa diferir el tema para ejecución de sentencia. Se estima en cambio la petición relativa a la publicación de esta Sentencia, que se limitará al resumen suficiente en un diario de ámbito nacional. Es cierto que del texto literal del artículo 18.5ª LCD parece deducirse que la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto es un presupuesto insoslayable de la condena a la publicación de la sentencia -dice al efecto el inciso segundo que "el resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia"-, sin embargo no es razonable establecer tal dependencia porque ambos conceptos responden a justificaciones diferentes, y en el caso la estimación de la pretensión de publicidad viene aconsejada por la información a los consumidores de la realidad empresarial y por el derecho de la actora a que esa información tenga lugar en protección de su producto. En tal sentido de justificación S. de 12 de junio de 2.007 y sobre la innecesidad de la condena indemnizatoria SS. de 4 de julio y 1 de diciembre de 2.005 . Y aunque es criterio dominante que debe concurrir dolo o culpa, en el caso no se suscita problema sobre la existencia de, al menos, la segunda en la demandada, sobre todo si se tiene en cuenta la denegación del registro como marca del signo identificativo del producto objeto de litigio. Por último, la solicitud de comunicación de la Sentencia condenatoria a los distribuidores de fonogramas de Blanco y Negro se desestima por la dificultad y falta de utilidad de la diligencia pedida, sin que se produzca afectación alguna para la actora porque dada la finalidad pretendida de que "queden rectificadas las informaciones engañosas", la misma resulta satisfecha suficientemente con la publicación en el diario.

Por lo que respecta a las costas no se hace especial imposición de las de primera instancia por aplicación del art. 394.2, párrafo primero, LEC, y de las de apelación y casación, por aplicación del art. 398.2 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de UNIVERSAL MUSIC SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA (antes VALE MUSIC SPAIN, S.L.) contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de febrero de 2.007, en el Rollo número 854 de 2.005, la cual casamos en el sentido de estimar la demanda de dicha entidad en los términos que se dirán.

Revocamos en la misma medida anterior la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Barcelona el 23 de mayo de 2.005, en los autos de procedimiento ordinario número 317 de 2.001.

Estimamos parcialmente la demanda de VALE MUSIC SPAIN, S.L. (actualmente

UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L.), y acordamos:

1. Declarar que los actos de promoción, comercialización y distribución del producto discográfico CARIBE MIX 2.001 por parte de BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. son constitutitvos de práctica desleal;

2. Ordenar a la demandada que cese de forma inmediata en la práctica de dichos actos de competencia desleal;

3. Prohibir la realización de dichos actos en el futuro; y

4. La publicación de resumen suficientemente informativo de esta Sentencia en un periódico de ámbito nacional a costa de la demandada.

Se desestima en el resto la demanda, y se mantiene en todo lo demás la sentencia recurrida.

No se hace especial imposición de costas ni por las instancia ni en este recurso de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.