STS, 19 de Mayo de 2010

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de diciembre de 2.008, desestimatoria del recurso promovido por Eroski, S. Coop. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 26 de enero y 13 de julio de 2.005, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.582.644 "MAXI DIA %", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor, que había sido solicitado por Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de abril de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Eroski, S. Coop. ha comparecido en forma en fecha 16 de junio de 2.009, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 24 de la Constitución, en relación con los artículos 33 de la misma Ley jurisdiccional y 218 de la Ley 1/2000, de 5 de enero, de Enjuiciamiento Civil ;

- 2º, que se fundamenta en el apartado 1.b) del citado artículo 88 de la Ley de la jurisdicción, por infracción del artículo 24 de la Constitución y del artículo 6.1 de la Ley 27/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y - 3º, basado en el mismo motivo que el anterior, por infracción de la jurisprudencia.

Termina su escrito solicitando que se dicte sentencia casando la recurrida en cuanto desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de enero y 13 de julio de 2.005, declarando que dichas resoluciones administrativas no son ajustadas a derecho y, por ende, denegando dicho registro, con lo demás que procediere.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 22 de septiembre de

2.009 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.

Por providencia de fecha 23 de febrero de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de mayo de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

Eroski S. Coop. recurre en casación contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la fecha del 18 de diciembre de 2.008, que desestimó su recurso contencioso administrativo entablado contra la concesión de la marca denominativa nº 2.582.644 "Maxi Dia %", para servicios de la clase 38. La sociedad actora se oponía al registro de dicha marca en defensa de varias marcas prioritarias de su titularidad "E Eroski maxi" en la misma y otras clases del nomenclátor internacional.

La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio con las siguientes consideraciones jurídicas:

" TERCERO.- A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca MAXI DIA % al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores.

Tal como establecía el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2.004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella. A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan una valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".

En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01, entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado, además de dirigirse a ámbitos aplicativos distintos." (fundamento de derecho tercero)

El recurso se articula mediante tres motivos. El primero de ellos, amparado en el apartado 1.c) del artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción, se basa en la alegación de incongruencia interna de la Sentencia, que contiene referencias a precedentes no aplicables o equivocadas. Los otros dos motivos se acogen al apartado 1.d) del mismo precepto de la Ley jurisdiccional; en el segundo se aduce la infracción de los artículos 24 de la Constitución y 6.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), por una insuficiente justificación de la aplicación del citado precepto legal, originándole indefensión; en el tercero se alega la vulneración de la jurisprudencia relativa al mismo artículo 6,1 de la Ley de Marcas y al 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Sobre el primer motivo, relativo a la alegación de incongruencia de la Sentencia recurrida.

Alega la parte recurrente en el presente motivo que la Sentencia infringe las normas reguladoras de la Sentencia por incurrir en incongruencia interna y en referencias equivocadas tanto a sus alegaciones como a hechos relativos a las marcas en litigio. Así, en el fundamento de derecho segundo se hace referencia al elemento conceptual de las marcas que no resultaría aplicable al caso de autos, y en el fundamento de derecho tercero se afirma erróneamente que las marcas se proyectan sobre ámbitos aplicativos distintos, todo lo cual hace dudar de qué expediente ha manejado la Sala juzgadora.

Pues bien, debe reconocerse que a pesar de la imprecisión de algunos de los argumentos de la parte recurrente, la Sentencia adolece de una manifiesta insuficiencia en la motivación de la decisión adoptada. Resulta irrelevante que la referencia al elemento conceptual resulte inaplicable al caso presente, puesto que en el fundamento de derecho segundo lo que hace la Sala de instancia es una recopilación formularia y genérica de jurisprudencia válida para cualquier supuesto, por lo que no puede reputarse como una incongruencia el que alguna de tales referencias no sirva para el caso de autos. Por el contrario, la referencia a que los campos aplicativos de las marcas en litigio son distintos efectuada in fine del fundamento jurídico tercero es sin duda alguna un grave error, puesto que tanto la marca solicitada como una de las prioritarias se proyectan sobre los servicios de la clase 38, con independencia de que el mismo signo esté también registrado por la recurrente como marcas distintas en otras clases que asimismo han sido puestas como marcas prioritarias respecto a la pretendida.

Ahora bien, dicho esto lo principal es que bajo la crítica de incongruencia la parte pone de relieve la manifiesta falta de fundamentación de la decisión desestimatoria, puesto que el fundamento jurídico tercero que se ha reproducido supra es el único que se refiere en concreto al supuesto a enjuiciar, pero sólo en los párrafos primero y último, siendo el primero una mera afirmación apodíptica sobre la falta de confundibilidad de las marcas en litigio y conteniendo el segundo el referido error sobre los campos aplicativos.

Así pues, aunque imprecisamente denunciado como incongruencia interna, debe reputarse válida la denuncia de que la motivación es contradictoria y manifiestamente insuficiente respecto al concreto caso enjuiciado, como se dice expresamente in fine del motivo y es también puesto en relieve en el segundo motivo.

Sobre los precedentes relativos a las marcas en litigio. Estimado el primer motivo y con ello el propio recurso de casación, resulta ya innecesario examinar los restantes motivos del recurso. Procede pues, en aplicación de lo estipulado en el artículo 95.2 .d) la resolución del debate planteado en la instancia.

Esta Sala ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre los signos ahora enfrentados en otras clases del nomenclátor. Podemos por ello reproducir las consideraciones efectuadas en la reciente Sentencia de 6 de mayo de 2.010 (RC 4.077/2.009 ), en la que hacemos una referencia a tales precedentes. Debe reseñarse además, que en dicha Sentencia -al igual que en otra anterior de 22 de octubre de 2.009 - se casa la Sentencia de instancia por análogas razones a las del presente recurso:

" Cuarto.- En nuestra sentencia de 22 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2458/2008 ) casamos por quebrantamiento de forma la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1168/2005, interpuesto también por "Eroski, Sociedad Cooperativa". El fundamento jurídico de dicha sentencia que entonces consideramos insuficiente, desde el punto de vista de la congruencia procesal, se repite en la que ahora es objeto de recurso y su lectura abocará a la misma conclusión.

En efecto, la sentencia impugnada incurre, por un lado, en la contradicción interna que ya hemos apuntado, lo que pone de relieve que ha realizado de modo manifiestamente erróneo la identificación del ámbito aplicativo de uno y otro signo. Y, por otro lado, al igual que sucedía en la de 31 de enero de 2008, no da explicación suficiente de las razones que han determinado el fallo. Todo lo cual determinará la estimación del primero (y, en parte, del segundo) motivo casacional, debiendo acto seguido esta Sala resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

A estos efectos debemos recordar que esta Sala ha fallado en cuanto al fondo varios recursos análogos, entablados por la misma empresa recurrente contra otras tantas sentencias del tribunal de instancia favorables al registro de la marca "Maxi Día %". Nuestros fallos han sido favorables a la compatibilidad de la marca "Maxi Día %" con los signos prioritarios registrados por "Eroski, Sociedad Cooperativa" que esta sociedad opuso frente a la inscripción de aquélla en diversas clases del Nomenclátor.

En la sentencia antes citada de 22 de octubre de 2009, una vez casada la de instancia, corroboramos la validez de la inscripción de la marca número 2.582.642 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor. Y esta misma conclusión ha sido reiterada en otros pronunciamientos, como a continuación exponemos.

Mediante nuestra sentencia de 27 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 3138/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 21 de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que a su vez había rechazado el recurso número 1201/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.641 "Maxi Día %" para productos de la clase 16 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2576/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez más, había desestimado el recurso número 1177/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.637 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 6040/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1523/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.639 "Maxi Día %" para productos de la clase 38 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 1010 (recaída en el recurso de casación número 1742/2009 ) confirmamos la dictada con fecha 16 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1524/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.638 "Maxi Día %" para productos de la clase 36 del Nomenclátor.

Y, finalmente, mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 2010 (recaída en el recurso de casación número 240/2009 ) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1521/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.645 "Maxi Día %" para productos de la clase 39 del Nomenclátor." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)

Sobre el enfrentamiento entre "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi".

En la referida Sentencia de 6 de mayo de 2.010 hemos afirmado la compatibilidad entre las marcas "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi" en los siguientes términos:

" Sexto.- Las razones determinantes de los fallos mencionados son igualmente aplicables al presente y bastan para desestimar la demanda del recurso contencioso-administrativo ahora planteado. En dicha demanda, al centrar el "tema litigioso" "Eroski, Sociedad Cooperativa" defendía que la marca aspirante

2.582.643 "Maxi Día %" era incompatible con la suya prioritaria (y mixta) número 2.125.643 "E Eroski Maxi".

Siendo cierto que uno y otro signo tratan de proteger los mismos servicios (de seguros, financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios) también lo es que sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales resultan innegables y bastan para hacer inaplicable la prohibición relativa de registro, como acertadamente resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al igual que sucedía en el recurso 2458/2008, el contraste de los dos signos pone de relieve sus diferencias en los distintos planos. "Maxi Día %" es una marca denominativa en la que, como entonces afirmamos, el primer vocablo se asocia de forma inequívoca al segundo, gozando todo el conjunto de carácter distintivo. Por el contrario, la marca oponente "E Eroski Maxi" es un conjunto mixto donde resalta por su mayor tamaño la "E" característica, correspondiente al logotipo de "Eroski", y aun esta misma y bien conocida denominación comercial.

El término "Maxi" queda así asociado a los otros, que son los que tienen mayor virtualidad identificadora, de modo que cada uno de los signos comparados "informa inequívocamente sobre el origen empresarial de uno y otro. En el caso de la marca prioritaria en el tiempo, aquel término figura en el plano inferior y subordinado frente a los otros (el logotipo y la denominación comercial), de lo que resulta un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante.

Afirmábamos entonces y reiteramos ahora que, desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados "se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término Maxi porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente: en el de la prioritaria su remisión al logotipo de Eroski y en el de la aspirante a Día". Diferenciación potenciada en este caso pues la marca que, según la demanda, debe utilizarse como de contraste incluye además el término "Eroski", de indudable eficacia distintiva.

En suma, la diferenciación fonética y conceptual, además de la gráfica, de los dos conjuntos justifica sobradamente la conclusión a la que llegó la Oficina Española de Patentes y Marcas, esto es, la de no aplicar al supuesto de autos la prohibición de registro contenida en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Procede, en consecuencia, tras la casación de la sentencia de instancia, la desestimación del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe." (fundamento de derecho sexto)

El examen de los signos, aun siendo entonces para servicios de otras clase, es plenamente aplicable a las marcas idénticas ahora enfrentadas en la clase 38. Debemos pues ratificar la inaplicación de la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas que acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas al otorgar la inscripción de la marca solicitada, decisión que debemos ahora declarar conforme a derecho.

Conclusión y costas.

Por las razones vistas en los anteriores fundamentos de derecho procede declarar que ha lugar al recurso de casación interpuestos por Eroski S. Coop., y desestimar en cambio el previo recurso contencioso administrativo entablado por dicha sociedad mercantil. No concurren las circunstancias legales para la imposición de las costas previstas en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,