STS, 20 de Enero de 1998

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:1998:213
Número de Recurso278/1993
Fecha de Resolución20 de Enero de 1998
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

Sentencia

En la Villa de Madrid, a veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho.

En el recurso contencioso-administrativo nº 1.886/1987, se ha interpuesto apelación por SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOM GIANNI CAPORALE, S.R.L. representada por el procurador don Fernando Pombo García, con asistencia de letrado, contra la sentencia nº 587, de fecha 5 de julio de 1.990, sobre inscripción de la marca GIANNI CAPORALE, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 6ª), habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado, y en su representación y defensa el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 16 de mayo de 1.985 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca internacional nº 479.225, GIANNI CAPORALE, con gráfico. Interpuesto recurso de reposición es desestimado por resolución de 5 de mayo de 1.987.

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso por SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOM GIANNI CAPORALE recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el que recayó sentencia de fecha 5 de julio de 1.990, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de la Societé d'Exploitation du Nom Gianni Caporale S.R.L. contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 16 de mayo de 1.985 que deniega la inscripción en España de la marca internacional nº 479.225 "GIANNI CAPORALE" mixta, para las clases 25 y 34, y contra la resolución de 5 de mayo de 1.987 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nulidad de las resoluciones impugnadas, por ser conformes a derecho sin hacer imposición de costas."

TERCERO

Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación nº 278/1993, en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 15 de enero de 1.998, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Las marcas internacionales, cuando pretendan su acceso a nuestro Registro de la Propiedad Industrial, deben sujetarse a los mismos requisitos y prohibiciones que las españolas, y una vez inscritas gozan de igual protección que éstas, como así hay que inferirlo del artículo 134 del Estatuto, en relación con el artículo 2.1 del Acta de Estocolmo, ratificada por España.

En el caso que enjuiciamos, ambos aspectos activo y pasivo, fueron tenidos en cuenta, pues frente a la pretensión de inscripción de la marca internacional nº 479.225, GIANNI CAPORALE, con gráfico, para la clase 25 (vestidos y calzados) y 34 (tabaco, cigarros y cigarrillos), se oponen las marcas nº 303.801 y304.804 CAPORAL, las nº 303.804 y 303.805 CAPORAL EXPORT, todas ellas internacionales y de la clase 34, habiéndose opuesto de oficio por el Registro la nº 688.467 CAPORAL, de la clase 25.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso interpuesto por la entidad SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOM GIANNI CAPORALE, que pretendía la inscripción, y recogiendo los razonamientos del acto impugnado, considera que entre las marcas enfrentadas existe semejanza fonética, por lo que se está en el caso de prohibición del artículo 124.1 del EPI, al poder producirse error o confusión en el mercado.

Al haberse renunciado a la inscripción con referencia a los productos de la clase 34, únicamente queda por decidir si la mencionada prohibición subsiste con respecto a la marca CAPORAL, opuesta de oficio, para productos de la clase 25, esto es, vestidos y calzados.

SEGUNDO

Debe tenerse presente que, en el caso de denominaciones compuestas y mixtas, el consumidor acostumbra a designar el producto por el vocablo que le resulte más característico; de tal forma que esta reducción se generaliza y adquiere carta de naturaleza, incluso en las gráficas, hasta el extremo de desecharse los otros componentes del signo, que pierden su sustantividad y pasan a segundo plano, llegando incluso a difundirse en el mercado con la expresión dominante, que así resulta evocadora del objeto o servicio que se comercializa. Este proceso reductor no es privativo del consumidor medio, cuando se refiere a mercaderías de uso corriente, sino que también ocurre en los que tienen una alta capacidad adquisitiva en relación con objetos de elevado precio.

Es esto lo que ha puesto de relieve el Registro al denegar la inscripción de la marca "GIANNI CAPORALE". Con referencia a ella, el consumidor no empleará, como término identificador, "Gianni", dado su poco valor definitorio, al hacer referencia a un nombre que, aunque italiano, es conocido. Hablará de "caporale", por su más fácil pronunciación, y asociará cualquier mercancía que lleve este nombre con su origen.

Si con el Registro se trata de amparar, por un lado, al titular de un signo precedentemente inscrito que con su esfuerzo ha dado fama y prestigio al objeto que comercializa, y evitar, por otro, falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario; esa función individualizadora debe cumplirla siempre que el peligro se manifieste de forma clara y evidente. Frente a ello no puede invocarse un pretendido derecho de inscripción del propio nombre y apellidos, pues por encima del derecho personal al uso del nombre se encuentra la transparencia y seguridad en el mercado.

Ese peligro se produce en el caso que aquí contemplamos, habida cuenta del componente común "caporal", que ambos signos poseen, lo que se acrecienta al actuar en el mismo campo productivo. La "e" final de la marca solicitada no es suficientemente identificadora, como para llegar a suprimir la total igualdad del resto, ni lo es tampoco el aspecto conceptual, al ser poco conocidos los significados que los dos términos tienen en italiano y español. De aquí que la sentencia deba confirmarse.

TERCERO

No concurren ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOM GIANNI CAPORALE S.R.L., contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), recaída en el recurso nº 1.886/1987, de fecha 5 de julio de 1.990, debemos confirmar dicha sentencia, sin hacer una expresa imposición en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.

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