STS, 19 de Mayo de 1993
| Ponente | GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE |
| ECLI | ES:TS:1993:17549 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 480.-Sentencia de 19 de mayo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Declaración de derechos de propiedad industrial y competencia ilícita. Marca notoria.
NORMAS APLICADAS: Arts. 523, 710 y 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; 119, 120, 124 y 126 del antiguo Estatuto de la
Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930, y Disposición Transitoria quinta de la Ley 32/ 1988, de 10 de noviembre .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 10 de mayo de 1990, 8 de marzo de 1991, 21 de abril de 1992, 11 de marzo de 1967 y 5 de marzo de 1992 del Tribunal Supremo.
DOCTRINA: La protección legal va dirigida primordiálmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley 32/ 1988, de 10 de noviembre , pues mientras que la inscripción registral ha pasado a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en contraposición de lo que disponía el antiguo art. 14 del Estatuto , para la marca notoria se mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el núm. 2.º del art. 3.º de la citada Ley ; precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita.
En la villa ile Madrid, a diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, como consecuencia de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de dicha capital, sobre declaración de derechos de propiedad industrial y competencia ilícita, cuyo recurso fue interpuesto por "R. & A. Baileys & Ltd.", representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, y defendida por el letrado don Eduardo Verja Conde, en el que es recurrida "Licorera Albeldense. S. I..". representada por el Procurador don José Manuel de Do-rremochea Aramburu y asistida de la Letrada doña María Luisa Romano Davila.
Antecedentes de hecho
1. La Procuradora doña María de la Concepción Alvarez Omaña en nombre y representación de la sociedad de nacionalidad irlandesa "R & A. Baileys & Co. Ltd.". formuló demanda de juicio de menor cuantía, contra la entidad "Licorera Albeldense, S. I..", sobre derechos de propiedad industrial y competencia ilícita, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimo de aplicación alcaso, terminó suplicando se dictara sentencia declarando: 1. Que la sociedad demandante "R. & A. Baileys & Co. Ltd.". como propietaria de las marcas 841.498, 1.045.543 y 1.045.544, goza de un derecho exclusivo y excluyeme sobre la etiqueta que reivindican y protegen dichas mareas para señalar y distinguir artículos comprendidos en la clase 33 del Nomenclátor Oficial de Marcas "espirituosos y licores". 2 .º Que la sociedad demandada "Licorera Albeldense" vienen empleando para el señalamiento y distinción de un licor de crema de su fabricación denominado "Serget". una etiqueta cuyo parecido de conjunto con la reivindicada y protegida por las mareas españolas 841.498. 1.045.543 y 1.045.544 propiedad de la demandante, puede producir un error y confusión en el consumidor entre los productos de la demandante y demandada. 3.º Que la representación que efectúa la demandada del producto "Serget". en base del error que puede producir en el consumidor con el producto "Baileys.., constituye un acto de competencia ilícita frente a la demandante. 4.º Que por la presentación que efectúa la demandada de su producto "Serget" en la forma en que se expresa en las anteriores declaraciones, se ha producido un perjuicio a la demandante. Condenando a la demandada: 1.º A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.º A cesar en forma inmediata en la forma de presentación del producto "Serget" tal y conforme la misma se desprende de los ejemplares de botellas acompañados como documento núm. 7 con el presente escrito de demanda, u otras etiquetas cuyas características sean incompatibles con las propiedad de "R. & A. Baileys & Co Ltd." y que se encuentran debidamente protegidas ante el Registro de la Propiedad Industrial Español. 3.º A destruir las botellas con etiquetas, y etiquetas a las que se refiere la anterior condena. 4.º A indemnizar a la demandante en los perjuicios que se determinen en período de ejecución de sentencia. 5.º A las costas de este procedimiento.
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Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en su representación el Procurador don Raúl Gutiérrez Moliner quien contestó a la demanda, suplicando se dictase sentencia desestimándola, y absolviendo de la misma a la demandada, con imposición de costas a la adora.
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Tramitado el procedimiento, la Juez de Primera Instancia núm. 4 de Burgos, dictó Sentencia el 1 de septiembre de 1989 , que contenía el siguiente fallo: "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña María de la Concepción Alvarez Omaña, en nombre y representación de la entidad "R. & A. Baileys Co. & Ltd.". contra la entidad "licorera Albendense, S. L.", representada por el Procurador don Raúl Gutiérrez Moliner, debo declarar y declaro que: 1.º Que la entidad actora como propietaria de las marcas núms. 841.498, 1.054.543 y 1.045.544, goza de un derecho exclusivo y excluyente sobre la etiqueta que reivindican y protegen dichas marcas para señalar y distinguir artículos comprendidos en la clase 33 del Nomenclátor Oficial de Marcas "espirituosos y licores". 2 .º Que la entidad demandada viene empleando para el señalamiento y distinción de un licor de crema de su fabricación denominado "Serget". una etiqueta cuyo parecido de conjunto con la reivindicada y protegida por las marcas núms. 841.498. 1.045.543 y 1.045.544. propiedad de la actora, puede producir error y confusión en el consumidor entre los productos de las partes litigantes. 3.º Que la presentación que efectúa la demandada del producto "Serget". en base del error que puede producir en el consumidor con el producto "Baileys". constituye un acto de competencia ilícita frente a la actora. 4.º Que por la presentación que efectúa la demandada de su producto "Serget". en la forma en que se expresa en las anteriores declaraciones, se ha producido un perjuicio a la actora, a la que en ejecución de sentencia será indemnizado. 5.º Que se condena a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a que cese de forma inmediata en la forma de presentación del producto "Serget", tal y conforme la misma se desprende de los ejemplares de botellas acompañados como documento núm. 7 con el escrito de demanda y otras etiquetas cuyas características sean incompatibles con las que son propiedad de "R. & A. Baileys Co. & Ltd."', y que se encuentran debidamente protegidas ante el Registro de la Propiedad Industrial Español, debiendo en consecuencia destruir las botellas con etiquetas y las etiquetas con la expresión "Serget". 6.º Finalmente, se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas en esa instancia."
Apelada la anterior sentencia por la representación de la demandada, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, dictó Sentencia el 24 de octubre de 1990 , que contenía la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Con esencial estimación del presente recurso y revocación de la sentencia apelada: A) Que debemos estimar y estimamos sólo parcialmente la demanda deducida por la representación de la sociedad de nacionalidad irlandesa "R. & B. Bailey. Company Limited", contra la sociedad española "Licorera Albeldense. S. L.". objeto del juicio, y, en su virtud, declaramos que la sociedad demandante citada, como propietaria de las marcas 841.489, 1.045.543 y 1.045.544, goza de un derecho excluyente sobre la etiqueta que reivindican y protegen dichas marcas para señalar y distinguir artículos comprendidos en la clase 33 del Nomenclátor Oficial de Marcas "espirituosas y licores", condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración. B) Desestimamos todas las demás pretensiones declarativas y de condena de la demanda, absolviendo de ellas a la sociedad demandada. C) Sin imposición de costas en ambas instancias. Téngase en cuenta por la Sra. Jueza que dictó la sentencia apelada lo indicado en el fundamento jurídico séptimo(último) de esta resolución debiendo acusar recibo para su unión al rollo de Sala."
1. Notificada la resolución anterior a las partes, se formuló recurso de casación por la representación de la sociedad "R. & A. Baileys & co. Ltd.". con apoyo en los siguientes motivos:
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Inadmitido por Auto que esta Sala de fecha 26 de marzo de 1991. 2 .º Al amparo del apartado 5.º del art l.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al infringir el fallo recurrido las normas del Ordenamiento jurídico por violación de los arts. 119, 120, 124.1. y 9.º y 126 del Estatuto de la Propiedad Industrial y los arts. 131 y 132 a) y b) ambos de la Ley de Propiedad Industrial por falta de aplicación.
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Convocadas las partes, se celebró la vista preceptiva el día 12 de los corrientes, con asistencia e intervención de los Letrados reseñados en el encabezamiento de la presente resolución, quienes informaron, por su orden, en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.
Fundamentos de Derecho
Se plantea este recurso impugnando la sentencia dictada en apelación por la Audiencia de Burgos, que revocaba otra del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de dicha capital, ambas referidas a un procedimiento de menor cuantía en el que se ventilaba la protección jurisdiccional de las maleas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la emulad actora "R. & A. Bayleys Co." bajo los núms. 841.498. 1.045.543 y 1.1145.544. todos ellos referidos a la denominación "Baileys", la etiqueta correspondiente y un tipo de botella, que distinguen en el mercado a un licor de cíenla de whisky; la acción iba dirigida contra la entidad "Licorera Abelilense. S. L.", lubricante y expendedora de un licor de crema denominado "Sergei", para el que se utiliza una etiqueta y una botella, al decir de la sociedad adora, de características similares a las inscritas a su favor en el Registro: sin que tal utilización por la demandada esté protegida por inscripción alguna. El Juzgado da lugar a la demanda, al estimar que existe entre las marcas puestas en litigio, la suficiente similitud como para que no puedan convivir pacíficamente, sin producir confusión en los consumidores: la Audiencia, por el contrario, entiende que se dan esas diferencias, no procediendo por tanto a dictar la resolución prohibitiva que se postulaba.
El presente recurso de casación se articula a través de dos motivos, el primero de los cuales fue inadmitido en el trámite, quedando reducida la cuestión, que en este momento procesal se debate, a determinar si el Tribunal de instancia ha incurrido en la violación de los arts. 119, 120, 124 y 12(S del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930. Y gente para el presente caso, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria quinta de la Ley 32/1988. de 10 de noviembre .
Todo el problema litigioso queda reducido al examen comparativo de las marcas cuestionadas, teniendo en cuenta como puntos de partida: A) Que las marcas pueden consistir, entre otros signos enumerados en el citado art. 119 con carácter simplemente enunciativo, en envases, etiquetas y denominaciones. B) Que la entidad recurrente tiene inscritas en el Registro, bajo los núms. 841.498,
1.045.543 y 1.045.544, precisamente estas tres modalidades de marca, con las cuales distingue el producto de su fabricación. C) Que la entidad demandada no tiene a su favor inscripción alguna de la marca que utiliza. D) Que la semejanza prohibitiva que señala el también citado art. 124.1.º del Estatuto , es necesario referirla, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta, pues como aclara la Sentencia de esta Sala de fecha 10 de mayo de 1990 (recaída en un supuesto idéntico al aquí contemplado) este examen completo "produce en el usuario, normalmente alejado de la minuciosa comparación, una impresión lo suficientemente indifereneiada como para que pueda hablarse de confundibilidad". Y E) Que se trata de la misma clase de productos protegibles, concurriendo la circunstancia de que uno de ellos (el anotado en el Registro) es de notorio prestigio y difusión entre los consumidores.
Con estas bases como guía, debemos coincidir con la exposición que figura en la citada Sentencia de 10 de mayo de 1990 . donde se van pormenorizando cada uno de los elementos que componen la marca "Baileys", frente a la en aquella ocasión contrincante "Torquay". refiriéndose a la similitud del tipo de envase, a la forma de las etiquetas, al sensible predominio en ambos de un mismo color dominante, a su colocación en la botella, a la destacada presencia en cada una de las mismas de un paisaje rústico, etc.. etc. conjunto de elementos y reflexiones perfectamente aplicables al caso que estudiamos, pues como ya decíamos, se trata de un idéntico supuesto, y lo mismo que aconteció en aquella ocasión, estas reflexiones conducen ahora a la Sala a una misma resolución decisoria.
La protección legal va dirigida primordiálmente a la delensa del consumidor normal, al noespecializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado.
Por todo lo que acabamos de enumerar, y sobre todo por el examen compositivo efectuado sobre el conjunto de los tres elementos o signos que identifican la marca registrada frente a la opuesta, resulta obligado concluir, que para una persona no especializada, que no tiene a la vista las dos botellas de licor, y que no se detenga en la atenta lectura de la denominación, es fácilmente confundible un producto, con el otro. A todo esto cabe añadir que la marca inscrita es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy comercializado, y que según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley 32/1988, de 10 de noviembre , pues mientras que la inscripción registral ha pasado a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en contraposición de lo que disponía el antiguo art. 14 del Estatuto (Sentencia de 8 de marzo de 1991 ), para la marca notoria se mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el núm. 2.º del art. 3.º de la citada Ley : precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita.
Así pues, la decisión de esta Sala no puede ser otra que la admisión del motivo que estudiamos, la casación de la sentencia recurrida, y juzgando en la instancia, confirmar la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Burgos, con la sola modificación de no dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda (núm. 4 del fallo), pues a todo lo largo del procedimiento, ni se ha probado su existencia, ni se han fijado las bases para determinarlos (Sentencias de 21 de abril de 1992, 11 de marzo de 1967 y 5 de marzo de 1992 ).
No es preceptiva la condena en costas en ninguna de las instancias, ni en este recurso (arts. 523, 710 y 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la sociedad "R. & A. Baileys & Co. Lid.", contra la Sentencia dictada en lecha 29 de octubre de 1990 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos , y en su virtud, casando la sentencia recurrida, y juzgando en la instancia, debemos confirmar y confirmamos la que dictó el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Burgos con la sola modificación de no dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda, sin ser preceptiva la condena en costas en ninguna de las instancias, ni en las de este recurso.
Comuniqúese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de los autos y rollo que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA. pasándose al electo las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Francisco Morales Morales-Pedro González Poveda.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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