STS, 29 de Octubre de 1994
| Ponente | JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:1994:18266 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 953.-Sentencia de 29 de octubre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don José Luis Albácar López.
PROCEDIMIENTO: Propiedad industrial.
MATERIA: Marca notoria ("Baileys") de licores.
NORMAS APLICADAS: Sustantivas: Arts. 3.°, 12.1, 31, 36, 87, 88 y 89 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 , y art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad .
DOCTRINA: Debe sostenerse con mayor firmeza aún cuando la marca imitada o falsificada es de notorio conocimiento y difusión
en el mercado, por resultar más rentable económicamente su imitación para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor
medida del esfuerzo comercial del primitivo titular. Protección legal que viene acentuada en la vigente legislación española y
comunitaria, que mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el apartado 2 del art. 3.º de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Razones todas ellas por las que procede la expresa desestimación del motivo único y consiguiente confirmación de
la resolución recurrida, en la que se condena a la demandada a retirar del mercado el producto
mencionado en la demanda, así
como a indemnizar a la actora por los daños causados a la misma, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia.
Se desestima el recurso.
En la villa de Madrid, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10, de los de Barcelona, sobre violación de derechos de marca, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "Montara, S. A.", representada por el Procurador de los Tribunales, don Paulino Monsalve Gurrea, y asistida del Letrado don César Figar Velasco; en el que es parte recurrida "R. & A. Baileys Company Limited", representada por el Procurador de los Tribunales, don Rafael Rodríguez Montaut y asistida del Letrado don David Pellisé Urquiza.
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10, de los de Barcelona, fueron vistos los autosde juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancia de "R. & A. Baileys Company Limited", contra "Montara, S. A.", sobre violación de derechos de marca.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia condenando a la parte demandada a que la demandada retirara del mercado a sus costas todos los productos que haya comercializado o introducido en el mercado con embotellado, etiqueta o nombre capaz de crear confusión con los que la actora tiene registrados como marca y a que dicha parte le indemnizara de los daños y perjuicios ya ocasionados o a que se ocasionen todavía por razón de la comercialización o introducción en el mercado a partir del 19 de abril de 1986, de productos con un embotellado, etiqueta o nombre que, como el que es objeto de este proceso, violen los derechos de marca de la actora, según cuantía a determinar en ejecución de sentencia; todo ello previa declaración de que la demandada debe respetar el derecho de propiedad exclusiva que corresponde a la demandante sóbrelas marcas registradas núms. 1.045.542, 841.498, 1.045.543 y 1.045.544, concedidas a su favor y en pleno vigor que amparan la presentación global embotellada, la etiqueta y el nombre del producto denominado "Baileys" que tiene introducido en el mercado, absteniéndose de introducir en el comercio otros del mismo ramo que ostenten una presentación embotellada igual o semejante o un nombre igual o semejante o una etiqueta igual o semejante que los amparados por dichas marcas registradas; mas la declaración de que la sociedad demandada debe abstenerse de comercializar o introducir en el mercado cualquier producto que, como el que es objeto de la demanda (el llamado "Teleys"), ostente una presentación comercial embotellada, una etiqueta o un nombre que se presten a error o confusión con la presentación embotellada, la etiqueta o el nombre registrados por la actora como marca; y también que la sociedad demandada ha violado los derechos de propiedad industrial de la compañía actora relativos a la presentación embotellada, la etiqueta y el nombre "Baileys", al comercializar o introducir en el mercado los productos de licorería objeto de este proceso, todo ello con imposición de costas.
Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al Juzgado la desestimación de la demanda por razón de las excepciones planteadas o entrando en el fondo, con costas a la adversa.
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 8 de marzo de 1990 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando en parte la demanda formulada por "R. & A. Baileys Company Limited", contra "Montara, S. A.", debo declarar y declaro: Que "Montara, S. A.", debe respetar el derecho de propiedad exclusiva que corresponde a la actora sobre las marcas registradas núms. 1.045.542, 841.498, 1.045.543 y
1.045.544, que amparan la presentación global embotellada, la etiqueta y el nombre del producto que con el nombre "Baileys" tiene introducido la actora en el mercado, absteniéndose de comercializar o producir, digo introducir en el comercio productos del mismo ramo que ostenten una presentación embotellada igual o semejante o una etiqueta igual o semejante o un nombre igual o semejante que los amparados por dichas marcas registradas. Que la demandada debe abstenerse de comercializar o introducir en el mercado cualquier producto que, como el que es objeto de la anterior demanda, ostente una presentación comercial embotellada, una etiqueta o un nombre que se presten a error o confusión con la presentación embotellada, la etiqueta o el nombre que la compañía actora tiene registrados en concepto de marca.
Que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial de la actora relativos a la presentación embotellada, la etiqueta y el nombre "Baileys", al comercializar o introducir en el mercado los productos de licorería a que se refiere este proceso.
Condeno a la demandada a retirar del mercado, a sus costas, los productos que haya comercializado o introducido en el mercado con un embotellado, una etiqueta o un nombre que sean capaces de crear confusión con el embotellado, la etiqueta o el nombre "Baileys" que la actora tiene registrados en concepto de marca. Bien entendido que esta condena se refiere concretamente a producto denominado "Teleys", no a cualquier otro, respecto de lo cual se absuelve a la compañía demandada por no haber sido objeto de este proceso.
Asimismo, a que con referencia exclusiva a dicho producto, "Teleys", la sociedad demandada indemnice a la sociedad demandante en la cantidad que se determine en ejecución de Sentencia, cumpliendo para ello las bases que se indican en el fundamento de Derecho quinto y teniendo en cuenta que conforme al suplico de la demanda no se indemnizarán otros perjuicios que los producidos por ventas realizadas a partir del 19 de abril de 1986.
Le condeno asimismo al pago de las costas procesales".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 1991 , cuyo Fallo es como sigue: "Con estimación parcial del recurso de la representación del demandado, "Montara, S. A.", contra la Sentencia de 8 de marzo de 1990, dictada en proceso de menor cuantía 275/89 , del Juzgado 10 de Primera Instancia, de Barcelona, habiendo sido parte actora y apelada "R. & A. Baileys Company Limited", debemos revocar y dejar sin efecto las diez últimas líneas del primer párrafo, todo el segundo párrafo, y con nuevo redactado el tercer párrafo de la sentencia apelada, en la forma que se dirá y, en consecuencia, los pronunciamientos de la parte dispositiva quedan redactados de la siguiente forma: "Se estima en parte la demanda formulada por "R. & A. Baileys Company" contra "Montara, S. A.", y debemos declarar y declaramos: Que "Montara, S. A.", debe respetar el derecho de propiedad exclusiva correspondiente a la actora sobre las marcas núms. 1.045.542, 841.948, 1.045.543 y
1.045.544, que amparan la presentación global embotellada, la etiqueta y el nombre del producto que con el nombre "Baileys" tiene introducido la actora en el mercado, y, en consecuencia, condenamos a la demandada a retirar del mercado, a sus costas, el producto denominado "Teleys", y a que indemnice a la sociedad actora en la cantidad que se determine en período de ejecución de Sentencia, según las bases indicadas en el fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de instancia (apelada), producidos por ventas realizadas a partir del 19 de abril de 1986 ". Todo ello con expresa imposición de las costas de ambas instancias a "Montara, S. A."".
El Procurador don Paulino Monsalve Gurrea, en representación de la entidad "Montara, S.
A.", formalizó recurso de casación que funda en el siguiente motivo: Único. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables para resolver la cuestión objeto de debate, y concretamente los arts. 12.1, 31, 36 a 38 y 87, 88 y 89 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 , y la jurisprudencia dictada bajo el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación al art. 124, núm. 1 .
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 11 de octubre de 1994.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Luis Albácar López.
Fundamentos de Derecho
Promovida por la entidad "R. & A. Baileys Company Limited", ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10, de Barcelona, demanda sobre violación de derechos de marca de propiedad industrial contra "Montara, S. A.", con fecha 21 de junio de 1991, recayó Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que, confirmando en parte la dictada por el referido Juzgado el 8 de marzo de 1990 , se estimaba, también en parte, la demanda, Sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación fundado en un motivo único, formulado al amparo del ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el que se denuncia infracción de los arts. 12.1, 31, 36, 87, 88 y 89 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 , así como de la jurisprudencia dictada bajo el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con el art. 124.1 del mismo, motivo éste carente en absoluto de apoyo, ni fáctico ni jurídico, pues apoyándose la resolución recurrida -como ya lo hizo la del Juzgado de Primera Instancia- en la conclusión fáctica de la más t acentuada similitud entre la marca de la actora y las registradas por la demandada, similitud ésta patente con el simple examen visual de la documental en la que figuran fotografiados los productos de una y otra, productos además de la misma clase, pues ambos son marcas de licores, habida cuenta que, como ya proclamó la Sentencia de esta Sala de 19 de mayo de 1993 , en un supuesto similar al que nos ocupa, promovido, además, entre las mismas partes, la protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguardia del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del desembolso realizado para su difusión en el mercado. Y, a ello hemos de añadir: A) Que si el primero de, los aspectos, el de la defensa del consumidor, requiere tener en cuenta, no sólo que el usuario normal puede encontrar dificultades a la hora de distinguir entre productos similares, máxime cuando no tiene ambos a la vista en el momento de escoger entre ellos, pudiendo incurrir en el error de creer que adquiere el de la marca, en muchas ocasiones acreditada o notoria, al que otra marca pretende imitar, esto se acrecienta hasta el máximo cuando, como sucede también con frecuencia, no nos encontramos ante una similitud, más o menos acentuada, sino ante una identidad tal que integra una verdadera falsificación, tanto del producto como de la marca, que se vende en establecimientos públicos, no siempre de escasa categoría, a precios, en ocasiones, tan diferentes a los imitados que tienta al usuario a su adquisición. B) Que, por otra parte, incluso en las ocasiones en que el usuario adquiere una de esas imitaciones, asabiendas de que lo es, queda intacta la necesidad de salvaguardia del titular de la marca inscrita, con el designio de impedir que el prestigio de la notoria sea aprovechado por quien la imita o la falsifica, obteniendo una ganancia que roza el concepto del enriquecimiento injusto. C) Que todo ello, y como también resaltó ya la Sentencia antes citada, debe sostenerse con mayor firmeza aun cuando la marca imitada o falsificada es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, por resultar más rentable económicamente su imitación para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular. Protección legal que viene acentuada en la vigente legislación española y comunitaria, que mantiene la tutela del usuario extraregistral en el apartado 2 del art. 3.° de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Razones todas ellas por las que procede la expresa desestimación del motivo único y consiguiente confirmación de la resolución recurrida, en la que se condena a la demandada a retirar del mercado el producto mencionado en la demanda, así como a indemnizar a la actora por los daños causados a la misma, en la cuantía que se determine en ejecución de Sentencia.
La desestimación del motivo único en que se basa el recurso conlleva la del mismo, con imposición al recurrente de las costas en él causadas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad "Montara, S. A.", contra la Sentencia que, con fecha 21 de junio de 1991, dictó la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación en su día remitidos.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.-Alfonso Barcala Trillo Figueroa.-Jaime Santos Briz.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José Luis Albácar López, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretaria de la misma, certifico.-Bartolomé Pardo.-Rubricado.
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