STS, 30 de Septiembre de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:5870 |
| Número de Recurso | 7376/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 7376/1997, interpuesto por el Procuradora Dª. Mª. Isabel Campillo García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de NIKE INTERNATIONAL, LTD., contra la sentencia nº 538 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo nº 277/1995, con fecha 6 de junio de 1997, sobre concesión de marcas números 1.588.831 a 1.588.836, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y MUSWELLBROOK LIMITED, representada por el Procurador D. Óscar García Cortes, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 538 de fecha 6 de junio de 1997, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jose Ignacio , contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre de 1993 y 11 de noviembre de 1994 que concedieron la inscripción registral de las marcas nº 1.588.831 NIKE, con gráfico de un cuadrado rojo con letras blancas para proteger productos de la clase 18ª, cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, bolsos, bolsas, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y guarnicería nº 1.588.832 idéntica a la anterior para productos de las clase 25ª, vestidos, calzados y sombreros; nº 1.588.833 NIKE, con gráfico de "swooch", en cuadro de color rojo, para proteger productos de la clase 18ª, cuero e imitaciones; nº 1.588.834 igual que la anterior para productos de la clase 25ª; nº 1.588.835 NIKE AIR, con gráfico de "swooch" y cuadrado de color rojo, para productos de la clase 18ª; nº 1.588.836 igual que la anterior para productos de la clase 25ª, propiedad de NIKE INTERNATIONAL LTD, pese a la oposición efectuada por D. Jose Ignacio , luego sustituido por MUSWELLBROOK LIMITED, en base a su marca nº NUM000DIRECCION000 , con gráfico de la marca "Victoria de Samotracia" para proteger productos de la clase 25ª, medias, corbatas, géneros de punto, camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, abrigos, chaquetas y faldas, calzado y zapatos deportivos. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de NIKE INTERNATIONAL LTD, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de julio de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 12 de septiembre de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra confirmando las resoluciones de 16 de diciembre de 1993 y 11 de noviembre de 1994 que concedieron a NIKE INTERNATIONAL LTD, el registro de las marcas españolas números 1.588.831, 1.588.832, 1.588.833, 1.588.834, 1.588.835 y 1.588.836 para productos de la clases 18 y 25 del Nomenclátor.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de noviembre de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Óscar García Cortés), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 17 de diciembre de 1998 y 25 de enero de 1999, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 13 de febrero de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de abril de 2003. Por providencia de fecha 23 de abril la Sala acuerda suspender el señalamiento hecho para el día 24 de abril de 2003 y dar traslado por 10 días a las partes personadas como recurridas para que aleguen lo que estimen conveniente sobre el escrito presentado por la Procuradora Dª. Isabel Campillo García, en nombre y representación de NIKE INTERNATIONAL LTD, solicitando la suspensión del señalamiento hecho para votación y fallo.
Por auto de fecha 15 de julio de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de septiembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso NIKE INTERNATIONAL LTD, articula tres motivos de casación; el primero, al amparo del artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, al haberse incurrido por la sentencia recurrida en los defectos de incongruencia omisiva y de falta de motivación con infracción de los artículos 43.1 y 80 de la L.R.J.C.A., artículos 359 y 372 de la LEC y 248.3 de la L.O.P.J. y los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución; el segundo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 28.1 a) de la L.R.J.C.A. en relación con el artículo 11 apartados 1º y 2º de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y con los artículos 7º apartados 1º y 2º y 6º apartado 4º del Código Civil; el tercero, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y jurisprudencia aplicable al caso, en relación con el derecho de igualdad en la aplicación judicial de la consagrada en el artículo 14 de la Constitución.
El primer motivo de casación articulado por el recurrente al amparo del artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional denuncia que la sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva y falta de motivación, porque no ha resuelto dos cuestiones fundamentales por él planteadas en primera instancia, cuales son la caducidad alegada respecto a la marca oponente nº NUM000 y la excepción de falta de legitimación por falta de interés legítimo del demandante del recurso contencioso-administrativo nº 277/1995. Examinada la contestación a la demanda del recurso 277/95, formulada por NIKE INTERNATIONAL LTD, se observa que en las páginas 10, 11, 12 y 13 de la misma se alega la caducidad por falta de uso de la marca nº NUM000 de la titularidad de D. Jose Ignacio , única marca oponente a las marcas hoy aspirantes, e igualmente en la página 57 y siguientes se alega la falta de interés del demandante D. Jose Ignacio y en las siguientes el ejercicio del abuso del derecho y de mala fe del recurrente, problemas todos ellos omitidos en la sentencia recurrida, que ni siquiera los contempla, por lo cual no ofrece duda a la Sala, que la sentencia de instancia incurre en el vicio de incongruencia omisiva y falta de motivación de cuestiones esenciales planteadas por las partes de influencia que puede ser decisiva en la resolución del presente recurso y procede pues en consecuencia, estimar infringido los artículos 359 y 372 de la L.E.C. y artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, casando y anulando la sentencia de instancia.
Una vez casada la sentencia recurrida, la Sala se convierte en Tribunal de instancia recuperando plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo nº 277/1995, en los mismos términos que fue planteado por las partes, comenzando por las cuestiones no resueltas por la sentencia de instancia determinantes de su incongruencia omisiva, cuales son la caducidad por falta de uso de la marca nº NUM000 único obstáculo que el Registro opuso a la concesión de las marcas aspirantes y como consecuencia de ello, la falta de interés directo y legítimo del Sr. Jose Ignacio , y como derivado de ello el abuso del derecho y fraude de ley al que alude el recurrente. Respecto a la caducidad por falta de uso de la marca nº NUM000 propiedad del Sr. Jose Ignacio , los hechos comenzaron con el juicio de menor cuantía nº 325/1991 del Juzgado de 1ª Instancia y su acumulado nº 888/1991, en el que recayó sentencia de fecha 10 de diciembre de 1993, que declaró que la marca nº NUM000 para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor, ha incurrido en caducidad por no uso, contra cuya sentencia interpuso recurso de apelación el Sr. Jose Ignacio , ante la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el que recayó sentencia de fecha 14 de febrero de 1995 que desestima el recurso de apelación interpuesto, contra cuya sentencia D. Jose Ignacio interpuso recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo al que correspondió el nº 1172/1995, que se encontraba pendiente de resolución en la fecha de 6 de junio de 1997 en que se dictó la sentencia hoy recurrida en casación y que constituye la situación fáctica que debe examinarse en la misma. No ofrece pues la menor duda, que con independencia del resultado del recurso de casación pendiente ante la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo a la que más tarde aludiremos, cuando se dictó la sentencia hoy recurrida, no había resolución judicial firme sobre la posible caducidad por falta de uso de la marca nº NUM000 y en definitiva su inscripción registral se encontraba plenamente vigente y podía ser esgrimida como oposición a las marcas hoy aspirantes, y como consecuencia no es posible admitir la falta de legitimación por falta de interés directo a la que alude el recurrente, ni el fraude ni abuso del derecho derivado del mismo, puesto que el Sr. Jose Ignacio tiene en su favor la inscripción registral y estaba legitimado directamente para oponerse a las marcas aspirantes de la titularidad de NIKE INTERNATIONAL, objeto del recurso contencioso-administrativo nº 277/1995, y procede en consecuencia rechazar los motivos de impugnación examinados.
La cuestión de fondo planteada en el presente recurso consiste en pronunciarse sobre la compatibilidad registral de las marcas aspirantes nº 1.588.831 NIKE, con gráfico de un cuadrado rojo con letra en blanco, para proteger productos de la clase 18ª,
cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, bolsos, bolsas, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y guarnicería; nº 1.588.832 idéntica a la anterior para productos de las clase 25ª, vestidos, calzados y sombreros; nº 1.588.833 NIKE, con gráfico de "swooch", con gráfico de cuadro de color rojo con letras blancas, para proteger productos de la clase 18ª, cuero e imitaciones; nº 1.588.834 idéntica a la anterior para productos de la clase 25ª; nº 1.588.835 NIKE AIR, con "swooch" con gráfico de cuadrado de color rojo con letras blancas, para productos de la clase 18ª, cuero e imitaciones de cuero y la nº 1.588.836 igual que la anterior para productos de la clase 25ª, vestidos, calzado y sombreros todas ellas de la titularidad de NIKE INTERNATIONAL LTD, con su oponente inscrita nº NUM000 NIKE, con gráfico de la "Victoria de Samotracia" de la titularidad del Sr. Jose Ignacio , para proteger productos de la clase 25ª, medias, corbatas, géneros de punto, camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, abrigos, chaquetas y faldas, calzado y zapatos deportivos. El enfrentamiento de tales marcas ha de resolverse teniendo en cuenta en primer lugar la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 799/1999 de fecha 22 de septiembre que declaró definitivamente la vigencia registral de la marca nº NUM000 , clase 25ª, del Sr. Jose Ignacio , así como las sentencias de esta Sección Tercera de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fechas 6 de mayo de 2002 recaída en el recurso de casación nº 412/1996; y las posteriores de esta misma Sala de 6 de mayo de 2002 dictada en el recurso nº 4801/1996, la de 14 de junio de 2002 dictada en el recurso 6924/1995 y la de 11 de diciembre de 2002 dictada en el recurso nº 615/1997, todas ellas dictadas teniendo en cuenta lo resuelto por la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la vigencia registral de la marca nº NUM000 , en las cuales se ha declarado ya como incompatibles otras marcas NIKE y NIKE con "swooch", con gráfico de un cuadrado rojo para productos de las clase 18ª y 25ª, respecto de la marca nº NUM000 del Sr. Jose Ignacio , por semejanza fonética del término NIKE, que no se ve alterada por el hecho de la diferenciación gráfica, y por el contrario se ha declarado compatibles otras marcas NIKE AIR y NIKE SPORT WEAR, porque existen diferencias fonéticas suficientes para ser individualizadoras y en consecuencia no se produce la semejanza fonética susceptibles de error o confusión, en las cuales además, el elemento gráfico de "swooch" actúa como un elemento que acentúa la diferencia, y por tanto, todo lo dicho anteriormente en las sentencias reseñadas, y por aplicación del principio de unidad de doctrina, debe ser reiterado en el caso presente respecto de las marcas en litigio, con lo cual, esta Sala llega a la conclusión de que procede desestimar en parte el recurso contencioso-administrativo nº 277/1995 interpuesto por D. Jose Ignacio , contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 5 de octubre de 1993 y 11 de noviembre de 1994, que concedieron la inscripción registral de las marcas nº 1.588.831, 1.588.832, 1.588.833, 1.588.834, 1.588.835 y 1.588.836, anulando tales acuerdos en cuanto conceden la inscripción registral de las marcas 1.588.831, 1.588.832, 1.588.833, 1.588.834, por ser incompatibles registralmente con la marca nº 88.22 NIKE del Sr. Jose Ignacio , y declarando conformes a derecho tales resoluciones registrales en cuanto las mismas concedieron la inscripción registral de las marcas 1.588.835 y 1.588.836 NIKE AIR con "swooch" para proteger productos de las clase 18ª y 25ª, las cuales deber ser mantenidas en su concesión, por ser perfectamente diferenciables de su oponente nº NUM000 .
Al estimar el primer motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente tal como establece el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 7376/1997, interpuesto por la Procuradora Dª. Isabel Campillo García, en nombre y representación de NIKE INTERNATIONAL LTD, contra la sentencia nº 538 de fecha 6 de junio de 1997, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 277/1995, casando y anulando dicha sentencia por no ser conforme a derecho.
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) En su lugar dictamos otra sentencia por la que estimando en parte el recurso contencioso- administrativo nº 277/1995 interpuesto por D. Jose Ignacio contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de octubre de 1993 y 11 de noviembre de 1994 a los que la demanda se contrae, declaramos que dichos actos en cuanto conceden la inscripción registral de las marcas números 1.588.835 y 1.588.836 NIKE AIR con "swooch" para proteger productos de las clases 18ª y 25ª; son conformes a derecho y deben ser mantenidos, revocando tales actos por no ser conformes a derecho en cuanto concedieron la inscripción registral de las marcas números 1.588.831, 1.588.832, 1.588.833, y 1.588.834, los cuales anulamos definitivamente.
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) No se hace expresa condena en costas, ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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