STS 396/1979, 30 de Noviembre de 1979
| Ponente | MANUEL GONZALEZ ALEGRE BERNARDO |
| ECLI | ES:TS:1979:4669 |
| Número de Resolución | 396/1979 |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 1979 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 396.-Sentencia de 30 de noviembre de 1979.
PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.
RECURRENTE: "Los Laboratorios Sarget, S. A."
FALLO
No haber lugar al recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza con fecha 26 de enero de
1978.
DOCTRINA: Propiedad Industrial. Prescripción de la acción.
Declarada la compatibilidad de las marcas no cabe hablar de prescripción, las acciones de nulidad de signos distintivos son
imprescriptibles por contradecir las disposiciones del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y no existe posibilidad
de que el dominio de los signos distintivos registrados puedan consolidarse frente al titular de un registro incompatible con aquél.
En la villa de Madrid, a 30 de noviembre de 1979; en los autos de juicio de proceso especial de Propiedad Industrial, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 2 por "Les Laboratoires Sarget, S. A.", domiciliada en Burdeos
(Francia), contra "Roncales, S. A.", domiciliado en Zaragoza, sobre nulidad de marca, y seguidos ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza, que ante nos penden en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la parte actora, representada por el Procurador don Enrique Brualla de Piniés y con la dirección del Letrado don Santiago Gastón de Marte, habiéndose personado la parte demandada, representada por el Procurador don Adolfo Morales Vilanova y con a dirección del Letrado don Luis José Morón.
RESULTANDO
RESULTANDO que el Procurador don Marcial José Bibián, Fierro, en representación de "Les Laboratoires Sarget, S. A.", domiciliado en Burdeos (Francia), formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 2 escrito de proceso especial de propiedad industrial contra "Roncales, S. A.", sobre nulidad de marca, reclamado el expediente y puesto de manifiesto al solicitante, formuló demanda, estableciendo en síntesis los siguientes hechos: Primero. En el año 1958 "Laboratoires, Sarget, S. A.", suscribió contrato con la entidad española "Roncales y Cía., Laboratorios Casen", sobre explotación de fórmulas de especialidades farmacéuticas, contrato que sufrió diversas modificaciones y culminó en documento en el cual se recogían la totalidad de los acuerdos entre "Les Laboratoires Sarget, Sociedad Anónima", y "Roncales, S. A.", y en ningún caso se establecía la, posibilidad de que la entidad "Roncales y Cía Laboratorios Casen" o "Roncales, S. A.", utilizaran o pudieran registrar a su favor la denominación "Sargat".-Segundo. En agosto de 1960, la entidad "Roncales y Cía. SRC. Laboratorios Casen", ante elRegistro de la Propiedad Industrial español solicitó le fuese concedida una marca de especialidades farmacéuticas con la denominación "Sarget", es decir, la denominación oficial de la demandante, la cual dada su residencia fuera de España no pudo oponerse y fue concedida en enero de 1971. Marca que fue transferida posteriormente a "Roncales, S. A.".- Tercero. En mayo de 1963 la demandante acudió ante el Registro de la Propiedad francés en solicitud de que le fuese concedida una marca consistente en la denominación "Sargenot" para especialidades farmacéuticas, denominación que fue concedida.- Cuarto. Percatada "Roncales y Cía., SRC", de esta concesión, presentó ante el Registro de la Propiedad español solicitud de que le fuera concedida la marca "Sergenot" y ausente como en la ocasión anterior, no pudo oponerse, y le fue concedida a la demandada. Quinto. En agosto de 19778 a requerimiento de la actora, "Ron-calés, S. A.", otorgó escritura pública transfiriendo la marca "Sarget" a representante legal de la actora.-Sexto. Siendo ya propietaria de la marca la actora, vino en conocimiento de la concesión a "Roncales y Cía., SRC", de la marca "Sargenor". transferida posteriormente a favor de "Roncales, S. A.", y de nuevo se dirigió a "Roncales, S. A.", para que le cediera dicha marca, sin conseguirlo.-Séptimo. Que la cuestión queda como sigue: a) La sociedad demandante es propietaria en España de una marca bajo la denominación "Sarget", "Laboratorios Casen", y con el número 379.343 para distinguir especialidades farmacéuticas. La fecha de esta marca es de 8 de agosto de 1970.- b) La demandada es titular de una marca bajo el número 427.072 consistente en la denominación "Sargenor", "Laboratorios Casen", para distinguir especialidades farmacéuticas, la fecha de esta marca es 19 de julio de 1973.-c) Las denominaciones "Sarget" y "Sargenor" para distinguir idénticos productos, son absolutamente incompatibles.-Octavo. Que además la denominación de "Sargenor" es incompatible con el nombre comercial "Sarget" de la actora. Alega los fundamentos de derecho que estima pertientes y termina con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de inscripción de la marca número 427.672 , "Sarget" con la expresa condena en costas a la demandada por ser imperativa.
RESULTANDO que admitida la demanda y propuesta la prueba, se emplazó el demandado "Roncales, S. A.", compareció en los autos en su representación el Procurador don José Alfonso Lozano Gracián, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis: Primero. Se admite el correlativo de la demanda con las salvedades de que en los contratos nada se añade respecto a la cesión de marcas.-Segundo. Respecto al correlativo se puntualiza que no le pueden pasar desapercibidas a la actora las publicaciones del Registro de la Propiedad Industrial en sus "Boletines Oficiales", de las solicitudes de marca porque está representada en España. Que al inscribir la marca "Sarget" en el Registro español lo que hizo fue protegerla en España y que por ello la cesión de dicha marca a la entidad "Sarget" se hizo cuando ello lo solicitó y por precio simbólico como la propia demandante reconoce.-Tercero. Del propio contexto del correlativo de la demanda se deduce que la entidad demandante tan sólo quiso proteger en Francia los productos reivindicados con su marca "Sargenor", ya que en otro caso hubiera solicitado una marca internacional extensible a los países.-Cuarto. Que los principios de publicidad formal y material del Registro de la Propiedad Industrial impide alegar ignorancia de su contenido, y publicaciones.-Quinto. Que la demandante no exigió a la demandada la cesión de la marca "Sarget", sino que se cedió por precio irrisorio.-Sexto. Que la sociedad "Sarget" conocía la existencia de la marca "Sargenor" en España, desde el 29 de julio de 1971, como mínimo, y no obstante ha dejado transcurrir cerca de seis años para entablar el presente juicio de nulidad civil.-Séptimo. El correlativo nada nuevo añade,-Octavo. La propia entidad demandante ha reconocido tácitamente la validez de la marca de la otra litigante, al haber interpuesto contra la misma un acto de conciliación previo a un juicio de caducidad por falta de uso en el cual se ha de partir lógicamente de la validez de la marca cuestionada.-Noveno. Se ha silenciado por la contraria que por el Ministerio de Industria se ha denegado la prórroga del contrato suscrito entre "Laboratorios Sarget, Sociedad Anónima", y "Roncales, S. A.", por considerar algunas de sus cláusulas leoninas, habiéndose concedido un plazo de tres meses para subsanar dichas cláusulas. Cita una serie de marcas del Registro español con el mismo prefijo. Se establecen a continuación los fundamentos de derecho que se estiman pertinentes, alegando en primer lugar la prescripción de la acción con arreglo al artículo 114 del Estatuto de la Propiedad Industrial y exponiendo as razones análogas de desemejanza de marcas en la doctrina jurisprudencial sobre la materia, tras la cual suplica se dicte sentencia desestimatoria a la demanda con las costas preceptivas a cargo del acto.
RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Y unidas a autos las practicadas se acordó remitir, previo emplazamiento de las partes, los autos a la Audiencia Territorial.
RESULTANDO que remitidos los autos a la Audiencia Territorial se pasaron los mismos a informe del señor Abogado del Estado que lo evacuó en el sentido de que el hecho de poseer la sociedad actora registrada en Francia la marca "Sargenor" se puede dar como admitido por la parte demandada, así como también que se trata de una marca nacional y no internacional. Respecto de la marca "Sargenor" es probado que conocía "Sarget, S. A.", su registro nacional en España desde, por lo menos, el mes de julio de1971, Se pronuncia por la admisión de la excepción de prescripción extintiva de la acción de nulidad y que son válidas cuantas razones aduce la demandada en pro de la inidentidad de las marcas "Sarget" y "Sangenor"
RESULTANDO que unido a autos el informe se comunicaron los mismos al señor Magistrado Ponente y se trajeron los autos a la vista para sentencia con las debidas citaciones y en ella las partes informaron por su orden en apoyo de sus respectivas pretensiones.
RESULTANDO que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza dictó sentencia con fecha 26 de enero de 1978 con la siguiente parte dispositiva: Fallamos. Que no dando lugar a la presente demanda, formulada por la entidad francesa "Sarget", de Burdeos (Francia), contra "Roncales, Sociedad Anónima", con domicilio social en esta ciudad de Zaragoza, sobre nulidad de la marca industrial "Sargenor", absolvemos de ella a dicha demandada y condenamos a la actora al pago de las costas del juicio.
RESULTANDO que el Procurador don Enrique Brualla de Piniés en representación de "Les Laboratoires Sarget, S. A.", ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza con apoyo en los siguientes motivos:
Por infracción de ley. Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia en la sentencia recurrida infracción de ley por aplicación indebida del artículo 14 del Estatuto regulador de la Propiedad Industrial. La sociedad demandada "Roncales, S. A.", formulo excepción de prescripción de la acción de nulidad ejercitada cuya excepción es aceptada en forma bastante imprecisa por la sentencia que se recurre. Interesa precisar ante todo que la infracción que se denuncia en este motivo de casación por aplicación indebida del artículo 14 del Estatuto regulador de la Propiedad Industrial, se articula en el sentido que de la aplicación indebida de un precepto, a los efectos de la formalización del recurso de casación, han concretado las sentencias de esta Sala de fechas 23 de febrero de 1945, 6 de diciembre de 1962 y 26 de mayo de 1964 , al decir que surge la indicada infracción de aplicación indebida de un precepto legal cuando se subsumen erróneamente los hechos en el ámbito de la norma que equivocadamente se estima aplicable, o se sufre error al establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Efectuada la anterior concreción que hemos estimado conveniente en aras de una mayor claridad de exposición de este motivo casacional, consignaremos a continuación los hechos básicos en cuanto ahora interesan sobre los que basa el pleito a que se refiere este recurso, la hipótesis legal o supuesto al que es aplicable la norma contenida en el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y, por último, la tesis o conclusión establecida en la sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza en 26 de enero de 1978 .-A) Hechos básicos objeto del pleito. La entidad demandante "Les Laboratoires Sarget, S. A.", es propietaria de una marca con la denominación de "Sarget" para distinguir: "especialidades farmacéuticas". La fecha de la marca, es de 8 de agosto de 1960. La demandada "Roncales, Sociedad Anónima", es propietaria de una marca con la denominación "Sargenor" para distinguir "especialidades farmacéuticas". La fecha de esta marca data del año 1973 La nulidad de la marca se insta cuando lleva más de tres años concedida, pero se razona que con respecto a ella no juega la prescripción del artículo 14 citado.-a) Porque se trata de una marca obtenida de mala fe.-b) Porque la hipótesis regulada por el artículo 14 no jugaba en el caso de colisión de derechos regístrales.-B) Hipótesis legal o supuesto que regula el articuló 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial . El artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial , contrariamente a lo que ha estimado la sentencia recurrida no es absoluto de aplicación en el caso. En efecto, este precepto no regula un supuesto de simple prescripción extintiva de la acción impugnatoria de una marca, sino un supuesto de prescripción adquisitiva, o consolidación del dominio de las marcas cuya consolidación se produce a tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida. Ahora bien, esta prescripción adquisitiva opera, única y exclusivamente, frente a terceros prioritarios de carácter extraregistral y no opera en los supuestos en que, como ocurre en el caso que, nos ocupa, la inscripción de la marca son nulas por su identidad o por su semejanza, susceptible de originar confusión con otra marca prioritariamente inscritos. El hecho de que el artículo 14 no prevé un supuesto de simple prescripción extintiva resulta de que para que opere la consolidación del dominio de una marca no sólo exige el transcurso del plazo de tres años, sino además los requisitos de la explotación no interrumpida o de la quieta posesión con buena fe o justo título, es decir, análogos requisitos a los que exige el Código Civil para la prescripción adquisitiva o usucapción. Evidentemente, si el artículo 14 hubiera pretendido regular un simple supuesto de prescripción de la acción impugnatoria se habría limitado a exigir, el requisito del transcurso de los tres años en forma análoga á la que establece el Código Civil para la prescripción de as acciones que prescriben por el mero lapso del tiempo sin más requisitos. Por otra parte, la circunstancia de que la prescripción adquisitiva de la marca prevista en el artículo 14 sólo opera frente a derechos prioritarios de carácter extraregistral y que, por lo tanto, no se produce en los supuestos de doble inmatriculación de signos incompatiblemente semejantesqueda corroborada por el hecho de que si en tales supuestos de doble inmatriculación opera el artículo 14 del Estatuto , tales signos distintivos dejarían de cumplir su función de caracterizar productos de distintas procedencia industriales, sin que se originen confusiones en el mercado. Desde otro punto de vista, si se admitiera esta consolidación en los casos de doble inmatriculación ello equivaldría a reconocer la posibilidad de consolidar inscripciones de marcas realmente nulas, y en tal sentido la doctrina jurisprudencial de esta Sala en sus sentencias de 6 de abril de 1945, 23 de octubre de 1954, 13 de febrero de 1974 y 19 de febrero de 1970 . La norma del artículo 14 del Estatuto está totalmente en la línea del precepto del artículo sexto bis del Convenio de la Unión de París. El Convenio Internacional en su artículo seis bis regula una consolidación de las marcas, una vez transcurrido el plazo con el requisito de la buena fe, en perjuicio exclusivamente de terceros, dimanantes del conocimiento, notorio prioritario de la marca consolidada o de otra semejante o confundible con la misma, en el país en que se ha efectuado la inscripción, y sin que se prevea en absoluta la consolidación de la inscripción de una marca en perjuicio de terceros de carácter registral prioritarios.
Por infracción de ley. Al amparo del número primero del artículo 1.692 de a Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia en la sentencia recurrida infracción de doctrina legal por violación, en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina establecida reiteradamente en las sentencias de esa Sala, de fechas 6 dé abril de 1945, 23 de octubre de 1954, 13 de febrero de 1964, 19 de febrero de 1970 y en especial la de 4 de octubre de 1974 . Las sentencias invocadas han establecido la doctrina de que las acciones de nulidad re registros de signos distintivos son imprescriptibles por considerar que la acción de nulidad de tales signos distintivos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial contraviniendo un expreso precepto legal, no puede tener delimitación en cuanto al plazo de su ejercicio por recaer sobre un acto radicalmente nulo por Ministerio de la ley y que no existe posibilidad de que el dominio de los signos distintivos registrados pueda consolidarse frente al titular de un registro anterior incompatible con aquél, dado que de un acto radicalmente nulo y en especial la sentencia de 4 de octubre, de 1974 .
Por infracción de ley al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia en la sentencia recurrida infracción de ley por violación en su sentido negativo de inaplicación del artículo 124, apartado primero del Estatuto Regulador de la Propiedad Industrial . La sentencia que se impugna ha dejado de aplicar la norma contenida en el artículo 124 -citado, al establecer la prohibición de marcas que, por su semejanza fonética o gráfica con otras ya registradas, puedan inducir a confusión en el mercado. La aplicación del artículo 124 es incuestionable por la gran semejanza que existe entre las denominaciones "Sarget" y "Sargenor".
RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.
Visto siendo Ponente el Magistrado don Manuel González Alegre y Bernardo.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO que el fallo de la recurrida sentencia, por el que "no dando lugar a la presente demanda formulada por la entidad francesa "Sarget", de Burdeos (Francia), contra "Roncales, Sociedad Anónima", con domicilio social en esta ciudad de Zaragoza, sobre nulidad de la marca industrial "Sargenor", absolvemos de ella a dicha demandada y condenamos a la actora al pago de las cosas de juicio, se razona y justifica en el primero de los considerandos de dicha sentencia al sentar en forma categórica el que las palabras "Sarget" y "Sargenor", significativa esta última de la concesión española a favor de Roncales, S.
A.", no puede en ningún modo inducir a error o confusión fonética ni gráfica, como se dice resultar, del examen comparativo de una y otra palabra, tanto visual -palabra bisílaba la una, y trisílaba la otra- como fonéticamente -al no estar compuesta la sílaba tónica por las mismas letras-, acomodándose, con buen sentido y acertado criterio, a la norma general del número primero del artículo 124 del Estatuto que rige la Propiedad Industrial. .
CONSIDERANDO que lo anteriormente sentado, al conocer del fondo del asunto, o como se expresa en el segundo de los considerandos, "estudio de fondo sobra la fonética de cada una de las marcas de que aquí se trata", hace decaigan los tres motivos del recurso, toda vez que amparados en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respectivamente denuncian, en el primero , la aplicación indebida del artículo 14 del antes dicho Estatuto , al haber aceptado la excepción de prescripción alegada por la parte demandada cuando cualquiera que sea lo argumentado en el segundo de los considerandos de la recurrida sentencia, que se ataca en dicho primer motivo, no es el determinante del fallo, que es contra el que, se debe recurrir, pero es que además declarada la compatibilidad de las marcas no cabe hablar de prescripción que sería tanto como ir contra lo razonado en el primer considerando de la sentencia; el segundo, la violación de la doctrina legal establecida parte, las acciones de nulidad de registros de signosdistintivos en las sentencias que se citan y conforme a la cual, por una son imprescriptibles por contradecir las disposiciones del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y, por otra, el que no existe posibilidad de que el dominio de los signos distintivos registrados puedan consolidarse frente al titular de un registro incompatible con aquél, doctrina que en ninguno de los casos previstos son de aplicación al supuesto resuelto en la sentencia, al no hacer uso de la prescripción y declarar la falta de semejanza gráfica y fonética en una y otra marca, sin que pueda, de ningún modo, inducir a error o confusión y, por tanto, poder, subsistir, una y otra, sin quebrantar lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto, y por último, en cuanto al tercero , porque al aplicar y atenerse la recurrida sentencia a lo dispuesto en el número primero del artículo 124 de tan citado Estatuto de la Propiedad Industrial , con cita expresa del mismo, no puede decirse haya sido violado como se denuncia en el mismo.
CONSIDERANDO que por lo expresado procede desestimar el recurso con imposición de las costas causadas a la parte recurrente, por preceptiva del artículo 1.648 de la Ley Procesal civil, la que no tuvo necesidad de constituir depósito por tratarse de procedimiento de sentencia única.
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por "Les Laboratoires Sarget, S. A.", contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza en fecha 26 de enero de 1978 , condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso, y a su tiempo comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.
Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGIS7 LATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Julio Calvillo.-José Beltrán de Heredia.-Manuel González Alegre y Bernardo.-José Antonio Seijas.-Antonio Sánchez Jáuregui.-Rubricados.
Publicación.-Leída y publicada- fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el excelentísimo señor don Manuel González Alegre y Bernardo, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.
Madrid, 30 de noviembre de 1979.-Antonio Docavo.-Rubricado.
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