STS, 30 de Abril de 2009

El Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, en representación de D. Fructuoso y Dª Celia, interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, el recurso contencioso-administrativo número 181/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 2004 que, tras estimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 12 de marzo de 2004, denegó la inscripción de la marca nacional mixta número 2.547.687, "Max Mueble Nájera".

En su escrito de demanda, de 6 de junio de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el recurso, declarando no ser conforme a derecho la resolución impugnada, revocándola y dejándola sin efecto y, en su lugar, declarando procedente la concesión de la marca 2.547.687 "MMM Max Mueble Nájera" para amparar productos de la clase 20ª del Nomenclátor, por ajustarse a la legalidad vigente, con imposición de costas a quien se opusiere". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de octubre de 2005 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor."

La Procuradora Dª Paloma Ortíz-Cañavate Levengeld, en representación de "Hipermueble Max Descuento, S.L.", contestó a la demanda por escrito de 11 de noviembre de 2005 en el que alegó los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "que desestimando el recurso interpuesto, se confirmen los acuerdos recurridos por ser ajustados a Derecho, acordando la denegación de la marca solicitada de contrario, con expresa condena en costas a los recurrentes a tenor de la mala fe mostrada, y con los demás pronunciamientos a que hubiere lugar en Derecho". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 28 de noviembre de 2005 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda dictó sentencia con fecha 6 de febrero de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por don Fructuoso y doña Celia, representados por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de noviembre de 2004 y, en su consecuencia, declaramos el derecho a la inscripción solicitada."

Con fecha 7 de mayo de 2007 Dª Paloma Ortíz Cañavate, en representación de "Hipermueble Max Descuento, S.L.," interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2168/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"Primero.- Al amparo de la letra c) del número 1º del artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia con infracción de los artículo 33.1, 56.1 y 67.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, así como los artículo 24.1 y 120.3 de la Constitución Española y de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Al amparo de la letra d) del número 1 del artículo 88 de la Ley Reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 1998 por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001 de Marcas, y por infracción de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo sobre la identidad conceptual como causa de exclusión de la inscripción.

Al amparo de la letra d) del número 1º del artículo 88 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 por infracción del artículo 8 c) de la Ley 17/2001, de Marcas y por infracción de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo sobre el aprovechamiento indebido que produce el acercamiento a las marcas acreditadas."

El Abogado del Estado presentó escrito de 9 de diciembre de 2008 en el que afirmó que "se abstiene de evacuar dicho trámite."

Por providencia de 2 de febrero de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 22 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 6 de febrero de 2007, estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Fructuoso y Dª Celia contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue finalmente denegada la inscripción de la marca número 2.547.687, "Max Mueble Nájera" con un gráfico, para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional, en concreto "muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas."

A la inscripción de la marca número 2.547.687, solicitada por D. Fructuoso y Dª Celia, se había opuesto "Hipermueble Max Descuento S.L." en cuanto titular de la marca número 2.422.116/3 (Max') que ampara servicios de venta al por menor de muebles y del rótulo comercial número 251.544 (Hipermueble Max Descuento) para un establecimiento de venta de muebles. La Oficina Española concedió el registro en un primer momento para denegarlo después, en alzada. Y el tribunal de instancia, como ya ha quedado dicho, accedió finalmente a la inscripción de la nueva marca.

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo constan en la parte final del quinto fundamento jurídico de su sentencia. En los precedentes la Sala se había limitado a describir el objeto del recurso, las vicisitudes del expediente y las tesis de las partes enfrentadas (fundamentos jurídicos primero, segundo, tercero y cuarto) para, a continuación, exponer las líneas generales de la doctrina jurisprudencial en torno a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988. Dicho lo cual, los argumentos concretamente referidos al supuesto de autos fueron los siguientes:

"[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca, pues existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades no son de tales, y dada la generalidad de los términos que no existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas no suenan al oído de forma prácticamente igual y son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede estimar el presente recurso. Pero es que, además, como también hemos sentado ya en abundante jurisprudencia y basta como referencia la STS 4 de julio de 2.005 (RJ 2005/5202 ), la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por si misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otra marca, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial (Sentencias de 20 de julio de 2004 -RC 2.213/2001 [RJ 2004\5369]- y de 18 de diciembre de 2003 -RC 6.474/1999 [RJ 2003\9049 ]-), y tal no ocurre en el caso de autos donde aún no discutiendo el prestigio de la marca oponente lo cierto es que la gran disparidad existente lleva, como ya se dijo, a estimar íntegramente el presente recurso."

En su primer motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. A su juicio, ésta carece de "[...] la exhaustividad, congruencia y motivación que se exige a las sentencias, con lo que la misma incurre en un vicio de incongruencia omisiva por no haber resuelto las cuestiones básicas controvertidas en el proceso".

La acusación de incongruencia se concreta en que la Sala no habría valorado la prueba ni dado respuesta a los argumentos de "Hipermueble Max Descuento S.L." (formulados en su contestación a la demanda) relativos a la identidad conceptual y aplicativa de unos y otros signos, a la existencia de precedentes de sentido contrario al que fue objeto de litigio y, por último, al intento de aprovechamiento de la marca notoria "Max" por parte de la aspirante.

El motivo ha de ser estimado. En primer lugar, la lectura del fragmento de la sentencia que hemos transcrito pone de relieve cómo en él no hay propiamente una referencia singular a cada una de las marcas enfrentadas ni un examen de las características de ambas, limitándose más bien el tribunal a consideraciones generales que en realidad tanto podrían servir para este como para otro supuesto. Es cierto, sin embargo, que en la parte final de la sentencia se admite el "prestigio de la marca oponente" aunque negando que ello baste para desvirtuar la conclusión ya alcanzada pues el tribunal afirma que, pese al prestigio de la marca opuesta, la diferencia de signos basta para permitir su coexistencia con la solicitada. Aunque ello podría ser suficiente para rechazar la censura relativa a la falta de repuesta del tribunal sobre este último extremo, la falta de referencia a los demás argumentos básicos de la contestación a la demanda subsiste.

En efecto, lleva razón la recurrente al denunciar la falta de respuesta de la Sala a las objeciones que contra la pretensión de la demanda había opuesto, relativas tanto a la identidad conceptual como a la coincidencia aplicativa de la marcas y a las resoluciones anteriores (y posteriores) sobre las mismas denominaciones. La omisión es particularmente significativa en lo que respecta al análisis de los precedentes registrales de una y otra parte en torno a signos que o bien incluían el término "max" o bien reproducían la denominación de la marca impugnada. Sobre la existencia y los efectos en el litigio de dichos signos y de los correspondientes precedentes versaron en gran medida las alegaciones procesales que bien pueden conceptuarse en este caso como argumentos sustanciales, subrayados de modo destacado en los escritos de demanda, contestación y conclusiones, con los que unos u otros trataban de apoyar sus respectivas pretensiones. Debieron, por lo tanto, merecer una atención específica del tribunal de instancia y la falta de análisis y respuesta en la sentencia a ellos y a los demás ya dichos constituye un defecto de incongruencia que determinará su casación.

Casada la sentencia, esta Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.

Nuestra respuesta será favorable a la estimación de la demanda pues consideramos, al igual que inicialmente hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución inicial, que se debió acceder al registro de la marca "Max Muebles Nájera" número 2.547.687 no obstante la oposición de la marca "Max" número 2.422.116. Aun cuando ambas ciertamente tienen semejanza y los productos y servicios que protegen coinciden en su ámbito aplicativo (pues las dos marcas tratan de identificar muebles o su compraventa al por menor, respectivamente), lo cierto es que la prioridad registral de otra marca "Max Muebles Nájera" (número 2.219.833) resultará decisiva para la resolución del litigio.

A los efectos que aquí interesan nos limitaremos al contraste de dichas dos marcas pues no cabría denegar la aspirante por su parecido con el rótulo prioritario "Hipermueble Max Descuento", registrado por la hoy recurrente en relación con un local. La disposición transitoria tercera , apartado tres, de la Ley 17/2001 (vigente cuando se instó la inscripción de la nueva marca) regula el régimen transitorio de los rótulos de establecimiento ya inscritos en términos tales que sólo son oponibles frente al registro de nuevos signos cuando éstos sean "idénticos" a aquéllos, lo que en este caso no sucede.

Que existen ciertas semejanzas entre las dos marcas es innegable. La solicitada reproduce el elemento único (y, lógicamente, característico) del signo anterior que no es sino el término "Max". Es cierto, sin embargo, que aquélla adiciona otros dos vocablos aun cuando ninguno de ellos tendría, por sí sólo, poder identificativo suficiente: la palabra "mueble" no es idónea sino meramente genérica para identificar precisamente muebles de una determinada procedencia empresarial y el término "Nájera", en cuanto indicativo del lugar de asentamiento (que constituye el domicilio de los solicitantes), lo único que expresa es o bien el origen geográfico de los muebles o el lugar del establecimiento en que se fabricarán o venderán. Referencia geográfica que fácilmente podría ser interpetada como mero añadido informativo del lugar donde se venden los muebles de una determinada red o cadena comercial.

Tampoco la adición del gráfico (que evoca las letras mmn con una forma o dibujo de fantasía, a modo de arcos de medio punto) a la denominación "Max Mueble Nájera" permitiría por sí sola destruir la semejanza que existe entre los dos signos enfrentados. No hay, en cambio, semejanza conceptual entre ambos pues el término "Max" de suyo no apela a ningún concepto.

El juicio de contraste entre las dos marcas enfrentadas podría, pues, determinar en principio la irregistrabilidad de la aspirante, vistas las características comunes de una y otra que las harían incompatibles para identificar los mismos productos, esto es, muebles o servicios a ellos referidos. Conclusión que, sin embargo, no podrá ser mantenida dada la prioridad registral de otra marca "Max Muebles Nájera" (número 2.219.833) que, según ya hemos anticipado, será clave para la decisión del litigio.

En los escritos de demanda y contestación una y otra parte habían hecho referencia a los diversos precedentes sobre signos análogos. En concreto, los demandantes (señor Fructuoso y señora Celia ) argumentaron que ya tenían registrada con efectos de 11 de marzo de 1999 la marca número 2.219.833 con la misma denominación "Max Mueble Nájera" para amparar ciertos servicios en la clase 35. Y añadieron que existía además "un número indeterminado de marcas que incluyen dicho término [Max] y conviven pacíficamente entre sí", exponiendo una relación de ellas obtenida de la base de datos del organismo registral, aun cuando sin expresar si tenían el mismo ámbito aplicativo que aquélla.

La sociedad demandada, por su parte, expuso cómo el referido organismo, además de registrar la marca número 2.422.116 y el rótulo número 251.544, antes citados, había: a) accedido a la inscripción de sus propias marcas números 2.248.976 y 2.2551.494, ambas con la denominación "Hipermueble Max Descuento" y aplicables a la venta de muebles y a productos de las clases 20 y 39, respectivamente; b) accedido asimismo a la inscripción de su marca número 2.551.491 "Max", para muebles y otros productos de las clases 20 y 39; y c) denegado otros signos de terceros en los que figuraba el término "Max" y correspondían al mismo ámbito aplicativo.

La cuestión central será, vistas las tesis contrapuestas de ambas partes, dilucidar la incidencia que en litigio pudiera tener el previo registro de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera", igual a la que es objeto de recurso. Aquella había sido concedida a los señores Fructuoso y Celia con efectos del 11 de marzo de 1999 para amparar "servicios de representación, exclusivas, importación, exportación y gestión de negocios comerciales relacionados con el sector del mobiliario y decoración" incluidos en la clase 35 del Nomenclátor. Se trata de una marca anterior en el tiempo a la número 2.422.116 ("Max"), esto es, a la que la sociedad hoy recurrente opuso en su día frente al intento de registro de la nueva marca 2.547.687 ("Max Mueble Nájera") para productos de la clase 20. Y anterior asimismo a todos los demás registros que "Hipermueble Max Descuento S.L." invoca.

El ámbito aplicativo de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" está estrechamente relacionado con el de la marca aspirante número 2.547.687 que con idéntica denominación trata de proteger muebles y otros objetos decorativos. Aun cuando la marca número 2.219.833 lo fuera para servicios, se trata precisamente de servicios "comerciales relacionados con el sector del mobiliario y decoración". La nueva marca número 2.547.687, objeto de litigio, solicitada años después (en concreto, el 24 de junio de 2003) por quien ya era titular desde 1999 de "Max Mueble Nájera" no hace sino ampliar a los productos lo que ya estaba registrado para los servicios comerciales que a ellos se referían.

Esta circunstancia determinará la estimación de la demanda. La prioridad registral de la denominación "Max Mueble Nájera" corresponde a los señores Fructuoso y Celia y si en 1999 pudieron registrarla para servicios comerciales relativos a los muebles y a la decoración, podían igualmente hacerlo en el año 2003 para los propios muebles u otros objetos decorativos. Del mismo modo que la preexistencia en el tiempo de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" no fue obstáculo para la ulterior inscripción de los registros de "Hipermueble Max Descuento S.L." en los que consta el término "Max" aplicado a muebles o a servicios con ellos relacionados, tampoco la nueva marca "Max Mueble Nájera" para muebles resultará incompatible con aquéllos, una vez que ya había sido inscrita la registrada bajo el número 2.219.833.

En su escrito de conclusiones "Hipermueble Max Descuento S.L." trata de minimizar la relevancia de la previa inscripción de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" subrayando que era sólo para servicios y no para productos. Su tesis a este respecto no puede ser acogida por las razones que en las líneas precedentes hemos expuesto.

"Hipermueble Max Descuento S.L." en su contestación a la demanda ha insistido una y otra vez sobre la notoriedad y el renombre de sus marcas "Max" o "Hipermuebles Max Descuento". Realmente lo que constaba -y ella misma afirmó en aquel escrito- es que tenía seis establecimientos propios y uno franquiciado. Podría admitirse, vistas las pruebas practicadas (entre ellas los folletos publicitarios y las facturas que incorporó al expediente administrativo), que se trataba por entonces de unas marcas con una cierta implantación regional en el sector de la venta de muebles correspondiente al Levante español y en fase de expansión.

No se trataba, pues, de marcas "renombradas" en el sentido legal (artículo 8.3 de la Ley de Marcas de 2001 ) y es dudoso que pudieran reputarse de "generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios o actividades que distinguen dicha marca" (artículo 8.2 de la misma Ley ). Pero, en todo caso, aun cuando se admitiera a efectos dialécticos su notoriedad, el resultado del litigio no variaría ante el hecho objetivo de la prioridad registral de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" de la que la ahora debatida no es sino reproducción aplicada a los productos amparados por los servicios comerciales que aquélla ya protegía. No cabe concluir, en consecuencia, que los solicitantes de la nueva marca "Max Mueble Nájera" hayan intentado aprovecharse, de modo indebido, del prestigio de otras marcas sino simplemente extender la suya, anterior en el tiempo a éstas, a productos muy estrechamente relacionados con los servicios ya protegidos.

Por último, las alegaciones de "Hipermueble Max Descuento S.L." sobre la mala fe de los señores Fructuoso y Celia al interesar el nuevo registro carecen de fundamento sólido. Una vez comprobado que dichos señores eran precisamente los titulares de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera", que se registró antes que las marcas "Max" o "Hipermuebles Max Descuento", no apreciamos que haya habido intento de "confusión al órgano administrativo" ante el que solicitaron, en los términos que ya se han expuesto, la nueva inscripción registral.

La conclusión de todo lo anterior es que, tras la casación de la sentencia, procederá -al igual que hizo el tribunal de instancia- la estimación del recurso contencioso-administrativo y el reconocimiento del derecho a la inscripción de la nueva marca.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Ha lugar al recurso de casación número 2168/2007 interpuesto por la representación procesal de "Hipermueble Max Descuento, S.L." contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 181/2005, sentencia que, por tanto casamos, dejándola sin efecto.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, en representación de D. Fructuoso y Dª Celia, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 2004 que denegó la inscripción de la marca nacional número 2.547.687 "Max Mueble Nájera" para productos de la clase 20, resolución que anulamos, debiéndose proceder al registro de dicha marca.

No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.