STS, 3 de Febrero de 2010

"Agen

Genéricos

Farmacéuticos,

S.L."

interpuso ante la

Sala de lo

Contencioso-Administrativo del

Tribunal

Superior de

Justicia de Asturias el recurso contencioso-administrativo número 878/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de junio de 2004 que, al estimar el recurso de alzada interpuesto por "Amgen, Inc" contra otra resolución del mismo organismo de fecha 20 de enero de 2004, denegó la inscripción de la marca número 2.520.455, "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." con gráfico, para medicamentos genéricos en la clase 5, para servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación, dirección de negocios comerciales relacionados con la venta al detalle de medicamentos genéricos en clase 35 y servicios de distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos en clase 39 del Nomenclátor internacional, que habían sido solicitados, aplicando el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas .

En su escrito de demanda, de 17 de octubre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando íntegramente el recurso, se anule, revoque y deje sin efecto la resolución impugnada, por no ser ajustada a Derecho, concediendo a mi mandante la marca solicitada, de tipo mixto, con el distintivo 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.', para las clases 5, 35 y 39, con expresa imposición de costas a la parte demandada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de diciembre de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia con "desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, y la confirmación del acto administrativo impugnado".

"Amgen, Inc." contestó a la demanda con fecha 1 de febrero de 2007 y suplicó sentencia

"confirmando la denegación de la marca y se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Agen Genéricos Farmacéuticos S.L.". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 5 de febrero de 2007 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación de Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 22 de junio de 2004, por la que se estima recurso de alzada interpuesto contra otra resolución de concesión de marca de fecha 20 de enero de 2004, y se deniega el registro de la marca nacional número 2.520.455 para las clases 5, 35 y 39, que se anula por no ser ajustada a Derecho, declarando el derecho a la inscripción solicitada; sin costas."

Con fecha 6 de febrero de 2009 "Amgen, Inc." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 345/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"Infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. La sentencia objeto del presente recurso contraviene lo establecido en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la medida en que entiende que no existe riesgo de confusión".

"Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Falta de claridad y motivación suficiente. Vicio de incongruencia".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

"Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación íntegra con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de 2 de diciembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D.

Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 26 de enero 2010, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que, al estimar el recurso contencioso-administrativo número 878/2004 interpuesto por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que finalmente había denegado la inscripción de la marca número 2.520.455 "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." con gráfico.

La nueva marca, rechazada por el organismo registral pero cuya inscripción autorizará la Sala de instancia, trata de identificar medicamentos genéricos en la clase 5; servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación, dirección de negocios comerciales relacionados con la venta al detalle de medicamentos genéricos en la clase 35 y servicios de distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos en la clase 39 del Nomenclátor internacional.

A la inscripción de la marca número 2.520.455, solicitada por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", se había opuesto "Amgen, Inc." en cuanto titular de la marca comunitaria número 64.170, "Amgen", que ampara productos de las clases 1 ("Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura con excepción de fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria"), 5 ("Fármacos prescritos para personas así como otros productos farmacéuticos; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas") y 10 ("Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura").

La Oficina Española de Patentes y Marcas había apreciado finalmente, al resolver el recurso de alzada, que existían "entre los distintivos enfrentados: 'Amgen', marca registrada, y 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", marca solicitada, una evidente similitud fonética en el núcleo característico, así como una manifiesta relación entre las áreas en las cuales despliegan sus efectos. Las circunstancias anteriormente mencionadas impiden que el público consumidor pueda diferenciar las marcas enfrentadas sin incurrir para ello en riesgo de confusión".

El tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, con las siguientes consideraciones:

"[...] En el presente caso la marca aspirante es mixta, combinación de la denominación 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." y un símbolo gráfico como una especie de doble onda a dos colores (azul y verde), mientras que la marca inscrita es únicamente denominativa 'Amgen'. La aspirante se refiere a las clases 5, 35 y 39, mientras que la inscrita es de las clases 1, 5 y 10.

Teniendo en cuenta los criterios señalados por el Tribunal Supremo para realizar la comparación de las marcas enfrentadas, [...] hay que concluir que no concurren los requisitos previstos en el citado artículo 6.1 LM para mantener la prohibición de inscripción, pues por una parte no existe identidad fonética, ya que frente a la marca inscrita 'Amgen' se pretende la aspirante 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", ni tampoco gráfica, pues la aspirante tiene este componente mientras que la inscrita carece de él, y así teniendo en cuenta ambos elementos, el denominativo y el gráfico es claro, a juicio de esta Sala, que existe disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, sin que tampoco deba olvidarse que las diferentes clases del nomenclátor a que se refiere cada marca, así la inscrita lo es para las clases 1, 5 y 10, mientras que la aspirante lo pretende ser para las 5, 35 y 39, por lo que el recurso ha de ser estimado."

El segundo motivo casacional, en el que se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, ha de tener un tratamiento procesal preferente. De manera muy sucinta afirma la recurrente a lo largo de su desarrollo argumental que la sentencia incurre en falta de claridad y no justifica por qué los productos amparados por una y otra marca serían diferentes. El vicio de incongruencia que imputa lo es, pues, por falta o insuficiencia de motivación.

No consideramos, sin embargo, que el tribunal de instancia haya infringido las normas reguladoras de la sentencia. Podrán ser acertados, o no, los razonamientos jurídicos en ella expuestos (de modo singular, los relativos a la apreciación de las diferencias entre productos, sobre lo que versará gran parte del siguiente apartado) pero ciertamente dan respuesta a las cuestiones debatidas y permiten comprender con claridad el proceso lógico que lleva al fallo.

En el primer motivo de casación se denuncia la infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , así como de los criterios jurisprudenciales mantenidos en su aplicación e interpretación. La recurrente imputa inicialmente dos errores a la sentencia: el de considerar que sólo es aplicable aquel precepto en casos de identidad y el de no apreciar que ambas marcas se aproximan en el elemento relevante ("Agen" y "Amgen"), como el propio tribunal de instancia ya había estimado en otra ocasión. Añade que la Sala territorial tampoco acierta al negar la coincidencia entre los productos protegidos por una y otra.

La primera parte de la crítica a la sentencia no puede ser compartida. La Sala de instancia ha apreciado la compatibilidad de los signos tras estimar su diferenciación recíproca. Es cierto que en el algún momento parece referirse a la mera identidad como sola causa determinante del riesgo de confusión, pero la lectura completa de la sentencia permite concluir que ello no es así. En el fundamento jurídico dedicado al examen singular de los elementos que configuran cada signo, la Sala declarará de forma inequívoca que existe "disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados". Afirmación que basta para excluir el supuesto error atribuido.

Por el contrario, consideramos que la Sala de instancia no acierta al efectuar el contraste de ambas denominaciones y al negar la semejanza o la diferenciación de los productos protegidos por una y otra marca.

En cuanto a lo primero, es claro que los dos signos se aproximan notablemente en el elemento fonético más determinante: "Agen" se pronuncia de forma muy similar a "Amgen". El componente diferenciador que parece admitir la Sala (esto es, el añadido por los vocablos "Genéricos Farmacéuticos, S.L.") no contribuye a dotar al conjunto de capacidad distintiva propia pues estos dos términos son meramente descriptivos de los productos genéricos farmacéuticos que la nueva marca trataba precisamente de identificar, debiendo ambos vocablos quedar relegados en el análisis comparativo. Tampoco tienen capacidad distintiva las siglas "S.L.", expresivas de un determinado tipo o figura societaria. Existe, pues, frente a lo admitido por el tribunal de instancia, una acusada semejanza denominativa entre las marcas.

También la hay en cuanto a los productos protegidos por una y otra. El tribunal incurre en un doble y patente error al no advertirlo así.

1. De un lado, la Sala detiene su análisis en la mera comparación de las clases, sin descender al análisis singular de los productos o servicios en liza. Repetidamente hemos dicho que la referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor.

2. De otro lado, es claro que las marcas enfrentadas en este caso coincidían en la protección de los mismos productos de la clase 5. La marca aspirante pretendía precisamente identificar medicamentos genéricos en dicha clase (así como diversos servicios relacionados con la venta al detalle, distribución, transporte y almacenaje de los medicamentos genéricos, en las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional). La marca prioritaria en el tiempo, por su parte, identificaba también productos farmacéuticos de la clase 5.

Es obvia, pues, la coincidencia aplicativa de las dos marcas. Su no apreciación por el tribunal de instancia, ligada al error cometido asimismo al omitir el carácter descriptivo de los términos ("Genéricos Farmacéuticos, S.L.") que considera relevantes, determinarán la casación de la sentencia.

Estimado el motivo de casación, debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en los que el debate ha quedado planteado en la instancia.

Partiremos, como premisa, de las ya expuestas: la marca aspirante "Agen Genéricos Farmacéuticos,

S.L." no sólo coincide con la marca oponente "Amgen" en los productos farmacéuticos que ambas tratan de identificar, sino que también se asemeja en su denominación a esta última. El hipotético elemento diferenciador (los vocablos "Genéricos Farmacéuticos, S.L.") no puede ser determinante en el análisis comparativo, dado que dichos términos describen precisamente la naturaleza de los productos genéricos farmacéuticos que la marca aspirante pretende proteger.

Es cierto que la nueva marca incorpora un gráfico (de muy escaso relieve tipográfico en el conjunto)

mientras que la prioritaria es meramente denominativa. Ello no es suficiente, sin embargo, para deshacer la acusada similitud de los dos signos, cuyo riesgo de confusión deriva del modo en que habitualmente se solicitan los productos farmacéuticos. El público consumidor difícilmente diferenciará, al solicitar los correspondientes medicamentos, las dos marcas enfrentadas sin incurrir en riesgo de confusión.

La coincidencia sustancial en los productos de la clase 5 no queda desvirtuada por el hecho de que la nueva marca haya sido solicitada para determinados servicios. Desde el momento en que todos ellos se refieren a la venta y distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos, se trata de servicios muy estrechamente relacionados con los productos farmacéuticos protegidos por la marca prioritaria.

Las consideraciones precedentes -que determinarán la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas contraria al registro de la marca "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." y, por lo tanto, la desestimación del recurso contencioso-administrativo- se corresponden con las particularidades del caso. Afirmación que hacemos a la vista de nuestra propia sentencia de 25 de noviembre de 2008 en la que admitimos la compatibilidad de los registros "Augen" y "Amgen" también para productos farmacéuticos (recuso de casación número 4800/2006).

A diferencia del presente supuesto, en aquél subrayamos que la presencia de la vocal "u" permitía apreciar mayores diferencias que semejanzas entre "Augen" y "Amgen", tratándose de denominaciones de fantasía cuya propia expresión fonética en castellano las hacía más difícilmente confundibles. Sentada su recíproca diferenciación, añadíamos en nuestra sentencia de 25 de noviembre de 2008 como factores adicionales y complementarios para rechazar el riesgo de confusión alegado, y para confirmar el registro de la nueva marca, que "Amgen" no había desvirtuado de modo suficiente las alegaciones de "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." sobre el modo de prescripción de sus propios fármacos y que no se había opuesto al registro de la marca comunitaria "Augen" número 3.068.426.

En el supuesto de autos, por el contrario, predomina la acusada semejanza entre "Agen" y "Amgen", según ya hemos expuesto, y apreciamos, al igual que la Oficina Española de Patentes y Marcas, que son incompatibles dentro del mismo ámbito aplicativo.

Procede, por todo lo expuesto, tras la casación de la sentencia impugnada, la desestimación del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 345/2009 interpuesto por "Amgen Inc" contra la sentencia dictada con fecha 27 de noviembre de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso número 878 de 2004, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 878/2004 interpuesto por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de junio de 2004 que en alzada denegó la inscripción de la marca número 2.520.455, "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." con gráfico.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.