STS, 7 de Mayo de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:2591 |
| Número de Recurso | 2722/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de mayo de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.722/2.007, interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representado por la Procuradora Dª Mª Jesús Gutiérrez Aceves, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de febrero de 2.007 en el recurso contencioso-administrativo número 622/2.003, sobre denegación de marca número 2.410.264 "BBVA CONFIRMING".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO,representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de febrero de 2.007, desestimatoria del recurso promovido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de enero de 2.003. por la que, estimando un recurso contra otra resolución del mismo organismo de 5 de marzo de 2.002, se denegaba la inscripción de la marca nº 2.410.264 "BBVA CONFIRMING", de tipo denominativo, para servicios de la clase 36 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de abril de 2.007, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ha comparecido en forma en fecha 7 de junio de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución; 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, y 218.1, 218.2 y 218.3 de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del mencionado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 12.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y dictando otra en su lugar por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de enero de 2.003, proceda a la concesión y registro de la marca nº 2.410,264, tal y como en Derecho procede.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de fecha 24 de octubre de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 5 de febrero de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 22 de abril de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.
Objeto del recurso de casación.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., impugna en casación la Sentencia de 16 de febrero de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la denegación de la marca denominativa nº 2.410.264 "BBVA Confirming", para servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional. La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado la marca solicitada por la oposición de la entidad BSCH Factoring y Confirming, S.A., que aducía la prioridad de su marca "Confirming", en la misma clase.
Fundamento de la Sentencia recurrida.
La Sentencia impugnada justifica la denegación de la marca en las siguientes consideraciones:
" TERCERO.- Los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada deben ser compartidos por esta Sala, de ahí que deba desestimarse el recurso interpuesto contra la misma y ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS 3ª, sec. 3ª, de 8 de octubre de 2001, en la que al razonar sobre la confrontación entre dos marcas se expresa la doctrina de ese Tribunal que por reiterada constituye jurisprudencia al respecto:
"
-
Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.
-
Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida".
De esa doctrina cabe deducir que confrontando en el caso que nos ocupa los términos CONFIRMING y BBVA CONFIRMING de las marcas enfrentadas se aprecia que existe una total similitud del término CONFIRMING que, precisamente, resulta la palabra identificadora de la marca ya utilizada por otra entidad bancaria y protegida por el Registro. No puede olvidarse que las marcas confrontadas se refieren a servicios de la misma clase 36 relacionados con servicios de seguros, servicios de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios.
De ahí que similitud de las marcas confrontadas se aprecia que podría producir error en los consumidores atendiendo a su nivel medio y que, por ello, debe ser desestimado el recurso y de confirmarse la resolución impugnada." (fundamento de derecho tercero)
Planteamiento del recurso.
El recurso se articula mediante dos motivos. El primero de ellos se funda en el apartado 1.c) del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción, y se alega en el mismo incongruencia omisiva, por haber omitido cualquier razonamiento respecto a la jurisprudencia aducida en supuestos exactamente análogos -en particular, la Sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2.004 (RC 5.804/2.001 )-, en relación con marcas idénticas. El segundo motivo, amparado en el apartado 1.d) del mismo precepto procesal, se basa en la supuesta infracción del artículo 12.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 20 de noviembre ) y de su jurisprudencia, por su errónea aplicación al rechazar la compatibilidad entre las marcas opuestas en contra de la jurisprudencia citada.
Sobre el fundamento del recurso.
Tiene razón la parte actora y deben estimarse ambos motivos y, con ellos, el recurso de casación. En efecto, tal como se alega en el primer motivo, la Sentencia recurrida no da respuesta a una alegación que en el presente caso resulta decisiva, como es la existencia de una jurisprudencia de esta Sala que aborda la misma contraposición de marcas que es objeto del presente recurso. Y, en reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no requiere una respuesta puntual a cualquier alegación que formulen las partes, si es preciso que se conteste a las pretensiones deducidas y a los argumentos esenciales en los que se basan éstas. Pues bien, tal es el caso en el presente recurso, en el que la parte ha aportado ante la Sala de instancia la Sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2.004 (RC 5.804/2.001 ), en el que se examinó la contraposición entre la marca "Confirming BBV" y la misma marca opuesta en el presente caso, la nº 1.749.430 "Confirming". Por otro lado, en la medida en que la Sentencia impugnada ha resuelto en contra de una reiterada jurisprudencia de esta Sala, se ha producido asimismo la infracción denunciada en el segundo motivo.
Esta Sala se ha pronunciado en supuestos exactamente análogos en reiteradas ocasiones. Así, podemos mencionar la ya citada de 25 de octubre de 2.004 (RC 5.804/2.001), en la que tras estimar el recurso de casación se determinó la compatibilidad entre las marcas "Confirming BBV" y "Confirming"; la de 17 de noviembre de 2.004 (RC 6.442/2.001), en la que se rechazó el recurso de casación apreciando que la respuesta de la Sala de instancia al admitir la compatibilidad entre "Caixa Confirming" y "Confirming" era razonable y no incurría arbitrariedad o en error manifiesto; o la de 1 de febrero de 2.006 (RC 4.136/2.003), en la que, rechazando asimismo el recurso de casación, se confirmó la declaración de compatibilidad entre "BH Banco Herrero Confirming" y "Confirming".
Reiteramos ahora los términos de la primera de dichas Sentencias, en la que esta Sala no se limitó a confirmar el juicio de instancia por su razonabilidad y ausencia de error notorio, sino que tras estimar la casación, se examinó con plenitud de jurisdicción el juicio comparativo entre las marcas enfrentadas:
" QUINTO.- Aún cuando ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene un carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Sin perjuicio, conforme a lo que hemos dejado dicho acerca de la concurrencia cumulativa de los requisitos exigidos en la Ley, que se exigen ahora para que pueda apreciarse la prohibición.
Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas ya resulta inequívocamente que existe una diferencia fonética, y podríamos afirmar que incluso gráfica, entre ellas, pues al término CONFIRMING se añade el grupo BBV, indicativo, como es notorio, de Banco Bilbao Vizcaya, notoriamente - valga la redundancia - conocido en el sector financiero.
Y parece evidente desde esta perspectiva, que pese a la coincidencia del primer término, la incorporación de este segundo, le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora. El paso siguiente consiste en determinar si, la existencia de esa diferencia, que es obvia, es suficiente para que la utilización de los dos términos evite la confusión entre los consumidores a quienes también se dirige la protección de la Ley de Marcas.
Ello nos ha de llevar de inmediato a determinar si ese término común en ambas marcas, ha adquirido ya el suficiente grado de generalización en el mercado bancario como para que pueda ser considerado como un término usual, utilizado en términos tales que haya ya perdido fuerza identificativa por sí sólo. No se trata ahora, debe quedar bien claro, de que las marcas oponentes hubiesen incurrido, en su momento, en la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1. a), b) y c), de la vigente Ley de Marcas como término genérico, usual o descriptivo, que es a lo que parece responder la idea desarrollada como último argumento de la demanda, para sostener la perfecta aptitud marcaria de la denominación en su momento solicitada, sino en si se ha generalizado de tal modo su uso en el mercado bancario, como indicativo de una forma concreta de prestación de servicios, como gestión de pago a proveedores, que pueda afirmarse que haya perdido su fuerza identificadora.
Pues bien, de la abundante prueba documental practicada en autos, puede llegarse a la conclusión de que eso es lo exactamente ocurrido. Lo que en un principio pudo resultar un término para describir un servicio financiero concreto, que si bien puede afirmarse que comenzó a ser utilizado en España por la mercantil recurrente, sin embargo su utilización era ya conocida en otros países, ha devenido por la propia fuerza de los hechos en una utilización que ha adquirido una gran difusión en el mercado bancario, referida a la prestación de unos servicios determinados por las entidades bancarias, como lo demuestran las propias marcas concedidas aludidas en autos, sin perjuicio de que en algunos casos concretos hayan sido denegadas algunas por la propia Oficina, pero sabido es que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, siendo así que la propia solicitante, aunque sea para otra Clase del Nomenclátor sí tiene concedido el mismo signo marcario denominativo, aunque pueda estar impugnado ante la Jurisdicción Civil.
De ahí, la consecuencia inmediata no ha de ser otra que la de que, ante la presencia de una marca denominativa compleja - compuesta de más de un elemento fonético -, la simple coincidencia parcial en un término, cuando se le añade otro que denota un determinado origen empresarial, no puede inducir a error o confusión en el mercado, ya que la utilización del término CONFIRMING, idéntico en el conjunto denominativo CONFIRMING BBV, tiene menos fuerza y eficacia identificadora que el grupo BBV, que como indicador de la procedencia de un servicio, es el que en definitiva, viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante.
Y aunque se trate de los mismos servicios, comprendidos en la misma Clase del Nomencátor internacional, al no concurrir el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, como requisito cumulativo con el anterior, no puede entrar en juego la prohibición relativa del artículo 12.1.a), en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.
A partir de ahí, esto es, establecida esa diferenciación decaen los demás motivos en que se fundamentó la demanda. Pues si existe la diferencia de signos, no puede afirmarse que se vulneren los derechos prioritarios de quien registró aquella marca compuesta de un solo signo, generalizado en el uso bancario. Y si se afirma que el conjunto denominativo ofrece la suficiente diferenciación entre las marcas enfrentadas, obviamente ha de decaer la impugnación fundada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas ( "No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados" ), pues como hemos dicho de forma reiterada - sentencias, entre otras de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 -, si hay suficientes elementos de distinción entre los signos, se está excluyendo no ya sólo el error o confusión en los consumidores, sino que estos asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo, con lo que no existe el aprovechamiento de la reputación ajena, sin que quepa confundir lo que es la notoriedad con el renombre, que éste sí que opera más allá del principio de especialidad, como indicábamos anteriormente. En cambio la notoriedad no resulta dañada, si existe suficiente diferenciación entre los signos, tal como decíamos en las sentencias acabadas de referir.
Por último ha de señalarse que con la concesión del registro de la marca que hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en las Resoluciones administrativas ahora impugnadas, no se infringe en modo alguno el artículo 56 de la Ley de Marcas ( "La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente interés legítimo" ), en cuanto que con aquella concesión, una vez apreciada la existencia de elementos diferenciadores que excluyen el error o la confusión, aunque se trate de los mismos productos, no está anulando ni dejando sin efecto una marca ya concedida, a modo de ejercicio de la acción de nulidad." (fundamentos de derecho quinto a séptimo)
Las mismas razones se imponen en la confrontación de marcas del presente supuesto, por lo que procede estimar tanto el recurso de casación, como ya se dijo, como el contencioso administrativo a quo.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, procede estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y, casada y anulada la Sentencia de instancia que se recurre, estimar asimismo el recurso contencioso administrativo previo, ordenando la inscripción en el registro de la marca solicitada.
En cuanto a las costas, no concurren las circunstancias legales para su imposición ni en la instancia ni en la casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley jurisdiccional.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS la casación interpuesta por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la sentencia de 16 de febrero de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 622/2.003, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado, interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de enero de 2.003, que anulamos, dictada en el expediente de marca nº 2.410.264 "BBVA CONFIRMING", que debe ser registrada.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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