STS, 28 de Abril de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 28 Abril 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de abril de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 566/2008, interpuesto por la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador Don Jaime Gafas Pacheco, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1270/2007 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de octubre de 2007, recaída en el recurso nº 399/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.512.099 "AQUA RED"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad VÍA RED SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A., representada por el Procurador Don Germán Marina y Grimau, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 24 de noviembre de 2003, que concedió la inscripción de la marca denominativa nº 2.512.099 "AQUA RED", para la clase 32ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de enero de 2008, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 5 de febrero de 2008, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable para su interpretación que se invoca, al confirmar la sentencia objeto de recurso la concesión de la marca 2.512.099 "AQUA RED", no apreciando riesgo de confusión con la marca prioritaria "AQUAREL" de Nestlé.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando el recurso, anulando y casando la sentencia recurrida y ordenando en definitiva a la Oficina Española de Patentes y Marcas que deniegue el registro de la marca 2.512.099 "AQUA RED" para la clase 32ª del Nomenclátor.
Por providencia de la Sala, de fecha 4 de septiembre de 2008, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 15 de octubre de 2008 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y VÍA RED SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo, lo que hicieron mediante escritos de fechas 6 de noviembre y 1 de diciembre de 2008 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 27 de marzo de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de abril siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
Se examina en esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena), en virtud de la cual se desestimó el recurso formulado por la entidad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de la marca denominativa nº 2.512.099 "AQUA RED" para la clase 32ª "bebidas no alcohólicas, especialmente agua mineral", por apreciar que, aunque existe coincidencia en el ámbito de los productos, se aprecian suficientes diferencias fonéticas y conceptuales con la marca denominativa nº 2.283.929 "AQUAREL", inscrita para productos de la misma clase "agua con gas, agua gaseosa, agua sin gas, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua con sabores, bebidas de frutas, zumos de frutas, limonada, soda y bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", que eliminan el riesgo de confusión en el consumidor.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
<
En efecto, en este caso, la apreciación visual y fonética de conjunto, nos lleva a apreciar diferencias evidentes en los dos conjuntos denominativos enfrentados, pues ninguna confusión cabe apreciar, al primer golpe de vista, entre "AQUA RED", concedida a la codemandada, y "AQUAREL", opuesta por la actora, pues, aun cuando existe coincidencia en uno de los elementos semánticos utilizados, el vocablo "AQUA", sin embargo, examinadas en su conjunto, que es como debe realizarse el análisis, ambas marcas están respectivamente constituidas por un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para diferenciarse una de otra, al presentar una distinta sonoridad y recepción auditiva, pues en la concedida la "R" se pronuncia en su sonido fuerte y, en la oponente, en su sonido simple, y una distinta apreciación visual derivada de que la concedida se compone de dos vocablos y la oponente de un solo vocablo, sin que, por ello, apreciemos posibilidad de error o confusión en el mercado ni asociación del mismo origen empresarial, aunque los productos amparados por ambas marcas enfrentadas sean similares y pertenezcan a la misma clase del Nomenclátor. Se trata, ambos signos, de denominaciones de fantasía suficientemente dispares en su conjunto.
En consecuencia y por cuanto ha sido expuesto, debemos desestimar la demanda y confirmar las resoluciones impugnadas".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con apoyo en el motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes, cuyo contenido es el siguiente: En la comparación entre las marcas "AQUA RED" y "AQUAREL", ambas para distinguir el mismo tipo de productos, en concreto aguas minerales, se dan todos los supuestos de incompatibilidad previstos en la norma, ya que existe semejanza fonética e identidad entre los productos o servicios, lo que comporta un riesgo potencial de confusión o asociación en el público. Sostiene esta parte que si la sentencia recurrida hubiera efectuado la comparación entre las marcas desde una visión de conjunto, sin efectuar una descomposición artificiosa de las mismas, hubiera denegado el registro. Cita la jurisprudencia que, según su criterio, sustenta su argumentación, e invoca el principio de interdependencia que en este caso, al existir coincidencia en los campos aplicativos, comporta a su juicio la exigencia de extremar el rigor en la apreciación de las denominaciones.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 12 de junio de 2002, 23 de abril de 2008 y 21 de enero de 2009 -.
No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia al comparar los signos enfrentados haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en que cabría en casación corregir el criterio del juzgador. No es ilógico considerar que no se producirá riesgo de confusión en los consumidores, porque es cierto que los signos enfrentados contienen elementos suficientes de diferenciación como para evitarlo. El término "aqua" es de común utilización en cuanto a su sentido de universalidad, y como tal es inapropiable. Desde este punto de partida, serán los otros elementos del signo los que atribuyan sustantividad, y no cabe duda de que en este supuesto las marcas tienen distinta sonoridad (la pronunciación de la "R" es diferente) y distinta composición (la terminación en una es "D" y en otra es "L") -dos palabras la aspirante, frente a una sola la prioritaria-, lo que, pese a su coincidencia en los campos aplicativos, les atribuye particularidades tales que permitirá al consumidor diferenciar con claridad sin riesgo de confusión a los signos enfrentados, siendo ésta la aplicación jurisprudencial correcta del principio de interdependencia que invoca la recurrente.
Debe en consecuencia desestimarse el recurso de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 566/2008, interpuesto por la Entidad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia nº 1270/2007 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de octubre de 2007, recaída en el recurso nº 399/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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