STS, 29 de Noviembre de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Noviembre 2007 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil siete.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 993/2005 interpuesto por
D. Diego y "FRIOBAS BASILIO, S.L.", representados por la Procurador Dª. María Dolores Martín Cantón, contra la sentencia dictada con fecha 10 de diciembre de 2004 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1016/2002, sobre inscripción de marcas "Boutique del Congelado Basilio"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "CONGELADOS BASILIO, S.A.", representada por la Procurador Dª. Amparo Ramírez Plaza.
"Congelados Basilio, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1016/2002 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de marzo de 2002 que estimaron sendos recursos de alzada contra la denegación de las marcas números 2.291.275 y 2.291.276, "Boutique del Congelado Basilio".
En su escrito de demanda, de 3 de octubre de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el recurso, declarando nulas y sin ningún efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de marzo de 2002, por las que se concedieron los registros de las marcas mixtas nº 2.291.275 y 2.291.276 'Boutique del Congelado Basilio' y, en consecuencia, se denieguen las mencionadas marcas mixtas". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de noviembre de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida".
D. Diego y "Friobas Basilio, S.L." contestaron a la demanda con fecha 7 de enero de 2003 y suplicaron sentencia "por la que se desestime la demanda y se mantengan en su integridad las dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimaron el recurso de alzada y acordaron su concesión, por ser plenamente ajustado a Derecho, con expresa condena en costas a la demandante por su mala fe". Por otrosí interesaron el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de diciembre de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contenciosoadministrativo núm. 1016/2002, interpuesto por la Procurador Dª. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de Congelados Basilio, S.A., contra las resoluciones de 6 de marzo de 2002, de la OEPM, que estimándolos recursos presentados contra las resoluciones anteriores de 20 de abril y 20 de febrero de 2001, respectivamente, de la misma Oficina, concedieron las marcas nacionales 2.291.275 y 2.291.276 'Boutique del Congelado Basilio' (mixta) en el sentido siguiente: 1) Se declara que no procede la concesión de la marca 2.291.276, declarándose nula y sin efecto la resolución impugnada y debiendo cancelarse la inscripción de dicha marca. 2) Se confirma totalmente la resolución administrativa dictada sobre la marca 2.291.275. Sin costas".
Con fecha 22 de marzo de 2005 D. Diego y "Friobás Basilio, S.L." interpusieron ante esta Sala el presente recurso de casación número 993/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"Infracción de los artículos 25 y 26 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 ".
"Infracción, por aplicación indebida, de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; en relación con el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".
"Infracción de lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1998 [...] en relación con el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Marcas de 1988, también infringido por su falta de aplicación".
"Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que el examen comparativo de las marcas ha de realizarse mediante una visión de conjunto de todos sus componentes".
"Congelados Basilio, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación confirmando la sentencia recurrida.
El Abogado del Estado presentó escrito con fecha 18 de diciembre de 2006 en el que "manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite".
Por providencia de 27 de junio de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de diciembre de 2004 que, al estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Congelados Basilio, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas, declaró improcedente la inscripción de la marca 2.291.276, "Boutique del Congelado Basilio", para servicios de la clase 39 (en concreto "servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes").
La inscripción de la marca número 2.291.276 ("Boutique del Congelado Basilio") fue solicitada por el hoy recurrente en casación D. Diego e inicialmente denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo que, sin embargo, accedió a su registro al estimar el recurso de alzada por dicho señor interpuesto. Contra la decisión estimatoria de la alzada formuló recurso contencioso-administrativo la entidad "Congelados Basilio, S.A.", cuya parcial estimación da lugar al presente recurso.
La Sala de instancia, como acabamos de indicar, estimó parcialmente el recurso contenciosoadministrativo ante ella interpuesto fundando el fallo en las siguientes consideraciones, de las que reproducimos tan sólo las relativas a la marca objeto del recurso de casación:
"[...] La marca 2.291.276, como ya se adelantó es para productos de la clase 39, 'servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes'.
De las marcas de la entidad demandante sólo puede ofrecer base para sustentarse la incompatibilidad, la que se refiere a productos de la clase 39, es decir, la marca 2.247.628, pues para todas las demás deben reproducirse los mismos argumentos que acabamos de mencionar al examinar la marca anterior.
Las dos marcas aquí enfrentadas coinciden en ser para servicios de transporte y almacenaje, luego de poder existir incompatibilidad entre los distintivos existiría incompatibilidad entre las marcas.
Realmente, los gráficos, con mar y productos marinos, y el utilizar la palabra Basilio en ambas marcas pueden causar confusión, por lo que ha de entenderse que estas dos marcas son incompatibles [...]".
En el primer motivo de casación se imputa a la Sala la infracción (por "falta de aplicación") de los artículos 25 y 26 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, "en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, que se considera asimismo infringido".
La tesis central del motivo es que la sociedad demandante en la instancia ("Congelados Basilio, S.A.") habría consentido la decisión registral que, al denegar inicialmente las marcas solicitadas, afirmó que no podían tenerse en cuenta como marcas oponentes las números 2.247.627 y 2.291.273 (esto es, las de la referida sociedad demandante) porque estaban denegadas. El consentimiento de dicho acto por aquella sociedad le impediría, según los recurrentes en casación, impugnar el acto final del procedimiento de registro al carecer de legitimación para ello.
El motivo debe ser desestimado. "Congelados Basilio, S.A." no precisaba recurrir en vía administrativa el acto denegatorio inicial de las marcas aspirantes, fuera cual fuera el motivo de dicha denegación, para ostentar legitimación en vía jurisdiccional. Su falta de recurso administrativo ante aquel acto inicial no equivale al consentimiento de su contenido y se pudo deber, entre otros motivos, a la circunstancia de que, siendo el sentido del acto denegatorio favorable a sus propios intereses (en la medida en que rechazaba la inscripción de dos marcas competidoras) resultaba superfluo impugnarlo en alzada a fin de que el organismo registral añadiera otro motivo adicional para llegar a la misma conclusión denegatoria.
Cuando, por el contrario, el citado organismo estima el recurso de alzada interpuesto por Don Diego y accede a registrar las marcas por éste interesadas (la número 2.291.275 para servicios de la clase 35 y la número 2.291.276 para servicios de la clase 39), nace el derecho de "Congelados Basilio, S.A." a impugnar ante los tribunales la concesión de ambas, pues es en ese momento cuando se produce la verdadera afección negativa a sus intereses comerciales, siendo como es titular de otras marcas que considera prioritarias e incompatibles con las que se acaban de inscribir.
El tribunal de instancia, en definitiva, obró correctamente al afirmar en el segundo fundamento jurídico de la sentencia que "la entidad demandante no actuó en los procedimientos administrativos, pero tiene legitimación para acudir a la vía judicial al tener interés directamente relacionado con las resoluciones administrativas dictadas en ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la LJCA ."
Ni el artículo 25 ni el 26 de la Ley Marcas inciden en la cuestión que suscita este primer motivo. El artículo 25 se limita a regular la publicación de la solicitud de registro de una marca y el artículo 26 a la posibilidad de que cualquier interesado se oponga a aquélla. La falta de oposición de un interesado durante el procedimiento de inscripción no le priva de legitimación para recurrir jurisdiccionalmente el acto final del procedimiento cuando, como aquí ocurre, este último acto administrativo es contrario a sus intereses precisamente por revocar el inicial de signo contrario.
En el segundo motivo de casación los recurrentes denuncian la aplicación indebida del artículo
12.1.a) de la Ley 32/1988 "en relación con el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge el principio de perpetuación de la jurisdicción y su aplicación al procedimiento administrativo; principio y precepto infringidos, por su falta de aplicación".
La crítica se dirige especialmente contra la parte del fundamento jurídico cuarto de la sentencia en la que el tribunal de instancia afirma que "es cierto que la marca de la entidad actora estaba denegada cuando se hizo la primera resolución administrativa; sin embargo, estaba en vigor cuando se hizo la segunda e incluso había ya sido publicada seis días antes de dicha resolución; debido a ello, debió ser examinada y tenida en cuenta por la Administración, cosa que no hizo".
A juicio de los recurrentes, en síntesis, la Sala de instancia no podía tener en cuenta "hechos acontecidos con posterioridad" a la solicitud de sus propias marcas e incluso a la primera resolución registral. Como quiera que la marca número 2.247.628 que dicha Sala considera prioritaria y preferente fue solicitada por "Congelados Basilio, S.A." (en aquel momento "Pescados Basilio, S.L.") el 15 de julio de 1999 pero no fue concedida hasta el 30 de enero de 2002, no debió ser tomada en consideración -siempre según los recurrentespara resolver las solicitudes de registro números 2.291.275 y 2.291.276 presentadas por Don Diego el 16 de febrero de 2000, solicitudes que serían denegadas inicialmente el 20 de febrero de 2001 y aceptadas por fin, al estimarse la alzada, el 6 de marzo de 2002.
El motivo tampoco puede ser acogido. De un lado porque, como bien afirma el tribunal de instancia, el organismo registral no podía ignorar, al resolver el recurso de alzada, que la marca número 2.247.628 (esto es, una de las que le propia Oficina había inicialmente considerado, de oficio, prioritaria y preferente a las solicitadas) estaba concedida por ella misma desde el 30 de enero de 2002. De otro, y sobre todo, porque el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento civil se limita a impedir que la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales puedan ser modificadas por las alteraciones que "una vez iniciado el proceso" se produzcan en determinadas circunstancias relativas a las personas, las cosas y el objeto del litigio, sin que en este caso se haya producido ninguna de dichas circunstancias tras la interposición del recurso contencioso administrativo ni se haya alterado la jurisdicción o la competencia del tribunal a quo.
Tratan los recurrentes de aplicar sin más el "principio" inserto en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los procedimientos administrativos de recurso, lo que ni es posible en los términos en que se pretende ni, de ser posible, alteraría la solución del litigio. Con el solo límite de no agravar la situación inicial de quien recurrió en vía administrativa, el órgano de la Administración que resuelva este género de recursos puede decidir cuantas cuestiones de fondo o de forma se planteen en el procedimiento, hayan sido o no alegadas en él por los interesados (artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Podía, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas (y a fortiori el tribunal de instancia) tomar en consideración hechos acaecidos tras la incoación del procedimiento administrativo de registro y anteriores a la resolución del recurso de alzada. Posibilidad reforzada tanto más si -como en este caso ocurre- se trataba de analizar la incidencia que en la nueva solicitud de registro de las marcas aspirantes (presentada el 16 de febrero de 2002) pudiera tener la preexistencia de una solicitud previa (la de 15 de julio de 1999) anterior al inicio del tan citado procedimiento, solicitud que por sí sola tenía eficacia obstativa, esto es, impedía el acceso al registro de las nuevas marcas idénticas o similares (artículo 12.1 de la Ley 22/1988 ) y que finalmente fue concedida en la ya referida fecha de 30 de enero de 2002.
En el tercer motivo casacional se denuncia la infracción de los artículos 25 y 28 de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 12.2 de la Ley de Marcas de 1988. Sostiene la parte recurrente que la "falta de aplicación" de dichos preceptos debe conducir a la casación de la sentencia de instancia.
En realidad el motivo vuelve a poner en duda la legitimación procesal de "Congelados Basilio, S.A." por su aquiescencia a la resolución denegatoria inicial dictada durante el procedimiento administrativo, cuestiones ambas que hemos tratado en los fundamentos jurídicos anteriores. La sociedad recurrente se refiere una vez más al artículo 28 de la Ley Jurisdiccional (sobre cuya base planteó el primer motivo casacional) para ponerlo ahora en relación con el artículo 12.2 de la Ley de Marcas . A tenor de éste cabe registrar una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.
La apelación al artículo 12.2 citado está fuera de lugar en el marco de este recurso. Dicho precepto fue utilizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas para estimar el 6 de marzo de 2002 la alzada presentada por Don Diego contra la inicial denegación de sus solicitudes de registro números 2.291.275 y 2.291.276, pues dicho señor había aportado al expediente administrativo la autorización de una tercera persona que le permitía el registro de las marcas aspirantes a pesar de su concomitancia con las de dicho tercero, levantando así el obstáculo apreciado inicialmente por el organismo registral. Semejante cuestión es del todo ajena a la que se centra en la relación de semejanza de las marcas aspirantes y las de "Congelados Basilio, S.A.", cuestión para cuyo planteamiento procesal esta última sociedad tenía la legitimación que ya le hemos reconocido en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia.
En el último motivo de casación la sociedad recurrente afirma que el tribunal de instancia ha infringido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de comparación en conjunto de las marcas enfrentadas.
La censura es infundada y el motivo debe ser rechazado. El tribunal de instancia, al realizar el análisis comparativo de las marcas en liza, no ha omitido tomar en consideración ninguno de los elementos característicos de los signos respectivos ni ha dejado de contemplar a éstos en su conjunto. Alude de modo específico tanto a los componentes gráficos (destacando que una y otra marca coinciden en la representación visual del "mar y productos marinos") como al componente denominativo (el término "Basilio", presente en ambas) para concluir que, referidos los dos signos a una misma clase de productos o servicios, "pueden causar confusión, por lo que ha de entenderse que estas dos marcas son incompatibles".
Se observa, pues, que el examen comparativo llevado a cabo por la Sala de instancia se extiende a las dos marcas en su integridad y que la apreciación de sus similitudes ha sido hecha a partir de la visión de conjunto de todos sus componentes. La Sala sentenciadora, pues, no ha ignorado el criterio jurisprudencial de que el contraste de las marcas aspirantes con las ya registradas debe realizarse atendiendo a la impresión global que los respectivos signos identificadores provocan en el ánimo del consumidor.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 993/2005, interpuesto por D. Diego y "Friobás Basilio, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de diciembre de 2004 recaída en el recurso número 1016 de 2002. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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