SAP Barcelona 206/2013, 16 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 206/2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Fecha | 16 Mayo 2013 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 540/2012.3.ª
Juicio Ordinario núm. 1068/2009
Juzgado Mercantil núm. 1 Barcelona
SENTENCIA núm. 206/2013
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUÍS GARRIDO ESPA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
En la ciudad de Barcelona, a dieciseis de mayo de de dos mil trece.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 1 de esta localidad, por virtud de demanda de Efficiency Coaching, S.L. contra Dirección por Misiones, S.L., Millán y Jose Ramón, pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 2 de mayo de 2012.
Han comparecido en esta alzada la apelante Efficiency Coaching, S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Martínez Sánchez y defendida por el letrado Sr. Cabredo, así como los demandados en calidad de parte apelada, representados por el procurador Sr. Badía y defendidos por el letrado Sr. Romaní.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: 1.-Desestimar la demanda formulada por Efficiency Coaching, S.L. contra el demandado, Dirección por Misiones, S.L., Millán y Jose Ramón con expresa condena al actor al pago de las costas de esa demanda.
-
- Estimar parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por Dirección por Misiones, S.L., Millán y Jose Ramón contra Efficiency Coaching, S.L. declarando la nulidad parcial de la marca titularidad del actor que lleva por número de registro el 2652.692, nulidad que afectará a los siguientes servicios de la clase 41 Educación y Formación la formación en modelos de gestión o cualquier otra que incida en el sistema de organización y gestión de cualquier entidad y los siguientes Servicios de la Clase 35: Servicios de planificación y asesoramiento en la dirección de negocios, consultoría e investigaciones para negocios y gestión de negocios comerciales, librando mandamiento a la OEPM para su efectividad, una vez firme >>.
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Efficiency Coaching, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 6 de marzo pasado. Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.
Términos en los que aparece planteado el conflicto en esta instancia
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Efficiency Coaching, S.L. (en adelante, Efficiency) presentó demanda contra Dirección por Misiones, S.L. (en adelante, Dirección), Millán y Jose Ramón ejercitando las siguientes acciones:
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Frente a los Sres. Millán y Jose Ramón, la acción de reinvindicación de la marca número 2.647.568, "DPM Dirección por Misiones", marca mixta para las clases 9 y 41; y de forma subsidiaria, la acción de nulidad por haber sido solicitada de mala fe.
b) Frente a Dirección y el Sr. Millán, la acción de infracción marcaria y la de indemnización, en solicitud de que cesaran en los actos de infracción y se les condenara a la retirada de los materiales que incorporan la marca.
c) Respecto a Dirección, la condena a la modificación de su denominación social.
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Los demandados contestaron a la demanda y a la vez formularon reconvención en solicitud de nulidad de la marca que los actores invocaban como fundamento de su derecho (la marca española núm. 2.652.692). Fundaron sus pretensiones con las siguientes alegaciones:
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La marca de la actora es nula por tratarse de una marca genérica o descriptiva, ya que con la expresión "Dirección por Misiones" se denomina un modelo de gestión creado por los Sres. Millán y Jose Ramón, que fue divulgado por medio de la publicación de un artículo de los mismos para el IESE en el año 2003 y un posterior libro en el año 2005. Por ello, el uso que de ese término se realiza hoy es meramente descriptivo de ese modelo de gestión.
b) Lo que el actor pretende es reservarse la exclusiva sobre el referido modelo de gestión.
c) La actora no utiliza su marca como tal sino exclusivamente para referirse a un concreto modelo de gestión.
d) Los demandados utilizan exclusivamente el elemento gráfico de su signo y cuando usan la denominación "Dirección por Misiones" lo hacen para referirse a ese modelo de gestión, no como marca.
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Efficiency, al contestar a la reconvención, opuso que:
i) Los actores reconvencionales utilizan la denominación controvertida o su acrónimo tanto en su denominación social como en los servicios de consultoría que prestan, lo que por sí mismo es indicativo de la virtualidad distintiva que tiene el signo cuya nulidad pretenden.
ii) Las páginas web llevan el anagrama del copyright.
iii) El Sr. Millán intentó registrar ante la OAMI la misma marca cuya nulidad solicita en este procedimiento.
iv) La marca cuya nulidad se solicita es una marca mixta con características suficientes como para dotarla de distintividad.
v) El concepto de "dirección por misiones" resulta desconocido para el gran público y no define los servicios de las Clases 35 y 41.
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La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda y estimó en parte la reconvención al considerar que el signo titularidad de las actoras era nulo por falta de capacidad distintiva, ya que se trata de una marca genérica que identifica un modelo de gestión de negocio. Por ello declaró su nulidad respecto de parte de los servicios para los que se encuentra registrado el signo, tanto de la Clase 35 como de la 41, particularmente los servicios de educación y formación que guardan relación con los modelos de gestión, así como los servicios de planificación y asesoramiento en la dirección de negocios, consultoría e investigaciones para negocios y gestión de negocios comerciales. No así para el resto de servicios, respecto de los cuales se trata de una expresión que resulta completamente desconocida y ajena a los mismos.
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El recurso de la actora imputa a la resolución recurrida:
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Infracción del principio " Nemo potest contra propium actum venire", alegando que se funda en que fue el Sr. Millán quien registró el signo actuando como administrador de la propia actora y todos los demandados lo han venido utilizando a título de marca, primero en Effiency y más tarde en Dirección, empresa que lo incorpora en su propia denominación y en el nombre comercial (DPM Consulting).
b) Error en la valoración de la prueba e infracción de los arts. 4.1 y 5.3 de la Ley de Marcas .
c) Error en la valoración de la prueba y existencia de un mejor derecho de la demandante sobre la marca reivindicada, así como manifiesta mala fe de los demandados en el registro del signo.
d) Infracción de los derechos marcarios por el riesgo de confusión entre los signos.
e) Infracción del principio allegans propiam turpitudinem non auditur.
f) Infracción de garantías procesales por la indebida denegación de prueba que considera fundamental para el objeto de la litis.
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Hechos probados
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Son hechos relevantes que la resolución recurrida considera acreditados, sea por que no fueron controvertidos por las partes o porque se estiman acreditados, y que contextualizan el conflicto los siguientes:
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) Los demandados Sres. Millán y Jose Ramón publicaron durante el año 2003 un libro cuyo título coincide con la parte denominativa de la marca de la actora (DIRECCIÓN POR MISIONES), en el que describían un modelo de gestión empresarial.
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) La actora no cuestiona que los demandados son expertos en ese modelo de gestión y que el Sr. Jose Ramón investiga e imparte clases en el ámbito universitario sobre el mismo.
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) El Sr. Millán solicitó, en fecha 4/3/2003, la marca española denominativa 2.529.091 DIRECCIÓN POR MISIONES para la clase 42 (servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos) y le fue denegada por la OEPM el 13/2/2004 por genérica, al considerar que carecía de capacidad distintiva.
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) La sociedad actora fue constituida en mayo de 2004 y los Sres. Millán y Jose Ramón fueron socios fundadores de ella, a la vez que prestaban servicios profesionales (de consultoría) para la misma. El Sr. Millán fue administrador de la sociedad desde su fundación hasta el año 2007. En tal carácter solicitó el registro de la marca que la actora invoca.
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) La actora es titular de la marca mixta referida en el punto anterior, esto es, la núm. 2.652.692 para las Clases 9, 35 y 41, con efectos desde el 20 de diciembre de 2005. Su presentación es la siguiente:
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) Los demandados Sres. Millán y Jose Ramón son titulares de la marca mixta española núm. 2.647.568, para las clases 9 y 41, con efectos desde 8 de abril de 2005. Esta es la marca objeto de reivindicación por la actora (y subsidiariamente objeto de la solicitud de nulidad). Tiene la siguiente presentación:
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) La solicitud de registro de estas dos marcas fue realizada mientras el Sr. Millán era el administrador de la sociedad actora.
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) En 2007 los Sres. Millán y Jose Ramón dejaron de prestar servicios para la actora y constituyeron la sociedad Dirección por Misiones, S.L., sociedad que opera ofreciendo servicios incluidos en la Clase 35 del Nomenclator internacional, concretamente servicios de consultoría, asesoría y formación de empresas.
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) La OAMI denegó en 2009 la solicitud de registro de la marca 7373781 DIRECCIÓN POR...
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