SAP Alicante 374/2012, 14 de Septiembre de 2012
| Ponente | ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA |
| ECLI | ES:APA:2012:3085 |
| Número de Recurso | 258/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 374/2012 |
| Fecha de Resolución | 14 de Septiembre de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,
ROLLO DE SALA Nº 258-C16/12
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 127/11
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1
SENTENCIA NÚM. 374/12
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrada: Doña Cristina Trascasa Blanco
En la ciudad de Alicante, a catorce de septiembre de dos mil doce.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 127/11, sobre infracción de marca comunitaria, marca nacional, marca internacional y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la actora, L'ORÉAL, S.A.; PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT PARFUMS; HELENA RUBINSTEIN, S.A.; BIOTHERM, SOCIETÉ MONEGASQUE; JEAN CACHAREL; MME ANNE RUIZ PICASO y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A (en lo sucesivo, GRUPO L'ORÉAL), representada por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, con la dirección de la Letrada Doña Amaya Ortiz López y; de otro lado, por la codemandada PERFUMESA, S.L., representada por el Procurador Don José Córdoba Almela, con la dirección del Letrado Don Gonzalo San Felíu Giró.
El codemandado Don Eleuterio no se ha opuesto a los recursos ni se ha personado en esta alzada.
DE H E C H O.-
En los autos de Juicio Ordinario número 127/11 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha doce de marzo de dos mil doce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que desestimando la demanda interpuesta por L'ORÉAL, S.A., PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, HELENA RUBINSTEIN, S.A., BIOTHERM, SOCIETÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL, MME ANNE RUIZ PICASO y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A., contra Don Eleuterio debo absolver al demandado de las pretensiones contra él formuladas. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por L'ORÉAL, S.A., PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, HELENA RUBINSTEIN, S.A., BIOTHERM, SOCIETÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL, MME ANNE RUIZ PICASO y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A., contra PERFUMESA, S.L. debo declarar y declaro que la sociedad demandad ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar productos manipulados y testers de perfumes distinguidos con las marcas de las actoras y debo condenar y condeno a la demandada a: 1º) A estar y pasar por la anterior declaración. 2º) A cesar inmediatamente a abstenerse en el futuro en la actividad de venta de testers o probadores de perfumes y de productos manipulados o alterados defectuosamente en su presentación distinguidos con las marcas de los demandantes. 3º) A indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de 16.147,91 #. 4ª) A la publicación del fallo de la sentencia en los términos establecidos en el apartado 57. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."
Contra dicha Sentencia se interpusieron sendos recursos de apelación por la actora y la codemandada PERFUMESA, S.L. y, tras tenerlos por interpuestos, se dio traslado de los mismos a las adversas quienes presentaron su respectivo escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 258-C16/12, en el que se señaló la deliberación, votación y fallo para el día trece de septiembre, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.
Pretensiones deducidas en la demanda.
El GRUPO L'ORÉAL, titular de una pluralidad de marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España, calificadas como notorias, que distinguen productos cosméticos y de perfumería y, de cuya distribución en España también se encarga, articula acumuladamente: 1.-) una acción de infracción de sus marcas, fundada en los artículos 34.2 y 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en los artículos 9 y 13.2 del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC) y, 2.-) una acción de competencia desleal fundada en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, porque desde el año 2009 PERFUMESA, S.L. vende sin autorización a través de las páginas www.perfumesa.es y www.perfumesa.com, de las que figura como titular Don Eleuterio, perfumes, cosméticos y otros productos que han sido comercializados por el GRUPO L'ORÉAL en el EEE o por terceros con su consentimiento sin respetar las exigencias propias del sistema de distribución selectiva empleado por el GRUPO L'ORÉAL para la venta de sus productos, incluyendo la comercialización de probadores o testers cuya venta está prohibida según la inscripción que figura sobre el mismo producto, lo que perjudica la imagen y el prestigio de sus marcas y; a tal fin las actoras interesan la declaración de la infracción de sus marcas y la condena a la cesación de la conducta infractora, a indemnizar los daños y perjuicios que comprenden tres conceptos (regalía hipotética, daño a la imagen y gastos de investigación) y la publicación de la Sentencia en la edición nacional del diario EL PAÍS y, al pago de las costas.
Pronunciamientos de la Sentencia recurrida.
Tras allanarse la parte demandada en el acto de la audiencia previa respecto la existencia de infracción marcaria en cuanto a la venta de probadores o testers, la Sentencia de instancia:
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-) desestimó la demanda dirigida contra el codemandado Don Eleuterio al apreciar la excepción de falta de legitimación pasiva;
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-) estimó parcialmente la demanda dirigida frente a PERFUMESA, S.L. al: a) comercializar los productos manipulados y testers de perfumes distinguidos con las marcas de las actoras por lo que declaró la infracción de las mismas fundada en los artículos 34.2 LM y 9.1 RMC por carecer del consentimiento de los titulares y, al mismo tiempo, declaró la existencia de un acto de competencia desleal al implicar un acto de engaño previsto en los artículos 5 LCD y 3 de la Ley General de Publicidad, por inducir a error al consumidor;
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condenar a la cesación inmediata en la actividad de la venta de los testers o probadores de perfumes y de productos manipulados o alterados defectuosamente en su presentación distinguidos con las marcas de las demandantes; c) condenó a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados en la suma de 16.147,91.-# y; d) condenó a la publicación del fallo de la Sentencia en los términos establecidos en el apartado 57; sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes.
Frente a la Sentencia de instancia se han alzado ambas partes quienes formulan las alegaciones que pasamos a examinar.
Recurso de apelación deducido por la actora, GRUPO L'ORÉAL.
Siendo ya un pronunciamiento firme la infracción del ius prohibiendi de los derechos de marca de las actoras al haber vendido PERFUMESA, S.L. los testers o probadores cuando los titulares de las marcas lo habían prohibido expresamente con una inscripción en los productos, la primera alegación del recurso tiene por objeto denunciar la errónea valoración de la prueba respecto de las concretas condiciones de comercialización on line por los demandados de los productos denominados "regulares" frente a los llamados testers o probadores pues estima que aquéllos se venden sin autorización y en condiciones ajenas a las establecidas para la distribución selectiva de los productos lo que permite considerar que concurre la excepción al agotamiento prevista en los artículos 36.2 LM y 13.2 RMC, esto es, existen motivos legítimos que justifican que las actoras se opongan a la comercialización de los productos "regulares".
Respecto de esta cuestión, hemos de traer a colación la jurisprudencia del TJUE y, así, la Sentencia de 4 de noviembre de 1997 : " 43. Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 75).
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De ello se deduce que, cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.
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En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad...
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