SAP Alicante 345/2012, 23 de Julio de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 345/2012 |
| Fecha | 23 Julio 2012 |
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,
DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
ROLLO DE SALA Nº 224-C12/12
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 391/11
JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-1
SENTENCIA NÚM. 345/12
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrada: Doña Cristina Trascasa Blanco.
En la ciudad de Alicante, a veintitrés de julio de dos mil doce.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 391/11, sobre infracción de marca comunitaria, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, LICENSING PROJECTS, S.L. (en lo sucesivo, LP), representada por el Procurador Don Danilo Angelini, con la dirección del Letrado Don Josep Carbonell Callico y; como apelada, la parte actora, PIRELLI & C. S.p.A. (en lo sucesivo, PIRELLI), representada por la Procuradora Doña Francisca Caballero Caballero, con la dirección de la Letrada Doña Montserrat Jané Casas.
DE H E C H O.-
En los autos de Juicio Ordinario número 391/11 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha uno de marzo de dos mil doce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por Pirelli & C SpA contra LICENSING PROJECTS S.L. debo:
-
) Declarar la imposibilidad de uso y explotación por parte de LICENSING PROJECTS S.L. de las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A., denominativa "PIRELLI", marca logo y marca logo,
-
) Condenar a la demandada:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar y abstenerse de toda utilización, directa o indirecta, actual o futura, de las marcas titularidad exclusiva de PIRELLI & C. S.p.A., denominativa "PIRELLI", y las marca logo y .
- A cesar y abstenerse de toda actividad como entidad autorizada para el uso y explitación de las marcas de PIRELLI. - A retirar del tráfico económico todo elemento al que se le hayan aplicado las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A.
- A destruir todo elemento al que se le haya aplicado las marcas indicadas.
- A destruir los 600 pares de zapatos retenidos por las autoridades aduaneras de Barcelona que incorporan las marcas titularidad de de PIRELLI & C. S.p.A.
La destrucción se realiza con sujeción a las normas administrativas de destrucción de residuos, con 10 días preaviso a la actora y en defecto de acuerdo de las partes, con constancia notarial
Las costas causadas se imponen a la demandada"
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 224-C12/12, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día diecinueve de julio, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.
La demanda que inicia este proceso tiene por objeto:
-
-) una pretensión de declaración de la imposibilidad de uso y explotación por parte de LP de las marcas comunitarias de titularidad de la actora números 3733086 y 319319 cuya representación gráfica es y, número 2242402 cuya representación gráfica es, registradas para, entre otras, la clase número 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería);
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-) una pretensión de condena de LP a pasar por las anteriores declaraciones, a cesar en el uso de las marcas de PIRELLI, a la remoción o retirada del tráfico económico de todo elemento al que se hayan aplicado las marcas de PIRELLI, a la destrucción de todo elemento al que se haya aplicado las marcas PIRELLI y, en especial, de los 600 pares de zapatos retenidos por las autoridades aduaneras de Barcelona que incorporan las marcas de PIRELLI y, al pago de las costas del proceso.
Ambas pretensiones están basadas en la violación de las marcas por LP quien, tras haber resuelto PIRELLI el día 13 de abril de 2007 el contrato de licencia exclusiva para la fabricación, distribución y comercialización de calzado celebrado entre las partes el día 18 de diciembre de 2001, modificado el día 20 de julio de 2005, por incumplimiento de determinadas obligaciones a cargo de LP, resolución contractual estimada correcta por el Laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París de fecha 19 de octubre de 2009 pero pendiente de resolver recurso de anulación contra el referido Laudo ante la Cour d'Appel de Paris al tiempo de presentación de la demanda, propuso en el procedimiento de su concurso (autos número 355/07 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona) un convenio cuyo plan de viabilidad se fundaba en seguir con la gestión de la licencia por un tercero que fue aprobado mediante Sentencia de fecha 21 de febrero de 2011, actualmente pendiente de apelación y, procedió a la importación de 600 pares de zapatos procedentes de China con las marcas de PIRELLI que fue comunicada el día 25 de mayo de 2011 por las autoridades aduaneras quienes acordaron la retención de la mercancía en virtud de lo previsto en el Reglamento (CE) 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003.
La Sentencia de instancia estimó la demanda y frente a la misma se ha alzado la demandada LP quien, en esencia, alega la vigencia del contrato de licencia, máxime cuando en el curso de este proceso se ha dictado por la Cour d'Appel de París (Pôle 1 - Chambre 1) Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2011 por la que se ha anulado el Laudo dictado el día 19 de octubre de 2009 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París que había declarado correctamente resuelto el contrato de licencia con efectos desde el día 13 de abril de 2007.
La vigencia del contrato de licencia permite a la apelante, de un lado, justificar el uso legítimo de las marcas litigiosas porque no existe ninguna resolución arbitral ni jurisdiccional firme que haya resuelto el contrato y; de otro lado, oponer la tacha de incongruencia de la Sentencia recurrida al haber fundamentado la estimación de la demanda en una causa petendi no alegada en su relato fáctico.
Antes de entrar a examinar las concretas alegaciones del recurso se hace necesario identificar la pretensión deducida en la demanda que, atendiendo a la competencia objetiva del Juzgado de Marca Comunitaria ( artículo 96-a del Reglamento (CE ) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, en adelante, RMC), se trata de una acción de violación de las marcas comunitarias de las que es titular PIRELLI.
La particularidad que presenta este litigio es que el demandado por una acción de violación de marca comunitaria es el licenciatario exclusivo y parcial para un determinado tipo de producto (calzado) en virtud del contrato de licencia celebrado entre las partes el día 18 de diciembre de 2001, modificado el día 20 de julio de 2005.
En el caso de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciatario, el licenciante puede ejercer las siguientes acciones: de un lado, las propias de la resolución por incumplimiento de un contrato bilateral de conformidad con la legislación aplicable al referido contrato y; de otro lado, la acción de infracción del ius prohibendi de la marca comunitaria (artículo 9.1.a en relación con los concretos supuestos previstos en el artículo 22.2 RMC) sin exigirse la previa declaración de la resolución del contrato de licencia.
En nuestro caso, PIRELLI ejercita la acción de violación de sus marcas comunitarias ya referidas anteriormente por lo que no puede exigírsele como condición previa una resolución jurisdiccional o arbitral firme que declare la resolución del contrato de licencia por incumplimiento imputable a LP. En...
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ATS, 5 de Noviembre de 2013
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