STS, 5 de Abril de 1994
| Ponente | JOSE ALMAGRO NOSETE |
| ECLI | ES:TS:1994:22193 |
| Fecha de Resolución | 5 de Abril de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 300.-Sentencia de 5 de abril de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don José Almagro Nosete.
PROCEDIMIENTO: Declarativo ordinario de menor cuantía.
MATERIA: Propiedad industrial. Caducidad de la marca. Interés legítimo. Similitud de marcas.
NORMAS APLICADAS: Arts. 54 y 56 de la Ley de Marcas . Directiva CEE de 21 de diciembre de 1988 .
DOCTRINA: La legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos
semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca. La noción de similitud es
imprescindible interpretarla en relación con el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos factores y, en
particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o
solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.
En la villa de Madrid, a cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Burgos sobre acción de caducidad por falta de uso de marca registrada prevista en el art. 53 cuyo recurso fue interpuesto por la Comunidad de bienes de don Silvio representado por el Procurador de los Tribunales don Aquiles Ullrich Dotti y asistido de la Letrada doña Margarita López Quintana en el que es recurrida la entidad "Compañía Oasis, Societé Anonyme" representada por el procurador de los tribunales don Rafael Rodríguez Montaut y asistida del Letrado don José Manuel Otero Lastres.
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Burgos fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía promovidos a instancia de la entidad "Oasis Societé Anonyme" contra la Comunidad de bienes de don Silvio sobre acción de caducidad por falta de uso de marca registrada en el art. 53 .
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y Fundamentos de Derecho que estimó convenientes, se dictara sentenciapor la que estimando íntegramente la demanda deducida, se declare la caducidad por falta de uso efectivo y real durante cinco años consecutivos de la marca núm. 152.709 de la que es titular la demandada y declarando asimismo que no ha existido uso de buena fe durante los tres meses anteriores a la solicitud de la caducidad, con la expresa imposición de costas a la parte demandada.
Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó alegando como hechos y Fundamentos de Derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al juzgado se dictara en su día sentencia por la que se desestimara íntegramente la demanda deducida de contrario, imponiéndoles las costas a la parte actora.
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 4 de abril de 1990 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando la demanda ejercitando la acción de caducidad de marca por falta de uso formulada por el Procurador don Raúl Gutiérrez Moliner en nombre y representación de "Oasis, S. A.", contra la Comunidad de bienes de don Silvio representado por el Procurador don Julián Echevarriete Miguel, debo absolver y absuelvo a la citada parte demandada de todos los pedimentos contenidos en la demanda, con imposición a la parte actora de las costas causadas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, dictó Sentencia con fecha 8 de abril de 1991 , cuyo fallo es como sigue: "Estimar el recurso y revocar la sentencia dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Burgos, dictando otra en su lugar por la que estimando la demanda formulada por "Oasis, Societé Anonyme", se declara la caducidad por falta de uso efectivo y real durante cinco años consecutivos de la marca núm. 152.709, "Oasis", de la que es titular la Comunidad de bienes demandada, así como que no ha existido uso de buena fe durante los tres meses anteriores a la solicitud de la caducidad; todo ello con expresa imposición de las costas causadas en primera instancia a la parte demandada, y sin hacer especial pronunciamiento sobre las de esta alzada".
El Procurador don Aquiles Ullrich Dotti en representación de la Comunidad de bienes de don Silvio formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del núm. 5° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por inadecuada interpretación, de la que se deriva la indebida aplicación del art. 4.º, apartados 1) y 4 ), en relación con el art. 53 apartado a), y de los apartados 1) y 4 ) del art. 1° de la Ley 32/88 de 10 de noviembre de Marcas ; así como de los arts. 54 y 56 de la mencionada Ley y de la correspondiente doctrina legal sobre la materia. Segundo. Al amparo del núm. 5° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por inadecuada interpretación, y, en consecuencia, indebida aplicación del art. 434 del Código Civil , en relación con los arts. 7.º, 1.107 y 1.258 del mencionado Texto legal, y, del art. 57 del Código de Comercio y 53 de la Ley de Marcas, en cuanto reguladores del principio de la "buena fe"; así como de la doctrina jurisprudencial relativa a la materia. Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 22 de marzo de 1994, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Almagro Nosete.
Fundamentos de Derecho
Bajo el amparo procesal del antiguo núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia la parte recurrente, como primer motivo, la infracción por indebida aplicación del art. 4.º [apartados 1) y 4 )] que relaciona con los art. 53 [apartado a)] y 7 [apartados 1) y 4)] de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas , así como con los arts. 54 y 56 de la mencionada Ley y la doctrina legal sobre la materia. Aunque la técnica casacional empleada no es la aconsejable, ni la debida, pues se amalgaman en un mismo motivo, sin la separación, exigible cuestiones diversas, el hilo conductor del motivo se halla en el sentido y alcance de la falta de uso de la marca litigiosa durante cinco años consecutivos y la consiguiente declaración de caducidad de la misma. La sentencia impugnada, en efecto, considera que la Comunidad demandada, pese a pechar con la carga en virtud del mecanismo de inversión que establece el art. 53 , no ha probado el uso real y efectivo "no ya desde la concesión de la marca, sino tan siquiera en los últimos cinco años anteriores al planteamiento de la demanda, pues no puede ni debe reputarse un uso efectivo y real de la misma el documento suscrito con don Jorge y con "Qualidist", el 23 de abril de 1989, para la comercialización de la misma (folios 78, y siguientes), ni el encargo de etiquetas a "Gráficas Valdepeñas" (folio 82), así como tampoco los documentos o facturas que obran a los folios 82 y siguientes, sobre supuestas operaciones comerciales con "Dismasur, S. A." (entidad participada por "Qualidist") y con la "Sociedad Cooperativa Limitada La Invencible", actuaciones todas ellas dirigidas a crear esa apariencia de uso necesaria que pudiera enervar la acción de caducidad. Pero completando el "factum", la misma sentencia de instancia reconoce que la pretensión actora se dirige a obtener declaración de caducidad de lamarca núm. 152.709 "Oasis" cuyas vicisitudes relata del siguiente modo: "la reseñada marca industrial fue concedida el día 17 de junio de 1946 a don Silvio , para distinguir "enología, vinos, mostos, cervezas y vinagre", habiéndose publicado su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el día 1 de noviembre del mismo año; con fecha 30 de mayo de 1986, se concedió la renovación de la misma, por un período de veinte años, inscribiéndose en el registro el día 29 de julio de 1988, a nombre de don Silvio , Comunidad de Bienes; posteriormente, el 23 de febrero de 1988, se solicitaron dos ampliaciones, una para amparar productos de la clase 30 del Nomenclátor internacional de marcas, y la otra para distinguir: "concentrados de mosto, extractos de mosto, perada, malta espumosa, o cerveza sin alcohol, jugos de fruta, zumos de fruta, néctares, horchatas, y bebidas a base de mostos, y/o zumos" (Clase 32), y "vinos de cavas, sidra, vermut y bitter (clase 33). A renglón seguido establece que por su parte, "Oasis, Societé Anonyme" es titular de la marca española núm. 965.644, "Oasis", concedida el 5 de marzo de 1982, para distinguir: "bebidas carbónicas y refrescantes no alcohólicas", previstos en el núm. 32 del Nomenclátor precisamente.
De lo expuesto se infiere, con toda claridad, que el eje central de la disputa, conforme a los términos en que introduce el objeto litigioso la sociedad actora y recurrida, radica en la caducidad solicitada de una marca propiedad de la demandada- recurrente que ampara productos diversos de los especificados respecto de su homónima registrada a favor de la demandante, sin que, además, conste que se haya concedido mayor extensión a los ámbitos respectivos de los productos distinguidos por la referida marca a ninguna de las dos partes enfrentadas. Así las costas, la primera cuestión a dilucidar es la suscitada por la recurrente acerca de la legitimación de la recurrida actora en orden al ejercicio de la "acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca" (art. 56 ), en función de los límites que respecto de la declaración de caducidad impone el art. 54 de la Ley de Marcas . Con independencia, pues, del hecho del no uso de la marca Oasis 152.709 ha de calibrarse si la actora ostenta "interés legítimo" para vincular al Juez competente a dictar un pronunciamiento de fondo, sobre el supuesto debatido. Y forzoso es concluir que la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca. La norma jurídica tiene, en erecto, por finalidad que se eliminen confusiones, contrarias al designio primordial de singularización de los productos que justifica la marca y su protección judicial. Mas si este riesgo se esfuma la tutela deviene innecesaria. Tan rigurosa es en este punto la Ley que cuida de matizar el alcance de la declaración de caducidad, para que esta no se exceda más allá de los productos o servicios en verdad afectados, obligando en su caso a declaraciones de caducidad de contenido parcial (art. 54 ). A mayores si, como en el caso ocurre, las marcas enfrentadas, distinguen una, bebidas preferentemente vínicas, y la otra, bebidas carbónicas refrescantes, mal se puede pretender la nulidad objeto de litigio. Falta, pues, el presupuesto preliminar habilitante que se exige al actor para que el órgano jurisdiccional competente al efecto, tenga que resolver la cuestión estricta de fondo 300 planteada. En definitiva, carece la sociedad demandante de legitimación.
El binomio marca-productos que distingue expresa mediante la oportuna comparación con el enfrentado, cuando haya identidad, la protección confiere la marca, que es absoluta en este caso, y extensible a los casos de similitud entre la marca y el signo y los productos y servicios; la noción de similitud es imprescindible interpretarla en relación con el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. Pero ninguna de estas cuestiones han sido objeto de examen ni de prueba en el proceso, porque se ha partido del erróneo supuesto de que bastaba la identidad de marcas para provocar, en caso de no uso de una de ellas por su titular o derecho habientes su caducidad instada por quien ostentaba a su favor la concesión de la marca homónima, cuando en verdad hubiera sido necesario alegar y demostrar la identidad o al menos la similitud de los productos que sendas marcas discernían. Esta es la regla que prevalece en nuestro Derecho de marcas, sin que ello sea óbice que, en los casos en que proceda, y mediante las alegaciones y pruebas oportunas se pueda, con observancia de lo establecido en la Directiva de la Comunidad Económica Europea de 21 de diciembre de 1988 ("aproximación de las legalizaciones de los Estados miembros en materia de marcas"), romper la necesaria correlación entre marca y productos idénticos o similares, para resolver la prevalencia de unas marcas sobre otras, en beneficio de las marcas de renombre aunque los productos o servicios protegidos por la marca enfrentada, no sean similares a aquellos para los que está registrada, si se dan las demás exigencias legales, situación ajena a los planteamientos de la litis.
Las razones expuestas nos permiten acoger en sentido estimatorio el motivo examinado con su alcance que, por su propia naturaleza, excluye por inútil el estudio de los demás motivos propuestos, con el resultado de que haya planteado el debate (art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y en función de las consideraciones hechas debe aceptarse como propia la sentencia de primera instancia y, en especial, su pronunciamiento desestimatorio de la demanda. Las costas de primera instancia deben imponerse a la parte actora, las de segunda instancia deben satisfacerse por cada uno las causadas a su instancia y lascomunes por mitad y las de este recurso por cada parte las suyas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución,
Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Bienes de don Silvio contra la sentencia de 8 de abril de 1991, dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, recaída en apelación de los autos de juicio de menor cuantía núm. 481/89, instados por la entidad "Oasis, Societé Anonyme" contra la recurrente y seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Burgos y, en consecuencia, anulamos y casamos la sentencia impugnada y de conformidad con la sentencia de primera instancia, acordamos la desestimación de la demanda con condena en las costas de primera instancia a la parte actora; las de segunda instancia deberán pagarse por cada parte las causadas a su instancia y las comunes, si las hubiera, por mitad; y las del presente recurso para cada parte las suyas; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Luis Albácar López.- José Almagro Nosete.- Jaime Santos Briz.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Vázquez Guzmán.-Rubricado
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