STS, 27 de Diciembre de 2007

"Cambridge English School, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 480/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2000, confirmado por el de 24 de enero de 2002, que denegó la marca número 2.276.838, "Cambridge English School, S.L.".

En su escrito de demanda, de 5 de julio de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "revocando el expresado acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y ordenando la concesión de la inscripción de la precitada marca Cambridge English School, S.L. nº 2.276.838". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 1 de octubre de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto".

"The Cambridge Institute International Establishment" contestó a la demanda con fecha 5 de noviembre de 2002 y suplicó sentencia "por la que se mantenga la denegación de inscripción registral decidida en detrimento de la referida marca 2.276.838, siendo especial interés de esta parte que en esa sentencia se declare que los motivos de dicha denegación deben ampliarse a la incompatibilidad que la marca impugnada también presenta con la marca internacional nº 691.497 de su propiedad que también sirvió de base a la oposición formulada contra ella por The Cambridge Institute International Establishment en la vía administrativa y cuya oposición fue desestimada por haber sido esa marca internacional provisionalmente denegada, ahora que ha sido revocada la referida denegación de dicha marca internacional oponente".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 28 de noviembre de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 17 de febrero de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º. Estimar el presente recurso contencioso-administrativo, anulando, por no ser conforme a Derecho, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de enero de 2002 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de diciembre de 2000, que deniega la concesión de la marca nacional nº 2.276.838, Cambridge English School, S.L., clase 41, mixta, acordando que por la Oficina Española de Patentes y Marcas se proceda a su concesión. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas". Sexto.- Con fecha 25 de abril de 2005 "The Cambridge Institute International Establishment" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2228/2005 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional :

Único: "la sentencia recurrida ha infringido la doctrina jurisprudencial establecida, entre otras, en las recientes sentencias de [...] 15 de octubre de 2004 -para resolver el recurso de casación 4366/2001- y 2 de noviembre de 2004 -en relación con el recurso de casación 5838/2001 -. [...] También se reputa vulnerada por la sentencia de la instancia la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española, así como similar tutela de la legitimación que viene regulada por el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción ".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 5 de septiembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de febrero de 2005, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Cambridge English School, S.L." y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que habían denegado a dicha sociedad la concesión de la marca número 2.276.838, "Cambridge English School, S.L.", para distinguir servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional (en concreto "servicios de educación, formación; esparcimiento, actividades deportivas y culturales; organización y dirección de conferencias, congresos y seminarios; publicación y préstamo de libros y producción y montaje de películas en cintas de vídeo; organización de exposiciones con fines culturales y educativos").

La Sala de instancia, al fallar en el sentido en que lo hizo, tuvo particularmente en cuenta la alegación de la demandante según la cual la Universidad de Cambridge, titular de algunas de las marcas obstaculizantes (en concreto, de las marcas comunitarias "University of Cambridge" y "Cambridge"), había prestado su consentimiento ulterior a la inscripción de la nueva marca número 2.276.838.

En el expediente administrativo tramitado con ocasión de la solicitud de registro de la marca número 2.276.838, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordó la suspensión inicial de la inscripción ante el "parecido detectado de oficio con la marca comunitaria número 774.026 Cambridge, y ante la oposición formulada por diversos titulares de otras marcas, entre las que figuraban la marca internacional 691.407 opuesta por 'The Cambridge Institute - British & American' para productos de las clases 09, 16, 41."

En su resolución de 20 de diciembre de 2000 la misma Oficina acordó la denegación de la marca solicitada número 2.276.838 al estimar "las oposiciones de la marca A-896449 University of Cambridge y otras, así como el parecido de la marca A-774026 Cambridge, por guardar semejanza en la denominación y estar sus actividades situadas en el mismo ámbito de aplicación". Sin embargo afirmó que no podía "tener en cuenta la oposición de la marca 691.407, por encontrarse denegada."

La Sala de instancia, al enfrentarse con la contestación a la demanda que había formulado "The Cambridge Institute International Establishment" en cuanto titular de la marca internacional número 691.407, "The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business", que ampara servicios de las clases 9, 16, 41 y 42 (marca que también había sido opuesta en el curso del expediente administrativo, según ya hemos observado), la rechazó en los siguientes términos:

"La codemandada, The Cambridge Institute International Establishment, pretende no sólo que se mantenga la denegación de la marca Cambridge English School, S.L., por los motivos que obran en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que se amplíe a la incompatibilidad que la marca impugnada también presenta con la marca internacional nº 691.407, The Cambridge Institute British & American for Pleasure & Business.

[...] Una adecuada resolución de las cuestiones suscitadas en el presente recurso contenciosoadministrativo exige precisar, en primer lugar, siguiendo un orden lógico, la imposibilidad de acoger la pretensión de la parte codemandada, The Cambridge Institute International Establisment, de extender la posible incompatibilidad que la marca Cambridge English School, S.L., también presenta con la marca internacional nº 691.407, The Cambridge Institute British & American for Pleasure & Business, porque no habiendo tenido en cuenta la Oficina de Española de Patentes y Marcas para dictar su resolución la oposición de la marca nº 691.407, The Cambridge Institute British & American for Pleasure & Business, porque había sido denegada, y no habiendo interpuesto contra la misma recurso contenciosoadministrativo es evidente que la consintió en este concreto extremo, lo que imposibilita su impugnación, y tanto es así que ya en el escrito oponiéndose al recurso de alzada formulado por Cambridge English School, S.L., se limitó a solicitar tan sólo su desestimación, sin mención alguna a que la incompatibilidad se extendiera a la marca, The Cambridge Institute British & American for Pleasure & Business."

En el motivo único de casación que formula la parte recurrente imputa al tribunal de instancia la infracción de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 15 de octubre de 2004 (recurso de casación 4366/2001) y 2 de noviembre de 2004 (recurso de casación 5838/2001 ), entre otras.

A juicio de la recurrente, dicha doctrina jurisprudencial "afirma la capacidad que tiene el coadyuvante -con mayor razón, en este caso, el codemandado- para pretender el mantenimiento de las resoluciones que denegaron el registro solicitado para la marca a la que aquél había impugnado en la vía administrativa, y aunque sus propias marcas no hubieran sido tenidas en cuenta para motivar dicha denegación, de forma que esa pretensión suya que deduce en la vía jurisdiccional pueda salir en defensa de la prioridad registral de sus marcas oponentes y no solamente de las marcas ajenas en las que se hubiera basado dicha denegación."

El motivo debe ser estimado, tal como sucedió en el recurso de casación número 4366/2001, de innegable similitud con el presente en el punto que ahora analizamos. La sentencia que puso fin a aquel recurso contiene los siguientes razonamientos:

"[...] No se puede exigir a alguien que ha resultado favorecido por una resolución administrativa que la impugne por discrepar del fundamento de dicha resolución, puesto que lo que resulta susceptible de recurso ordinario, según los artículos 107.1 y 114.1 de la Ley 30/92 es la propia resolución administrativa, y por los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63, según prescribe el artículo 115, todos ellos de la propia Ley . De ninguno de dichos preceptos se deriva la previsión de impugnación de una resolución exclusivamente encaminada a la modificación de sus fundamentos. En particular en el derecho de marcas, lo que resulta susceptible de recurso ordinario es la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admite o deniega el registro de una marca, no tanto los fundamentos en los que se ha basado el citado órgano administrativo.

En el caso de autos, además, la parte actora estuvo presente en todo el procedimiento administrativo en defensa de sus intereses. Se opuso con sus marcas prioritarias a la concesión de la marca 'Sub Zero' y si bien no interpuso recurso ordinario contra la subsiguiente resolución administrativa de 5 de noviembre de

1.996, fue porque resultaba favorable a sus intereses, puesto que era denegatoria según había solicitado, aunque se fundase en razones distintas a las alegadas por ella. Pero es que además, se opuso mediante escrito al recurso ordinario formulado por la entidad solicitante, en defensa del mantenimiento de la denegación y con base en la prioridad de sus propias marcas. Ya en fase judicial, la actora también se personó en el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la titular de la marca aspirante, y volvió a argumentar en favor de la denegación del petitum de la demandante con iguales fundamentos que en vía administrativa. Negarle la capacidad para oponerse a la demanda en defensa de sus propios intereses, esto es, de la prioridad de sus propias marcas, no resulta compatible con un entendimiento del recurso contencioso administrativo conforme al derecho constitucional garantizado por el artículo 24 de la Constitución, sino que supone una denegación de justicia. Por ejemplo, en el presente supuesto, habida cuenta que la oposición de la otra empresa inicialmente opuesta a la marca solicitada había desaparecido, denegarle la capacidad de oponerse con base en la prioridad de sus propias marcas suponía la imposibilidad de mantener su propia oposición a la concesión de la referida marca 'Sub Zero'."

Pues bien, la situación es análoga en el presente recurso. "The Cambridge Institute International Establishment", en cuanto titular de la marca internacional número 691.407, se había opuesto a la inscripción de la nueva marca. Es cierto que su oposición no prosperó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento en que ésta dictó su primera resolución denegatoria de la marca 2.276.838, pero tal hecho se debió al error por parte de dicho organismo de considerar que, en tal fecha, la marca 691.407 no había sido aún registrada por la citada Oficina. El error queda acreditado al constatar que el registro de la marca 691.497, si bien efectivamente denegado en su momento, había sido finalmente aprobado por resolución de la misma Oficina de 7 de noviembre del año 2000. Al igual que afirmamos en la sentencia antes citada, tampoco en este caso "The Cambridge Institute International Establishment" necesitaba recurrir en vía administrativa la decisión registral contraria a la inscripción de la marca 2.276.838 porque tal decisión, pese a todo, resultaba favorable a sus intereses aunque lo fuese por razones distintas a las alegadas por ella. Y del mismo modo que en aquel supuesto, también en éste "The Cambridge Institute International Establishment" se opuso al recurso de alzada formulado por "Cambridge English School, S.L." defendiendo el mantenimiento de la denegación, para lo que adujo la prioridad de su propia marca número 691.497 (en contra de lo que afirma, con error, la Sala de instancia).

Basta para corroborar cuál era su posición al respecto la lectura de las alegaciones dirigidas contra la estimación de la alzada (folios 11 y 12 del expediente): "[...] No tiene lógica alguna la interposición de un recurso de alzada en contra de la presente denegación, puesto que la resolución adoptada por ese digno Organismo es totalmente ajustada a Derecho, ya que la solicitud de registro de marca 2.276.838/6 'Cambridge English School, S.L.', con gráfico, en clase 41, incide en evidente colisión con el distintivo prioritario de nuestra representada, la marca internacional 691.407 denominada The Cambridge Instituto British & American English, con gráfico, concedida por resolución de fecha 1 de noviembre de 2000 (publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2001), para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16, 41 y 42 del Nomenclátor internacional, determinando que resulten de manifiesta aplicación al presente caso la prohibición de registro contenida en el art. 12, apartado 1.a), de la vigente Ley de Marcas ".

Finalmente, ya en vía judicial, "The Cambridge Institute International Establishment" también se personó como codemandada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la titular de la marca aspirante número 2.276.838 y volvió a argumentar en favor de su denegación, apoyando tal pretensión en argumentos que se referían tanto a la incompatibilidad de la citada marca aspirante con la suya propia (número 691.497) como con las de otras entidades.

La Sala de instancia, pues, si optaba por estimar el recurso contencioso administrativo formulado por "Cambridge English School, S.L." basándose en que no existía incompatibilidad con las marcas opuestas por la Universidad de Cambridge (como en efecto sucedió), no podía dejar de examinar, acto seguido, si existía esa misma compatibilidad con la marca opuesta por "The Cambridge Institute International Establishment", registrada y vigente desde el año 2000. El argumento utilizado para prescindir de este último análisis no puede ser aceptado, lo que conduce a la estimación del motivo casacional.

Casada la sentencia, hemos de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, según dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional . Se tratará, pues, de comparar la marca denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la marca de la que es titular la recurrente en casación (codemandada en la instancia) sin extender el juicio comparativo a otros signos opuestos durante la vía administrativa que finalmente determinaron la negativa del registro, esto es, de las marcas pertenecientes a la Universidad de Cambridge. Ello resulta coherente, por un lado, con el hecho de que la citada Universidad titular de las marcas comunitarias anteriores ("University of Cambridge" y "Cambridge", entre otras) haya aceptado la coexistencia de sus propios signos identificadores con la marca aspirante; y, por otro lado, con la circunstancia de que se trata de marcas ajenas a la esfera de intereses de quien recurre en casación.

Puestos a decidir si la marca aspirante número 2.276.838 ("Cambridge English School, S.L.") puede coexistir con la ya registrada marca internacional número 691.407 denominada "The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business", el juicio debe ser favorable a su compatibilidad. Rechazaremos, pues, la pretensión de quien ahora recurre en casación, dirigida a que apliquemos a la citada marca 2.276.838 la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1.a de la Ley de Marcas .

En efecto, las diferencias perceptibles en ambas denominaciones priman sobre las coincidencias en el uso del término geográfico "Cambridge" y del término "English". El distintivo prioritario número 691.407 ("The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business") incorpora menciones singulares que no constan en la marca aspirante y dada la fuerza expresiva de aquellas menciones, alusivas a su carácter de instituto, a su doble extensión al inglés británico y al americano y a su destino a las actividades de placer y de negocios, el conjunto resultante no es confundible con el signo distintivo "Cambridge English School, S.L.". Incluso admitiendo alguna proximidad conceptual aislada (de "school" con "institute"), la impresión de conjunto que ambos signos presentan ante el observador es netamente diferente.

A la distinción fonética acompaña además, en este caso, la gráfica. La marca número 691.407 incorpora un gráfico arquitectónico singular y en ella destacan con caracteres y tipografía diferenciadas las expresiones "The Cambridge Institute", por un lado, y "British & American English for Pleasure & Business", enmarcada sobre fondo oscuro, por otro. La marca aspirante número 2.276.838, si bien también comprendía en su solicitud inicial un gráfico (el escudo de armas de la Universidad de Cambridge), renunció a este componente en el curso de la tramitación de su expediente, quedando reducida a la mera denominación "Cambridge English School, S.L." sin otro aditamento.

Las (limitadas) coincidencias entre ambas marcas se dan, como ya hemos indicado, en el término "Cambridge" que, aplicado a servicios educativos de idiomas, no tiene por sí sólo virtualidad suficiente para diferenciar unos signos de otros, dado su carácter evocativo de la enseñanza del idioma inglés en nuestro país. De hecho, la inscripción en España de la marca internacional "The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business" ha sido posible, entre otras causas, por la relativización del valor de "Cambridge" como elemento diferenciador en este ámbito aplicativo. Si no fuera por ello, la preexistencia de otras marcas que incorporan el vocablo "Cambridge" en relación con los productos y servicios relacionados con el mundo de la enseñanza hubiera impedido el acceso al registro de aquélla. Y en cuanto al término "english", también coincidente, resulta usual en la práctica para describir servicios de educación y formación en la lengua inglesa.

La comparación final entre las mencionadas marcas, examinadas en su conjunto, ha de concluir en la afirmación de su falta de semejanza, lo que determinará que -pese a referirse a servicios análogos- no exista riesgo razonable de confusión o asociación de una con otra. Ha de excluirse, pues, la aplicación del artículo

12.1.a) de la Ley de Marcas que en la instancia propugnaba la parte codemandada.

En síntesis, tras la estimación del motivo casacional, hemos de corroborar la estimación del recurso contencioso-administrativo que hizo el tribunal de instancia respecto de las marcas cuya comparación él mismo realizó (sin que ulteriormente la titular de las marcas prioritarias haya impugnado tal juicio) y rechazar que la marca internacional número 691.407 opuesta por la entidad entonces codemandada y hoy recurrente en casación sea incompatible con la inscripción registral de la marca número 2.276.838.

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 2228/2005 interpuesto por "The Cambridge Institute International Establishment" contra la sentencia dictada en el recurso número 480 de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de febrero de 2005, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 480/2002 interpuesto por "Cambridge English School, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2000 y 24 de enero de 2002, en cuya virtud fue denegado el registro de la marca nacional número 2.276.838 "Cambridge English School, S.L." para servicios de la clase 41, resoluciones que se anulan, procediendo la inscripción de la citada marca.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.