STS, 5 de Febrero de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 270/1999, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de febrero de 2004, cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso promovido por la Procuradora Dª Mª Teresa Rodríguez Pechín, en representación de la entidad SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de octubre de 1998 en expediente nº 05812/98 y 05813/98 y confirmamos dichas resoluciones por ser conformes a derecho, sin hacer declaración sobre las costas de este recurso.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, recurso de casación que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de abril de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de las recurrentes SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 7 de junio de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia nº 150 de 13 de febrero de 2.004 de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 270/99, continúe dicho recurso de casación en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, y por lo tanto concediendo definitivamente las solicitudes de marca nº 2.100.734 y nº 2.100.735.

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La Sala, por providencia de fecha 17 de mayo de 2006, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 24 de mayo de 2007, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el 28 de junio de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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2. - El Procurador Don Javier Vázquez Hernández, en representación de HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A., presentó, asimismo, escrito con fecha 6 de julio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma hábiles y por formulada oposición al Recurso de Casación formulado de adverso, disponga su tramitación y, en su día, acuerde la desestimación del Recurso de Casación interpuesto, manteniendo la Sentencia recurrida en todos sus extremos, con imposición de las costas procesales a la parte recurrente.

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Por providencia de fecha 6 de noviembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 29 de enero de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de febrero de 2004, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de octubre de 1998, que desestimaron los recursos formulados contra las precedentes resoluciones de 5 de mayo de 1998, que acordaron denegar la inscripción de las marcas nacionales número 2.100.734 "EUROSTAR", que designa servicios de la clase 39 y número 2.100.735 "EUROSTAR", que ampara servicios en la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en el acogimiento de los criterios contenidos en las resoluciones impugnadas, según se refiere en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

Los criterios contenidos en la resolución impugnada son plenamente compartidos y asumidos en esta Sentencia, lo que supone la desestimación del recurso interpuesto.

En orden a la resolución de este recurso es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones lexico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria.

El Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 3ª ha considerado que:

En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de macas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consiste en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonética así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, se articula en la formulación de tres motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denuncia que la sentencia recurrida adolece de la necesaria motivación, en cuanto su fundamentación jurídica contiene en el planteamiento de la litis la transcripción del contenido de las resoluciones impugnadas, y una exposición genérica de la doctrina del Tribunal Supremo formulada en materia de marcas, que resulta aplicable a cualquier supuesto que pudiera plantearse, sin que exista una verdadera ratio decidendi de la resolución judicial.

El segundo motivo de casación, que también se formula al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, reprocha a la sentencia recurrida que quebrante las normas esenciales de la sentencia por incurrir en incongruencia omisiva, al no resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-administrativo en relación con el argumento, en que basaba la demanda, concerniente a la preexistencia de derechos adquiridos sobre la denominación "EUROSTAR".

El tercer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de esta jurisdicción, denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo formulada en aplicación de esta disposición legal, al impedir el registro de las marcas solicitadas cuando no se de el presupuesto de similitud que puede inducir a confusión en el mercado, al deber tener en cuenta los derechos previos sobre la denominación "EUROSTAR" y la previa convivencia de diversas marcas que comparten dicho término.

Sobre la prosperabilidad del primer y del segundo motivos de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer y del segundo motivos de casación articulados por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, que deben ser abordados conjuntamente, por razones de orden lógico procesal, al constatarse que la Sala de instancia infringe las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», institucionalizando el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo, y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concreta las exigencias de exhaustividad y congruencia de las sentencias y precisa el alcance del deber de motivación de las decisiones judiciales, porque, significativamente, elude pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en la formulación de los motivos de impugnación deducidos para combatir la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1998 y de 13 de octubre de 1998, y omite cualquier consideración concreta sobre la pretensión de que se conceda el registro de las marcas solicitadas número 2.100.734 y número 2.100.735, ambas consistentes en la denominación "EUROSTAR", que designan servicios en las clases 39 y 42, por poseer un derecho adquirido de inscripción de la denominación "EUROSTAR", debido a la fecha de prioridad de la marca internacional número 532.771 "EUROSTAR", de 24 de junio de 1988, y al registro de otras muchas marcas bajo esa misma denominación, que han convivido pacíficamente en el mercado con las marcas oponentes señaladas por la Oficina Registral.

Debe, en primer término, advertirse que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE. Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas).... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

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Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4.c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

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La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, promueve la declaración de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, al constatarse que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde a ninguno de los argumentos jurídicos planteados en la demanda, en relación con la prioridad de la marca internacional número 532.774 "EUROSTAR", que distingue productos en las clases 16, 35, 26, 38 y 42, con el registro del nombre comercial de una de las sociedades titulares de todos los registros de las marcas, basados en la denominación EUROSTAR (UK) LIMITED, y con la convivencia pacífica de estas marcas, que han alcanzado notoriedad en España y en el resto de Europa, con las marcas oponentes.

Resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia, que se engarza en el deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, debemos concluir el examen del primer y del segundo motivos de casación reconociendo que la Sala de instancia ha dejado imprejuzgados argumentos jurídicos relevantes y sustanciales para fundar la pretensión estimatoria del recurso contencioso-administrativo deducido por la parte actora, sin que de la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se puedan inferir cuáles son los razonamientos que fundamentan la ratio decidendi de la resolución judicial.

Se aprecia, por lo tanto, que el Tribunal sentenciador no ha respetado los límites del debate procesal suscitado en el proceso de instancia, que se encuentra enmarcado por las pretensiones formuladas en la demanda, concernientes a que se declare que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas no son conformes a derecho, al comprobarse que el órgano judicial no ha dado ninguna respuesta precisa y concreta a la causa de pedir, de modo que se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones.

En consecuencia, al estimarse el primer y el segundo motivos de casación formulados, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 270/1999, que casamos y anulamos.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede examinar, como Sala de instancia, los motivos de impugnación formulados contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1998 y de 13 de octubre de 1998.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1998 y de 13 de octubre de 1998.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED, debe ser desestimado, al apreciarse que son infundados los motivos de impugnación deducidos al amparo de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con base en las siguientes consideraciones jurídicas que expusimos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2004 (RC 6824/2001 ), en que, como obiter dicta, dimos respuesta a idénticos argumentos a los planteados en este recurso contencioso-administrativo:

En cualquier caso, el motivo de fondo también habría sido desestimado. En efecto, el argumento que el recurrente aduce de que "al haber adquirido la marca internacional nº 532.771, con denominación EUROSTAR, ya no cabe aplicar el artículo 12 de la Ley de Marcas por haber desaparecido el riesgo de confusión para los consumidores, porque cualquier registro de marca posterior a la fecha de prioridad de esa marca -24 de junio de 1988-, como lo es el de la marca nº 1.595.232 EUROSTARs, con fecha de prioridad de 24 de octubre de 1990 no puede servir de obstáculo a la marca solicitada", debe rechazarse, pues según se desprende de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, será la fecha de la presentación del escrito de la cesión el determinante de los efectos de la misma respecto de terceros, y así ha venido siendo reconocido por esta Sala en sus sentencia de 29 de enero de 1993 y 15 de enero de 1996.

También habrían sido desestimadas las otras cuestiones suscitadas y no recogidas en la sentencia:

a) la alegación de que el nombre comercial de uno de sus clientes, EUROSTAR (UK) LIMITED, tiene la misma denominación que la marca solicitada y dicho nombre comercial ostenta una protección directa a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con el 10.3 de la Ley de Marcas, debe rechazarse, pues al nombre comercial le son de aplicación las mismas prohibiciones que se establecen en la Ley para las marcas, conforme a su artículo 81, sin que pueda invocarse, además, como justificante de prioridad un nombre de un tercero, aunque sea cliente, para defender un derecho propio.

b) el argumento de que signos similares han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado lo que, a su juicio, debe atenuar el rigor comparativo, no puede acogerse porque esa coexistencia no es razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en la Ley sea o no pacífica esa coexistencia.

c) debe en fin rechazarse el alegato de que el titular de la marca oponente HOTUSA es una empresa notoria en el sector de hoteles, y no tiene sentido, a su juicio, que con sus marcas pretenda obstaculizar las de la recurrente, destinadas a la papelería. El hecho de que sea en ese campo donde tenga su principal mercado, no impide que tenga otras marcas en diferentes sectores, como el de la papelería, lo que implica que su prioridad en ellos impide la inscripción de otras en las que concurran las prohibiciones del artículo 12 de la Ley

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En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de octubre de 1998, que desestimaron los recursos interpuestos contra las precedentes resoluciones de 5 de mayo de 1998, por ser conformes a Derecho

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 270/1999, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de las Entidades SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER FRANÇAIS - SNCF, SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIS DE FER BELGES - SNCB y EUROSTAR (UK) LIMITED contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de octubre de 1998, que desestimaron los recursos interpuestos contra las precedentes resoluciones de 5 de mayo de 1998, que denegaron la concesión de las marcas número 2.100.734 "EUROSTAR", en clase 39, y número 2.100.735 "EUROSTAR", en clase 42, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.