STS, 25 de Octubre de 2004

Con fecha 18 de julio de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la recurrente contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos, por resultar las mismas conformes a Derecho.- 2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas ".

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía MANTEQUERIAS ARIAS, S.A., a través de su Procurador Sr. GARCIA CORTES, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos de casación: el primero, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de lo dispuesto en el artículo 12.1a) de la Ley de Marcas; y el segundo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional esta vez, por infracción del artículo 13.c) de la citada Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen no ajustadas a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de recurso, denegando, en consecuencia, la inscripción de la marca nº 2.026.302, BURGO DE CELTA, para la clase 29ª del Nomenclátor internacional.

La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad LECHE CELTA, S.A., a través de su Procuradora Sra. ROSIQUE SAMPER, en sus respectivos escritos, formularon oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 13 de octubre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 18 de Julio de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de Mayo de 1.998 que confirmó, en vía de recurso ordinario, la de la propia Oficina de fecha 5 de Junio de 1.997 que había concedido el registro de la marca denominativa, BURGO DE CELTA, número 2.026.302, solicitada en 29 de Abril de 1.996, para productos de la Clase 29 del Nomenclátor internacional, "leche, quesos, mantequillas y demás productos lácteos. Bebidas lacteadas, en las que la leche sea el elemento preponderante", por cuanto se ajustaba a las prescripciones legales, sin incurrir en la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, ya que en su conjunto denominativo se estimaba posible su convivencia con las marcas opuestas números 2.020.302, 1.810.192-93, 1.810.457-58-59-60, 1.900.069 y 1.563.157, BURGO, BURGO DE ARIAS y BURGO DE SAN MILLAN, también para productos de la Clase 29, de la titularidad de la recurrente. Como argumentos desestimatorios del recurso ordinario que interpuso la titular de las marcas oponentes, la Resolución de fecha 28 de Mayo de 1.998, añadía: a) Si se procede a una visión comparativa global de las marcas enfrentadas, sin realizar una descomposición artificiosa de las mismas, se advierte que entre las mismas existen diferencias denominativas y fonéticas que prevalecen sobre la simple coincidencia en todas ellas del vocablo BURGO, cuyo escaso valor distintivo para distinguir productos de la clase 29 queda demostrado por la coexistencia registral de numerosas marcas registradas en dicha clase y que contienen el citado término BURGO. En consecuencia, se considera que las marcas en pugna pueden convivir registralmente, sin que de ello derive riesgo de error o confusión para el público consumidor en general. b) Una vez afirmada la ausencia de semejanza entre las marcas enfrentadas, no procede analizar la aplicabilidad del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, cuyo presupuesto básico lo constituye el alto grado de semejanza entre marcas del que pueda inferirse, en su caso, el aprovechamiento abusivo de prestigio ajeno que dicha norma pretende evitar.

La sentencia de instancia, tras hacer referencia a lo dispuesto en los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, y los principios establecidos por la doctrina jurisprudencial acerca de la comparación entre las marcas, en su Fundamento Jurídico Tercero, concluye:

[...] " Aplicando esa doctrina anteriormente expuesta a las marcas enfrentadas, lo cierto es que en el presente caso concurren suficientes diferencias de conjunto, pues aún cuando los productos a los que se refieren dichas marcas sean comunes, sin embargo ha de admitirse la diferenciación denominativa existente entre los términos Arias y Celta. Y aún reconociendo la notoriedad de la marca recurrente y con pleno respeto a lo declarado por otros Tribunales de Justicia en relación con la marca opuesta por la actora, lo cierto es que no existe base suficiente para entender que el término El Burgo es el elemento predominante en la marca en cuestión cuando el mismo ha adquirido una gran difusión en el mercado de los lácteos, como lo demuestran las marcas aludidas en autos en el que aparece el término Burgo, que por otro lado, tampoco puede ser objeto de apropiación por la recurrente, por lo que no cabe pensar que haya existido motivo alguno para entender que exista actuación alguna constitutiva de competencia desleal.

Por consiguiente, vistas las circunstancias del caso concreto, y por las razones antes expuestas debemos llegar a la conclusión de que no existe riesgo de confusión para el consumidor entre las marcas enfrentadas, siendo posible su convivencia, y ello en los términos exigidos por el art. 12.1 A y 13.c de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988".

En el primer motivo de casación que se articula al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto de lo regulado en el artículo 12.1.a) de la vigente Ley de Marcas, lo que viene a poner de relieve, es la discrepancia con la valoración efectuada por la Sala de Instancia en relación con las diferencias denominativas entre las marcas enfrentadas; discrepancia que desarrolla en diversos apartados, sobre la base, que establece en el primero de ellos, de que el principio de examen conjunto no puede constituir una criterio absoluto en los casos en que, como el de autos, lo que se impugna es la concesión de una marca que incorpora en su denominación un término ya registrado prioritariamente como marca por un tercero y que, además, se encuentra situado en su parte inicial o más destacada.

El artículo 12.1.a) de la expresada Ley dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.

Así pues, tal precepto exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias acumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marca renombrada), basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En este mismo ámbito de consideraciones generales, que hemos ido destacando en relación con la jurisprudencia establecida en esta materia luego de la publicación de la vigente Ley de Marcas, y con respecto al recurso de casación y que, efectivamente, constituyen jurisprudencia, también hemos de añadir que esa operación que realiza el Juzgador de Instancia no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable.

Partiendo de todo ello, en este caso concreto no se observa que la Sala de Instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al comparar los signos enfrentados, ni tampoco que haya erigido como criterio absoluto el examen en conjunto de las marcas enfrentadas. Es cierto que en la jurisprudencia que cita alude a sentencias que lo han aplicado, pero la sentencia tiene en cuenta no sólo la visión de conjunto, impresión global que constituye el impacto verbal y visual inescindible y cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, sino que también ha examinado luego sus elementos componentes. De ahí deduce, primero, que ha de admitirse diferenciación denominativa entre los términos Arias y Celta, lo que desde luego no resulta en modo alguno irrazonable, sino todo lo contrario y, segundo, que no hay base suficiente para entender que el término Burgo ( o el Burgo, que es lo que dice), sea el elemento predominante de la marca en cuestión, cuando es un término que, por un lado, ha adquirido por sí mismo una gran difusión en el mercado de los lácteos y, por otro, que por eso precisamente no puede ser objeto de apropiación por la recurrente, lo que asimismo resulta ser una conclusión razonable de la comparación efectuada, tanto en conjunto como si se disgregan los elementos componentes, sin que por ello la sentencia olvide que tiene registradas las marcas El Burgo y Burgo; lo que dice - con pleno respeto, afirma, a lo declarado por otros Tribunales - es que ese término no puede erigirse como elemento predominante en las marcas enfrentadas.

Por ello, ya se haga la comparación en conjunto o desarticulando los elementos, existe en cualquier caso un término sustancial diferenciador, cual es en una marca Arias y, en otra, Celta. De esta forma el consumidor medio, al que también va dirigida la protección, tiene plena conciencia del producto que elige, cuando como se ha afirmado la fuerza distintiva del signo no está en ese elemento inicial que se ha convertido en un elemento común de una gran difusión en el mercado de los lácteos, por lo que aún admitida, como hace la sentencia de instancia, la notoriedad de las marcas de la oponente, no puede inducir a error o confusión en el consumidor.

Por lo que, como cuando ocurre en este supuesto, la Sala de Instancia interpreta correctamente el precepto que se considera impugnado y lo aplica tras apreciar, como dijimos, fundada y racionalmente que no existen las circunstancias precisas para que entre en juego la prohibición, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, justamente, que se dan las identidades y los riesgos de los que parte la sentencia impugnada.

Ha de ser, pues, desestimado el motivo examinado.

Partiendo de la disparidad de los signos, no cabe hablar de riesgo de asociación o de lesión de las prohibiciones del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"), cuya infracción se denuncia en el segundo motivo de casación, también articulado al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional. Ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho, si como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004, hay suficientes elementos de distinción entre los signos. Si esta distinción está afirmada por la sentencia, con ello se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Por último, si bien la protección específica que merece toda marca que goce de reputación - también la goza la registrada -, no sólo encuentra su amparo en la Ley de Marcas, sino también en otros preceptos legales de ámbito supranacional, como el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París ("Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta") en relación con el artículo 10.3 de la Ley de Marcas, el artículo 4º.4.a), de la Primera Directiva, "relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas" ("Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida que: a) La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja ilegal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos") o el artículo 16.2 del Acuerdo TRIPS ("Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca"), sin embargo ninguno de los supuestos precisos para la aplicación de tales preceptos concurren ahora, en cuanto que si bien la notoriedad de una marca previamente registrada no puede servir de elemento para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra, la Sala ha descartado tras un examen reiterado y suficientemente motivado el riesgo de confusión ante la evidente diferenciación entre los signos enfrentados; sin que por lo demás quepa confundir la notoriedad con el renombre, que es a lo que parece apuntar la argumentación del motivo, cuando tienen ámbitos de aplicación distintos.

En consecuencia, al decaer los motivos de casación articulados el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,