STS, 4 de Octubre de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:5615 |
| Número de Recurso | 7120/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7.120/2.003, interpuesto por GRUPO OSBORNE, S.A., representada por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de mayo de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 1.249/2.000, sobre denegación de marca número 2.169.041 "EL TORO".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y SÁEZ MERINO, S.A., representada por la Procuradora Dª Victoria Pérez- Mulet Díez-Picazo.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 24 de mayo de 2.003, desestimatoria del recurso promovido por Osborne y Cia., S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de junio de 2.000. Dicha resolución estimaba el recurso de alzada interpuesto contra otra anterior de 6 de septiembre de 1.999, y denegaba el registro solicitado de la marca nº 2.169.041 "EL TORO", de tipo denominativo, para productos de la clase 23 del nomenclátor -marca que posteriormente fue objeto de cesión en favor de Grupo Osborne, S.A.-.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de julio de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Grupo Osborne, S.A. compareció en forma en fecha 19 de septiembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que cita.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia anulando y casando la recurrida y, en consecuencia, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y marcas por la que se acordó la denegación de la marca nº 2.169.041 "EL TORO".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de marzo de 2.005.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso la también comparecida Sáez Merino, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimándolo totalmente e imponiendo las costas a la parte recurrente. QUINTO.- Por providencia de fecha 31 de marzo de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de septiembre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Osborne y Cia. S.A. impugna la Sentencia de 24 de mayo de 2.003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado contra la denegación administrativa de la marca denominativa nº 2.169.041 "EL Toro", para la clase 23. Al reconocimiento de la marca solicitada se había opuesto la sociedad Sáez Merino S.A., que aducía la prioridad de su marca nº 824.195, consistente en el gráfico de un toro, para la misma clase.
La Sentencia impugnada justifica la desestimación de la demanda con los siguientes razonamientos:
"En conclusión, aplicando esta doctrina al presente recurso, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1- Que aunque la marca solicitada es meramente denominativa EL TORO, que la oponente es exclusivamente gráfica, pero efectivamente representan las dos la figura de un toro. Por lo que conceptualmente las dos son exactamente iguales.
2- Que dado que, además, los productos son de la misma rama y sector TEXTIL, pueden ser fácilmente confundidos en el mercado, por lo menos en su procedencia u origen.
3- Que a todo lo expuesto, hay que añadir que la marca contrapuesta goza de un gran prestigio en el mercado de los productos textiles, por lo que fácilmente el consumidor no muy avezado podría pensar que son de la misma empresa de hilaturas, o que tiene el mismo origen empresarial o que entre las empresas existe algún tipo de vínculo económico. Produciéndoles un fácil error o confusión. Mientras que la notoriedad del toro de Osborne consiste en un gráfico del toro de lidia y solo para licores, y no en una denominación para hilaturas.
Es fácil concluir con todo lo anterior que se da el riesgo de confusión o error que pretende evitar el artículo
12.1. a) de la Ley de Marcas, por lo que no pueden convivir las dos marcas en el mercado." (fundamento jurídico cuarto)
El recurso se articula mediante un único motivo, formulado al amparo de artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción . En el se alega la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre).
Sobre el motivo único, realtivo al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Aduce la parte actora la infracción de citado precepto de la Ley de Marcas, en virtud de las siguientes razones. En primer lugar, entiende la sociedad recurrente que siendo su solicitud de marca la ampliación de un registro en vigor en otras clases, ha de aplicarse un criterio de mayor flexibilidad. Así, la marca de Osborne ahora solicitada está protegida en las clases 22 y 5, en las que convive sin problemas con la misma marca que se opone al registro de la marca denegada.
Sostiene también la actora que la Sala no ha aplicado correctamente el criterio de comparación unitaria y global de las marcas, puesto que de otra manera no se comprende que dos marcas tan dispares, gráfica una y denominativa la otra, no puedan convivir en el mercado. Acaba su argumentación la actora señalando que la afirmación de la Sala de instancia de que la notoriedad de la marca opuesta favorece el riesgo de asociación contradice una numerosa jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre que la notoriedad de una marca ahuyenta el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
El motivo no puede prosperar. En cuanto al argumento relativo a que una ampliación de una marca a otros productos o servicios ha de valorarse con más flexibilidad, debe tenerse en cuenta que dicho criterio, como otros que ha ido construyendo la jurisprudencia de esta Sala, en ningún caso puede ser absoluto, sino que ha de compatibilizarse con los restantes principios sobre comparación entre marcas y, en definitiva, ha de ser aplicado ponderando las circunstancias del caso concreto. Y lo que debe prevalecer en todo caso es el juicio de confundibilidad, esto es, con independencia de este u otros criterios que justifican una mayor flexibilidad en determinados supuestos de comparación, si el órgano juzgador entiende que hay riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto, como ha sucedido en este caso, es esta valoración lo que debe prevalecer en la decisión. En cuanto a la convivencia que se da en otras clases entre las marcas en litigio, la Sala de instancia ha apreciado que, en el supuesto particular que ahora se enjuicia sobre la clase 23, la marca opuesta es notoria, circunstancia diferencial que explica sobradamente que el juicio de comparación en dicha clase pueda diferir del que se haya producido en el pasado en otras clases. Por lo demás debe tenerse en cuenta que los precedentes administrativos no vinculan a la jurisdicción, pues siempre puede el órgano judicial competente entender que determinados registros fueron concedidos erróneamente, sin que queden por tanto ligados a tales precedentes.
En cuanto a la objeción de que el criterio de comparación de conjunto entre los signos enfrentados ha sido erróneo debe señalarse que se trata de una discrepancia valorativa con el juicio de la Sala de instancia, el cual no puede ser revisado en casación cuando ha sido expresado mediante una resolución motivada, razonable y no arbitraria ni incursa en error manifiesto, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exclusivamente encaminado a la revisión de la recta aplicación e interpretación del derecho (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Tal es el supuesto enjuiciado, en el que la Sala se basa en la identidad conceptual (denominación "el toro" y gráfico de un toro), y que justifica de manera adecuada en juicio que en modo alguno puede reputarse de arbitrario o manifiestamente erróneo. Al contrario, se trata de un juicio de conjunto sobre identidad conceptual que recoge adecuadamente una de las prohibiciones relativas contempladas en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Finalmente, debe señalarse que se confunde la parte al afirmar que la notoriedad opera como una circunstancia que dificulta el riesgo de asociación. Al contrario y tal como sostiene la Sentencia recurrida, la protección de las marcas renombradas y notorias requiere un mayor rigor en la comparación, para evitar el indebido aprovechamiento de la reputación que una determinada marca pueda haber adquirido como resultado de su esfuerzo empresarial. Frente a la jurisprudencia anterior que menciona la actora, la más reciente -pero ya muy reiterada- subraya el mayor riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación, que puede generar la notoriedad o el renombre de una marca, precisamente por el mayor conocimiento que de ella posee el consumidor (entre otras muchas, Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391 /1997-).
Conclusión y costas.
Al no prosperar el motivo en que se funda, el recurso de casación debe se desestimado. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Grupo Osborne, S.A. contra la sentencia de 24 de mayo de 2.003 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo 1.249/2.000 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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