STS 722/2007, 27 de Junio de 2007

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Valencia, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, D. Darío, Germans Server, S.L. y Rolser, S.A. contra D. Hugo, Disgarsi, S.L., sobre infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia estimando íntegramente esta demanda, con los pronunciamientos declarativos y condenatorios que se seguidamente se solicitan: - Declarando que los demandados han realizado actos de violación de los derechos de propiedad industrial que dimanan de los registros de Patentes de Invención 8702026 y 8802023, Modelos de Utilidad 9000011, 9000361 y 9101820, Modelos Industriales 112.819, 118.585 y 128.587 y marcas 1.276.199 y 1.276.200, todos ellos vigentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, causando daños y perjuicios a las actoras en autos..- CONDENANDO a los demandados a cesar en dichos actos, así como a su prohibición de repetición en el futuro, así como al pago que corresponda, a determinar en ejecución de sentencia de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley de Patentes, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos y ganancia dejada de obtener, ordenando la publicación de la sentencia estimatoria de esta demanda en tres diarios de tirada nacional, dejando designados a estos efectos los diarios ABC, EL MUNDO y CINCO DIAS..- Declarando que los actos de los demandados, de fabricación comercialización de productos en infracción de los derechos de patente 8702726 y 8802023, así como en infracción de los modelos de utilidad 9000011, 9000361 y 9101820, en infracción de los modelos industriales 112.819, 118.585 y 128.587, y en infracción de las marcas 1.276.199 y 1.276.200, ésta por el uso en la comercialización de sus productos de la denominación PLEGAFACIL, constituyen actos contrarios a la buena fe mercantil, de confusión, de imitación de prestaciones e iniciativas ajenas y de explotación d e la reputación ajena, previstos en los artículos 5,6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal ..- -CONDENANDO a los demandados a cesar en los citados actos, su prohibición de repetición en el futuro, así como al pago que corresponda, a determinar en ejecución de sentencia de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley de Patentes, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos y ganancia dejada de obtener, ordenando en dicho concepto la publicación de la sentencia estimatoria de esta demanda en tres diarios de tirada nacional, dejando designados a estos efectos los diarios ABC, EL MUNDO y CINCO DIAS, CONDENANDO igualmente a los demandados al pago que corresponda en concepto de resarcimiento por enriquecimiento injusto obtenido por los actos previamente declarados desleales..- CONDENANDO a los demandados a las costas del presente procedimiento.". Admitida a trámite la demanda, emplazados los demandados, se personó la Procurador de los Tribunales Dª Carolina Teschendorff Cerezo en nombre y representación de D. Hugo, presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la demanda y formulando las siguientes excepciones: 1.-Nulidad del modelo de utilidad 9000011. 2.- Nulidad del modelo industrial 118.585. 3.- Nulidad del modelo industrial 128.587. y 4.- Nulidad del modelo industrial 112.819. Además, alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia que, acogiendo las excepciones formuladas, desestime completamente la demanda instada por el actor, con imposición costas.".

La Procuradora Dª Carolina Teschendorff Cerezo, en nombre y representación de Disgarsi S.L., presentó escrito de contestación en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, dió por reproducidas y se adhirió a todas y a cada una de las excepciones formuladas por el Sr. García Moll en su escrito de contestación, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, para terminar suplicando: "... se dicte sentencia que desestime completamente la demanda instada por el actor, con imposición de costas.".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 26 de marzo de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: " Que debía DESESTIMAR Y DESESTIMABA íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora María José Victoria en nombre y representación de Darío y de las entidades Germans Server S.L. y Rolser S.A. en demanda de infracción de la ley de patentes marcas y competencia desleal y estimando las excepciones propuestas por los demandados y en su nombre y representación la procuradora Carolina Teschendorff Cerezo, Hugo y Disgarsi S.L. Todo ello con expresa imposición de costas a los actores.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. Darío, Germans Server S. L. y Rolser S. A.. Sustanciada la apelación, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 4 de mayo de 2.000, con el siguiente fallo: " 1º) Estimamos en parte el recurso interpuesto por Don Darío, y las entidades Germans Server S.L. y Rolser S. A..- 2º) Revocamos en parte la sentencia impugnada, en el único sentido de desestimar las excepciones alegadas por los demandados Don Hugo y DISGARSI S.

L. .- 3º) No hacemos expresa imposición de las costas de esta alzada.".

D. Darío, Germans Server, S.L. y Rolser, S.A., representados por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungria López, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que ha existido quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al no haber sido practicadas en segunda instancia pruebas cuya práctica se acordó por la propia Audiencia Provincial, a propuestas de la apelante cumplimentando el trámite previsto en el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de la doctrina jurisprudencial invocada en la sentencia recurrida en punto a la importancia, valoración y vinculación de los Tribunales a las pruebas periciales practicadas.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 50 de la Ley de Patentes, Ley 11/1986, de 20 de Marzo .

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e infracción de la doctrina jurisprudencial que reconoce condición de prueba pericial a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, su Asesoría Técnica, en materia de patentes de invención y modelos de utilidad.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 50 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 152 en relación con el artículo 50, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y artículos 165 y 167 del estatuto de la propiedad industrial de 1.929 .

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y jurisprudencia concordante con relación al alcance y contenido del derecho de modelo de utilidad. Octavo: Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 5,6,11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

Asimismo la representación de D. Hugo y Disgarsi S.L., formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del artículo 533.6 en relación con el artículo 524, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 24.1 de la vigente Constitución Española.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción por parte de la sentencia que se recurre del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal .

Con fundamento en el número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable al caso, entre otras, las Sentencias de esta Sala de 30 de enero de 1.996 17 de julio y 29 de octubre de 1.992, 20 de octubre de 1.993, 1 de febrero de 1.994 y 13 de noviembre de 1.995 .

Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de D. Darío, Germans Server, S.L. y Rolser, S.A., impugnó el recurso de casación interpuesto de contrario, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. No formalizó la impugnación la parte recurrida D. Hugo y Disgarsi, S.L.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el seis de junio de dos mil siete, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

En el proceso decidido con la sentencia que ha sido recurrida en casación por las dos partes litigantes son actores Germans Server, S.L., titular de una patente española (número 8.702.726, consistente en una invención aplicable a un "carro para la compra") y de una adición que perfecciona o desarrolla su objeto (número 8.802.023), así como de dos modelos de utilidad (números 9.000.361 y 9.101.820) y de tres modelos industriales (números 112.819, 115.585 y 128.587); D. Darío, titular de un modelo de utilidad (número

9.000.011) y de dos marcas españolas (números 1.276.199 y 1.276.200, integradas por el signo denominativo "plegamatic"); y Rolser, S.A., titular del derecho de explotación de alguno de los títulos mencionados, por virtud de contrato de licencia.

4. Hugo y Disgarsi, S.L. fueron demandados como vendedores de un tipo de carro de compra que en la demanda se afirma fabricado con invasión del ámbito de las invenciones y diseños protegidos por los títulos de los demandantes, en sus respectivos casos; y, además, como usuarios en la identificación de dichos utensilios de una marca ("plegafácil") que se señala como susceptible de generar confusión con las que tienen por titular a D. Darío .

Como resulta de la hasta aquí expuesto, los demandantes defienden, de modo principal aunque no exclusivo, el derecho sobre la patente de Germans Server, S.L. Es más, en su demanda, junto a las acciones de declaración de la violación de los registros de patente, modelos de utilidad, modelos industriales y marcas y las correspondientes acciones de condena al cese, remoción de efectos e indemnización de daños (previstas en los artículos 62, 63, 66 a 68 y 152, en relación con el 50 y el 154 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes ; en el artículo 167, en relación con el 182, del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1.929 ; y en los artículos 35 a 38, en relación con el 3, 12.1, 30 y 31 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas ), ejercitan las de declaración y condena (incluida la causada por enriquecimiento injusto) previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, ya que también alegaron que los demandados habían incurrido en algunos de los tipos descritos en la misma (concretamente, en los artículos 5, 6 y 11 ). Se completa ese cuadro con dos datos más. D. Hugo solicitó en su día un modelo de utilidad (que tenía por objeto una supuesta mejora "para plegados de carros de compra"), sobre cuya capacidad de cobertura se ha debatido en el proceso y cuyo registro ha sido finalmente denegado. Por otro lado, ambos demandados, al contestar la demanda, opusieron la excepción de nulidad de uno de los modelos de utilidad (el número

9.000.011) y de los tres modelos industriales de que es titular Germans Server, S.L.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, pero lo hizo "en el único sentido de desestimar las excepciones alegadas por los demandados D. Hugo y Disgarsi, S.L.", manteniendo en todo lo demás de decisión apelada.

El fallo de la segunda instancia y, al fin, el fracaso de las acciones fundadas en la alegada violación de las invenciones de los demandantes, se explica con una escueta referencia al resultado de la prueba pericial practicada en el proceso: la misma "...ha sido contundente (y) no ha avalado ninguna de las infracciones que constituyen la base de la demanda. Por ello, con el respaldo de la solidez del estudio técnico realizado por el perito, sólo cabe desestimar la demanda en cuanto se refiere a la infracción de los derechos inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas de los que son titulares los actores". La desestimación de las acciones previstas en el artículo 36 de la Ley 32/1.988 la explicó el Tribunal de apelación, específicamente, con la afirmación de la ausencia de riesgo de confusión. Y, como resulta también de lo dicho, el fracaso de las acciones fundadas en la Ley 3/1.991 lo mantuvo dicho Tribunal, bien que con indicación de que aquellas no habían prescrito cuando la demanda fue interpuesta.

Han recurrido la mencionada sentencia ambas partes litigantes. Los demandantes lo han hecho por ocho motivos, de los cuales todos se apoyan en la regla cuarta del artículo 1.692 de la aplicable Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, menos el primero, que lo hace en la tercera. El recurso de los demandados se compone de cuatro motivos fundados en la citada regla procesal cuarta.

Como muchos de los motivos no debieron haber sido admitidos, cumple iniciar su examen con la indicación de que las causas de inadmisión se convierten en este trámite en causas de desestimación (sentencias de 10, 17, 26 y 27 de noviembre, 15 y 22 de diciembre de 1.997 ).

Se examina el recurso de los demandantes en los fundamentos segundo y tercero y el de los demandados en el cuarto.

Los demandantes, en el primero de los motivos de su recurso, señalaron como infringido el artículo 707, en relación con la segunda previsión de la regla tercera del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881. Aducen que, pese a haberlo admitido la Audiencia Provincial, a propuesta suya, no se remitieron las actuaciones a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dicho organismo emitiera el informe a que se refiere el artículo 128 de la Ley 11/1.986 .

Dicho informe tenía por objeto, como los mismos recurrentes precisan al argumentar el recurso, conocer si el modelo de utilidad cuyo registro había solicitado el demandado D. Hugo, finalmente no concedido, reunía las necesarias condiciones de novedad y actividad inventiva.

El motivo se desestima, no sólo porque el artículo 707 que se dice infringido regula la proposición y admisión de la prueba en segunda instancia, no su práctica, ni porque, como resulta de las actuaciones, la omisión de la diligencia la atribuye el Tribunal de pasividad a omisión de los proponentes, que fueron requeridos oportunamente, sino porque en ningún caso el que no esté en el proceso el informe a que los recurrentes se refieren pudo producir indefensión a los mismos, como exige la norma procesal en que se basan (sentencias de 16 y 25 de marzo de 1.993 ), desde el momento en que en la demanda no se había ejercitado acción alguna contra la validez o por la infracción del registro del modelo de utilidad del antes mencionado demandado.

Antes bien, lo que estaba necesitado de prueba era determinar si los utensilios que efectivamente constituían objeto de la actividad comercial de D. Hugo y de Disgarsi, S.L. (artículo 50.a de la Ley 11/1.986 ) se habían fabricado o no con invasión de la esfera de exclusiva amparada por los registros de la sociedad actora. Poco importaba saber si el modelo de utilidad solicitado por D. Hugo reunía las condiciones precisas para ser concedido. Y si es cierto que la constancia de este último dato, completado con la demostración de que la regla técnica cuyo registro se había solicitado era exactamente la puesta en practica para fabricar los utensilios supuestamente infractores, podría haber tenido alguna utilidad en el proceso, no cabe olvidar que aquel registro no fue finalmente concedido, por lo que no tendría justificación anular actuaciones para que el órgano administrativo informara sobre la aptitud para ser registrada de la invención de que se trata, siendo que la misma ya ha sido negada por el órgano que debería informar.

Los otros siete motivos que componen el recurso de los demandantes también deben ser desestimados.

1. En el segundo y el tercero expresan los recurrentes su disconformidad con la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de apelación.

   En aquel denuncian la infracción "de la doctrina jurisprudencial invocada en la sentencia recurrida en punto a la importancia, valoración y vinculación de los Tribunales a las pruebas periciales practicadas".

   En éste señalan como infringido el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, a cuyo tenor "los Jueces y Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos".

   Los recurrentes no explican de que modo infringe la Audiencia Provincial de Valencia la jurisprudencia sobre la prueba pericial en que expresamente apoya su decisión ni en que se ha podido apartar de las reglas de la sana crítica a las que el artículo 632 remite, siendo que no niegan la conclusión contenida en la sentencia sobre la única prueba pericial practicada en el proceso, de la que el Tribunal afirmó que había resultado "contundente" en el sentido de "no avalar ninguna de las infracciones que constituyen la base de la demanda". En realidad, lo que sostienen es que el efecto convincente de la mencionada diligencia de prueba había quedado desvirtuado por un informe técnico que ellos presentaron con la demanda y por el tenor de las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas - en relación con el antes mencionado modelo de utilidad solicitado por el demandado D. Hugo, finalmente no concedido -.

   Como resulta de lo expuesto, en estos dos motivos se pretende convertir la casación en una tercera instancia, por medio de una nueva valoración del conjunto de la prueba que desvirtúe las conclusiones periciales en que se basa la sentencia recurrida, lo que no cabe (sentencias de 25 de noviembre y 26 de diciembre de 1.997, entre otras muchas).

2. En los motivos tercero, quinto y sexto alegan los actores que la sentencia de segunda instancia había infringido los artículos 50 y 152 de la Ley 11/1.986, así como los artículos 165 y 167.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, con el argumento de que en ella habían sido desconocidas las facultades de exclusión que las mencionadas normas atribuyen al titular de la patente, del modelo de utilidad y del modelo industrial.

   Como se advierte, incurren los recurrentes en el defecto de hacer supuesto de la cuestión (sentencias de 5 de diciembre de 1.996 y 20 de diciembre de 1.996, 4 de abril, 5 de mayo, 17 de mayo, 27 de mayo de

   2.005 ), mediante una petición de principio consistente en afirmar una conclusión que tiene por premisa la misma proposición que, por estar negada, se debería demostrar.

3. En el motivo séptimo se indica como infringido el artículo 143 de la Ley 11/1.986, que identifica las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad, así como la jurisprudencia que lo interpreta.

   Los recurrentes, además de citar un precepto que ninguna relación tiene con la cuestión debatida -ya que no atacaron el registro de ningún título de ese tipo -, impugnan la valoración de la prueba pericial, poniéndola en relación con las demás practicadas, lo que no cabe hacer en casación, como se expuso antes.

4. En el octavo y último motivo, los actores denuncian la infracción de los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1.991, de Competencia Desleal . Argumentan que los demandados, al utilizar un signo para identificar los productos que venden (el denominativo "plegafácil"), en la medida en que es susceptible de generar confusión con las marcas "plegamatic" con la que ellos señalan el origen empresarial de sus "carros de compra", han cometido los actos desleales a que se refieren los mencionados preceptos.

   De nuevo incurren en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, ya que en el sentencia recurrida se ha negado el riesgo de confusión en que se basa el motivo, que, además se apoya en preceptos que ninguna relación tienen con la cuestión debatida - referida a la defensa estricta de derechos sobre marcas y, como tal, sujeta a las normas de la Ley 32/1.988, vigente en aquél tiempo -.

Igualmente deben ser desestimados los cuatro motivos de que se compone el recurso de los demandados.

1. Los tres referidos a las acciones objeto de la demanda, esto es, el primero -mediante el que insisten en oponer la excepción dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda, con infracción del artículo 533.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 -, el segundo - en el que señalan como infringido el artículo 21 de la Ley 3/1.991, con el argumento de que las acciones ejercitadas por los demandantes con apoyo en esa Ley, habían prescrito - y el cuarto - en el que niegan la legitimación ad causam de los demandantes D. Darío y de Rolser, S.L.-, deben ser desestimados, sin necesidad de examinar su justificación, por faltar el presupuesto del perjuicio o gravamen producido a los recurrentes por la sentencia recurrida que, con pronunciamiento de fondo, desestimó la demanda.

2. El motivo tercero lleva a los demandados a imputar a la sentencia recurrida un defecto de exhaustividad, con infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881. Afirman que el Tribunal de apelación había guardado silencio en ella sobre las excepciones de nulidad de los títulos de los actores, que habían opuesto al contestar la demanda con apoyo en el artículo 126 de la Ley 11/1.986 .

El motivo no puede alcanzar éxito, ya que, además de que desestimada la demanda no era preciso pronunciarse sobre las referidas excepciones materiales, el fallo de la sentencia de segunda instancia expresamente desestimó todas las opuestas por los demandados, entre ellas, aquellas a que se refieren estos recurrentes.

La desestimación de los dos recursos provoca la condena en costas de los recurrentes respectivos, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.