STS, 16 de Marzo de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:1251 |
| Número de Recurso | 2598/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2598/2003 interpuesto por D. Jose Luis, representado por la Procurador Dª. Amparo Ramírez Plaza, contra la sentencia dictada con fecha 5 de febrero de 2003 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 253/2000 , sobre inscripción de las marcas números 2.134.826 y 2.134.827, "Boa"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "BOA PUBLISHING, S.L.", representada por la Procurador Dª. Victoria Brualla Gómez de la Torre.
D. Jose Luis interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 253/2000 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1999, confirmados por las resoluciones de 23 de noviembre de 1999, que concedieron la inscripción de las marcas números 2.134.826 y 2.134.827, "Boa" con gráfico, para productos o servicios de las clases 38 y 39, respectivamente.
En su escrito de demanda, de 16 de mayo de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare la denegación de las marcas nº 2.134.826 y nº 2.134.827 'Boa' clases 38 y 39 del Nomenclátor Internacional, y se dejen sin valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de 1999 y 23 de noviembre de 1999 que las concedieron y desestimaron los recursos de alzada interpuestos, por ser resoluciones no ajustadas a Derecho, y todo ello para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 30 de mayo de 2000 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
"Boa Publishing, S.L." contestó a la demanda con fecha 3 de julio de 2000 y suplicó sentencia "por la que se desestime la pretensión del recurrente, confirmando íntegramente las resoluciones impugnadas, por ser conforme a Derecho, todo ello con la expresa imposición de costas al recurrente por su actuación temeraria". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 5 de julio de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 5 de febrero de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 253/2000 interpuesto por la representación procesal de Don Jose Luis, contra la resolución de fecha 23 de noviembre de 1999 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la resolución de 5 de enero de 1999 por la que se concedieron las marcas mixtas 'Boa' nº 2.134.826 y nº 2.134.827 en clases 38 y 39 del Nomenclátor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas".
Con fecha 15 de abril de 2003 interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2598/2003 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo único bajo la cobertura del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , y del artículo 13 del mismo texto legal , en conexión con los criterios jurisprudenciales de aplicación y desarrollo de la citada Ley".
Por auto de 3 de febrero de 2005 esta Sala acordó su admisión a trámite.
"Boa Publishing, S.L." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación y la confirmación íntegra de la sentencia impugnada.
El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 5 de octubre de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y por la de 16 de noviembre de 2005 se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de marzo de 2006, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de febrero de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jose Luis contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las marcas números 2.134.826 y 2.134.827, "Boa" con gráfico, para distinguir productos o servicios de las clases 38 y 39, respectivamente, del Nomenclátor Internacional, en concreto "telecomunicaciones" y "transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes".
A la inscripción de las marcas números 2.134.826 y 2.134.827, "Boa" con gráfico, solicitada por D. Jaime (administrador único de "Boa Publishing, S.L."), se había opuesto D. Jose Luis en cuanto titular de la marca número 1.914.316, "La Boa", que ampara productos de la clase 41, "servicios relacionados con espectáculos, diversión, esparcimiento y muy especialmente un grupo musical".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado al desestimar los dos recursos de alzada que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por cuanto ponderando ambos factores de confundibilidad la existencia de notas diferenciales entre los distintivos en pugna Boa gráfico marca solicitada, La Boa gráfico, disparidades que derivan de sus naturalezas mixtas, reivindicando cada una de las marcas en liza un elemento gráfico que resulta característico y completamente diferente entre sí, haciendo que las marcas resulten perfectamente identificables. Esta tarea identificadora se ve además favorecida por la disparidad que existe en la esfera aplicativa, ya que mientras la nueva marca [2.134.826] reivindica servicios de telecomunicaciones dentro de la clase 38 del Nomenclátor Internacional [y servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes en la clase 39 del Nomenclátor Internacional, por lo que se refiere a la marca número 2.134.827]. La marca recurrente protege servicios relacionados con espectáculos, diversión, esparcimiento y servicios de un grupo musical cl. 41 del Nomenclátor Internacional, servicios diferentes a los reivindicados por la marca objeto de recurso, no existiendo por tanto riesgo de confusión.
Considerando que los precedentes de denegación alegados por el recurrente (las marcas 1.957.949-950 'Boa' mixta) no prejuzgan la presente resolución, toda vez que estas marcas encuadradas dentro de la cl. 41 del Nomenclátor Internacional reivindican servicios de distribución y producción de discos acústicos, íntimamente relacionados con los servicios protegidos por la marca recurrente, pero que no guardan relación con los servicios ahora reivindicados, por lo que no estamos ante casos similares".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, lo que se trata ahora de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, por un lado las marcas mixtas 'Boa' nº 2.134.826 y nº 2.134.827 que protegen los indicados productos de las clases 38 y 39 respectivamente, y por otro la marca que opone la parte actora 'La Boa' mixta nº 1.914.316 para productos de la clase 41, son compatibles como acordó la O.E.P.M., o bien incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.
Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma expresada anteriormente, esta Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor, al existir importantes diferencias desde un punto de vista fonético y gráfico.
La diversidad en el número de letras es especialmente importante, de forma que el artículo 'la' situado al comienzo de la denominación de la oponente hace que se especifique de forma distinta la imagen final; pero sobre todo es la diferenciación gráfica lo que permite es una visión de conjunto distinguir con facilidad los signos enfrentados para excluir cualquier posibilidad de confusión, todo ello de conformidad con el criterio jurisprudencial que determina que en la confrontación de las Marcas debe atenderse a los distintivos tomados en su integridad, es decir, atendiendo al conjunto de los elementos que los forman, sin que pueda procederse a su desintegración ni a tomar aisladamente alguna de sus partes prescindiendo de otras.
Como criterio complementario cabe añadir que no existe relación ni conexión entre los servicios que las marcas enfrentadas amparan, toda vez que se refieren a servicios de muy distinta naturaleza, tales como las telecomunicaciones clase 38, y el transporte, embalaje y almacenaje de mercancías (clase 39) frente a servicios relacionados con espectáculos, diversión y esparcimiento y especialmente un grupo musical (clase 41). Por ello, como acertadamente destaca la O.E.P.M., los precedentes de denegación según la sentencia citada recaída en la primera instancia del orden civil, en la que una de las partes era otra entidad mercantil, Boa Música, S.L., que reivindicaba productos similares de la clase 41, no guardan relación alguna con los servicios reivindicados y concedidos por el Registro Mercantil, por lo que no estamos ante casos similares de aplicación. En definitiva, por todos estos factores complementarios puestos de manifiesto no procede acoger las alegaciones de la parte actora, lo que nos lleva a concluir con la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo".
Dado que las objeciones de inadmisión opuestas por la parte recurrida están en este caso necesariamente ligadas al examen de fondo del motivo único de casación (pues tanto la carencia de fundamento o de interés casacional como la imputación de que se combaten apreciaciones de hecho de la sentencia instancia son factores cuya concurrencia exige al menos un inicial análisis), examinaremos aquél.
Aduce la parte recurrente, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , que la Sala de instancia ha incurrido en una infracción de los artículos 12.1.a) y 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por cuanto existe "absoluta identidad en el término característico" (Boa) y una "relación innegable entre los servicios de las marcas en litigio". Añade, a los efectos del referido artículo 13 de la Ley de Marcas , que la denominación "La Boa" ha "conseguido un importante conocimiento en el sector musical", lo que a su juicio demostraría la sentencia dictada el 15 de julio de 1988 por el Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid en los autos 510/97 .
El motivo no puede ser estimado en ninguno de sus dos aspectos. En cuanto al primero, faltando la semejanza o identidad entre los servicios protegidos por las marcas aspirantes y por la prioritaria en el tiempo, simplemente no entra en juego la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , cualquiera que sea la similitud o identidad de los signos respectivos. A diferencia de lo que ocurría bajo el régimen legal precedente (que es al que parece referirse la recurrente en alguna de sus alegaciones sobre el principio aplicativo) es necesario que concurra la doble identidad o semejanza, de signos y de productos o servicios, para que la nueva marca sea irregistrable.
En el caso de autos, por más que la recurrente insista en que las actividades de "telecomunicaciones" pueden tener relación con las actividades musicales, o que entre los "embalajes" pueden figurar productos musicales (sic), es claro que, como bien afirma la Sala de instancia, se trata de servicios perfectamente distinguibles de muy diversa naturaleza, por lo que no era de aplicación el tan citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .
No corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o sus apreciaciones sean arbitrarias o irracionales por manifiestamente erróneas, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los servicios amparados por las marcas enfrentadas son similares. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no sólo no cabe reputar ni irracionales ni absurdas sino plenamente acertadas.
Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 13 de la Ley de Marcas , la sentencia civil a la que alude la recurrente ya fue objeto de análisis en la resolución administrativa, cuyas conclusiones al respecto ratificó la Sala de instancia en los términos antes expresados. Dicha Sala expuso al final del fundamento jurídico tercero de la sentencia por qué consideraba que la referida sentencia civil carecía de incidencia en el litigio administrativo. Sobre estas consideraciones nada se dice en el presente motivo de casación, cuyo desarrollo argumental, tras hacer algunas afirmaciones generales, se limita en realidad a remitir a esta Sala a las "páginas 20, 21, 22 y 23 de nuestro escrito de demanda", lo que es procesalmente inadecuado en casación.
Diremos en todo caso que la tan citada sentencia civil no confirma ni la notoriedad ni el supuesto renombre de la marca oponente: únicamente admite que un grupo musical actuaba bajo la denominación "La Boa" desde 1986 y había alcanzado "un cierto grado de publicidad y conocimiento determinado en los ámbitos musicales". Caracteres éstos que no pueden ser asimilados al renombre, fama o reputación general cuyo aprovechamiento indebido por terceros prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas .
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 2598/2003, interpuesto por D. Jose Luis contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 5 de febrero de 2003, recaída en el recurso número 253 de 2000 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
