STS, 10 de Noviembre de 2005

La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 1534/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1998, confirmado por el de 26 de abril de 1999, de concesión de la marca número 2.111.752, "El Telegrama", para la clase 41.

En su escrito de demanda, de 7 de diciembre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia que "declare haber lugar al presente recurso, lo estime y, tras la oportuna tramitación, anule los aludidos acuerdos de 26 de abril de 1999 y 5 de octubre de 1998, decretando, en consecuencia, la denegación del registro de la marca 2.111.752 El Telegrama, clase 41."

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de febrero de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni el trámite de conclusiones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de noviembre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo número 1534/99, seguido ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, promovido por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 26 de abril de 1999, que desestimó expresamente el recurso ordinario interpuesto por la parte recurrente y confirmó la resolución de fecha 5 de octubre de 1998, por la que se concedió el registro de la marca número 2.111.752 'El Telegrama', en la clase 41 del Nomenclátor, resolución reflejada en el Fundamento de Derecho Primero de la presente sentencia, la cual, por encontrarla ajustada a Derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".

Con fecha 26 de marzo de 2003 la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1777/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de los artículos 11.1, apartados e) y f), de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Real Decreto 1390/1997, de 5 de septiembre, que modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, Ley 6/1997, de 14 de abril, sobre administración y funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y liberalización de los servicios postales, Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de la prohibición de registro contenida en el art. 13, apartados b) y c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del principio de igualdad, en relación con la jurisprudencia contenida en las Ss. de 4 de junio de 1992, de 30 de marzo de 1993, 21 de julio de 1999, entre otras."

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 8 de julio de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 2 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de noviembre de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.111.752, "El Telegrama", para distinguir productos de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de organización de toda clase de espectáculos, representaciones teatrales, montaje de programas radiofónicos y de televisión, producción y alquiler de films cinematográficos, alquiler de aparatos de radio y televisión; music-hall (espectáculos de variedades), servicios de organización de concursos educativos o de esparcimiento, edición de textos, actividades culturales y de tiempo libre (ocio)".

A la inscripción de la marca número 2.111.752, "El Telegrama", solicitada por "Televisión Autonómica Valenciana, S.A.", se había opuesto el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en el presente caso no procede la aplicación del art. 11.1.e) L.M. por cuanto no hay ningún precepto legal que prohíba la utilización del vocablo Telegrama como marca, siendo distinta la prestación del servicio de telegramas, que nada tiene que ver con el supuesto ahora planteado y que sí está reservada a la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"En primer lugar y contrariamente a lo que estima la parte actora no parece que puedan aplicarse al caso debatido las prohibiciones de registro a las que se refiere el artículo 11.1 de la Ley de Marcas, pues la marca concedida 'el telegrama' no se identifica necesariamente con los servicios que de manera exclusiva presta la entidad actora, ni tampoco con la propia Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos. Y ello por más que la Ley 24/1998, de 13 de julio, otorgue a la Entidad Pública empresarial el derecho a la utilización exclusiva de términos como 'correos', 'españa', o cualquier otro que identifique al operador, pues debiendo ser interpretadas las prohibiciones de manera restrictiva, admitir la interpretación que propugna la parte actora implicaría una interpretación extensiva o amplia contraria al espíritu de la norma, e implicaría, como sostiene el representante de la Administración demandada, que cualquier elemento relacionado con el servicio que presta la entidad actora (carta, sobres, sellos u otros) no pudiese acceder al registro como marca.

Asimismo, estimamos que la marca concedida tampoco vulnera lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas en el sentido de que la marca concedida identifique a una persona distinta del solicitante, esto es, que no siendo la parte actora la titular del registro en cuestión el público consumidor pueda caer en el error de identificar a la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos como la persona titular de la marca, y que ello pueda implicar un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. A nuestro parecer tal riesgo de asociación o de confusión no existe pues conforme lo antes expuesto no cabe asimilar la marca cuestionada con los servicios de telégrafos que desempeña la solicitante, que no son los de 'organización de toda clase de espectáculos, representaciones teatrales, montaje de programas radiofónicos y de televisión, producción y alquiler de filmes cinematográficos, alquiler de aparatos de radio y de televisión, music-hall (espectáculos de variedades), servicios de organización de concursos educativos o de esparcimiento; edición de textos, actividades culturales y tiempo libre (ocio)', servicios todos ellos para los que fue concedida la marca 'el telegrama'. Por otra parte, sin olvidar que el criterio que la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente el criterio que con carácter directo propugna consiste en una visión o audición de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, de tal forma que la semejanza y compatibilidad o de los distintivos enfrentados se manifieste en una simple prosodia, imagen o visión de los distintivos enfrentados que no precisa más que de una sencilla visión o audición de conjunto, constituyendo un criterio comparativo de carácter secundario, en el caso de que existan dudas sobre la posible semejanza fonética o gráfica de los distintivos enfrentados, el aspecto relativo a la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas pretenden amparar, factor que, sin duda, en el caso en cuestión viene a precisar y reforzar las diferencias."

Mediante el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la entidad recurrente denuncia, de modo procesalmente inadecuado a causa de su acumulación, la infracción de normas de muy diverso carácter, todas ellas para justificar sobre la base del artículo 11.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que la nueva marca concedida, "El Telegrama", aplicable a los servicios ya reseñados, o bien es contraria a la Ley (letra e) de aquel artículo y apartado) o bien induce al público a error (letra f) del citado artículo y apartado).

El motivo no puede ser estimado. De las normas de referencia que se citan en él como supuestamente infringidas,

1. el Real Decreto 1390/1997, de 5 de septiembre, se limita a fijar la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, lo que poco tiene que ver con el objeto del debate;

2. la Disposición adicional undécima de la Ley 6/1997, de 14 abril 1997, sobre de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado afirma que el "actual Organismo autónomo Correos y Telégrafos tendrá la condición de entidad pública empresarial y se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. Le será de aplicación la legislación contenida en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre en lo relativo a sus funciones". Tampoco tiene relación directa con el objeto del debate;

3. la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, se invocan sin referirse en concreto a ninguno de sus artículos o disposiciones, lo que impide conocer cuál sería la norma supuestamente infringida;

4. la (derogada) Ley 11/1998, de 24 abril 1998, General de Telecomunicaciones, mediante su Disposición transitoria novena , estableció que la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos "continuará prestando directamente los servicios de télex, telegráficos y otros de características similares, a los que alude el artículo 40.2.a) de esta Ley, ajustándose, en su caso, a lo que prevea el Real Decreto al que se refiere el apartado 3 de dicho artículo". Nadie ha discutido en este litigio la competencia de la citada entidad para continuar con la prestación directa de aquellos servicios.

5. Sólo la Ley 24/1998, de 13 julio 1998, de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, tiene relación con lo que es propiamente objeto de litigio pues, en efecto, su artículo 19, en conexión con la Disposición adicional primera (que es la que atribuye la obligación de prestar el servicio postal universal, en los términos, condiciones y con las prestaciones establecidas en el Título III de esta Ley, a la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos) asigna a la recurrente, como uno más de los derechos especiales y exclusivos que se le reconocen, la reserva de utilización de ciertas denominaciones, lo que implica tanto como la prohibición de su uso por otras personas.

Dispone el mencionado artículo en su apartado segundo que "[...] para garantizar la prestación del servicio postal universal, se otorgan al operador que preste dicho servicio los siguientes derechos exclusivos: [...] el derecho a la utilización exclusiva de la denominación 'Correos', del término 'España' o de cualquier otro signo que identifique al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal o al carácter de los servicios que, dentro de su ámbito, éste preste."

La interpretación de este último precepto que realiza el tribunal de instancia es acertada y, por lo demás, responde a un criterio análogo al que esta misma Sala ha sentado en su reciente sentencia de 19 de julio de 2004 (recurso de casación número 2423/2001) en relación con el uso del término "postal", negando que estuviera legalmente reservado, en exclusiva, para su uso como marca por la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.

En efecto, una cosa es que dicha entidad pueda seguir manteniendo la exclusividad del servicio de despachar telegramas (bien se entienda este término en su acepción original o en la de papel normalizado en el que se recibe escrito el mensaje telegráfico) y otra, diferente, es que nadie pueda emplear dicho término como marca en relación con productos o servicios absolutamente ajenos a los postales o asimilados. Así ocurre en el caso de autos, pues los servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca impugnada son de carácter recreativo, educativo o de esparcimiento.

La reserva legal que antes hemos transcrito tiende a garantizar la prestación del servicio postal universal, de modo que el operador que lo preste no se encuentre perjudicado por la actuación de otros intervinientes en el mismo mercado, lo que sucedería si suministradores de servicios postales o de otros análogos de diversa naturaleza pudieran comercializar aquéllos o éstos últimos bajo las denominaciones de 'Correos', o acompañados del término 'España' o de cualquier otro signo que identificara a la entidad pública recurrente o se confundiera con sus servicios propios. Todo ello en el buen entendimiento de que la reserva se aplica al sector postal o a sectores conexos en los que pudiera existir confusión, no en ámbitos absolutamente distintos en los que no existe tal riesgo. Entender la reserva de aquellos términos en términos absolutos implicaría el absurdo de prohibir, por ejemplo, que el "Banco de España" mantuviese esta denominación pues el término "España" también figura entre los expresamente comprendidos en el citado artículo 19.2 de la Ley 24/1998, de 13 julio 1998, de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Cuando, como en este caso, la utilización del término "telegrama" se lleva a cabo en un contexto totalmente diferente al de los servicios postales cual es el de los servicios de recreo, educativos o de esparcimiento, y por parte de una empresa o entidad que ninguna conexión tiene ni pretende tener con los servicios postales o asimilados, debe mantenerse la inaplicabilidad del artículo citado en los términos en que lo hizo el tribunal de instancia.

En el segundo motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la entidad recurrente imputa a la sentencia la "infracción de la prohibición de registro contenida en el art. 13, apartados b) y c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas". En realidad todo el peso de la argumentación recae sobre esta última letra (c) pues la tesis de la recurrente es que el "público consumidor" será inducido a error y asociará indebidamente el origen empresarial de los servicios amparados por la nueva marca con los de la Entidad Correos y Telégrafos, aprovechándose del prestigio de ésta. No hay referencias específicas a la prohibición inserta en la letra b), inaplicable al caso de autos ya que "telegrama" no es ni nombre, apellido, seudónimo, imagen o medio de identificación usual de la referida Entidad.

El motivo, expuesto en estos términos, no puede ser acogido por dos razones concurrentes. La primera es que, como acertadamente subraya el Abogado del Estado, no consta que la entidad recurrente hubiera registrado previamente la denominación "telegrama" como marca, lo que basta para excluir la aplicación del artículo 13, letra c), de la Ley 32/1988 ya que la prohibición en él inserta se refiere a los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros "signos o medios registrales" preexistentes. No se ha invocado en este caso, por lo demás, la protección que pudiera derivar del artículo 3.2 de la citada Ley 32/1998 para los usuarios de marcas anteriores notoriamente conocidas que aún no hayan tenido acceso al registro.

La segunda razón que impediría en todo caso el éxito del motivo es que parte de un presupuesto de hecho rechazado por la Sala de instancia, a saber, la existencia de riesgo de error o confusión en el público a causa de la nueva marca concedida. El tribunal sentenciador sostuvo, por el contrario, que no concurría riesgo alguno de asociación, pues "no cabe asimilar la marca cuestionada con los servicios de telégrafos que desempeña la solicitante".

Hemos sostenido que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho determinantes del acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Entre dichos elementos se encuentra el relativo a la capacidad de una nueva marca para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, capacidad que corresponde apreciar a los tribunales de instancia cuyo parecer sobre estos factores no puede, en principio, ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que el distintivos autorizado tiene aptitud para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Mediante el tercer y último motivo de casación la Entidad recurrente imputa a la Sala de instancia, de nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la "infracción del principio de igualdad, en relación con la jurisprudencia contenida en las Ss. de 4 de junio de 1992, de 30 de marzo de 1993, 21 de julio de 1999, entre otras". A su juicio, dado que la Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado el 20 de septiembre de 1999 el nombre comercial "Tele Franqueo S.L." (para distinguir "servicios de publicidad y marketing directo") y el 5 de marzo de 1999 la marca "Telegrama" (para productos textiles de la clase 25) y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid había confirmado en su sentencia de 20 de abril de 1999 la negativa registral a la inscripción de la marca "Mutua Postal", la decisión ahora impugnada quebraría el principio de igualdad.

El motivo debe ser rechazado. En primer lugar, el motivo se dirige en realidad no contra la sentencia de instancia (que no se refirió a la correlativa alegación de la demanda, sin que ahora sea tachada de incongruente por defecto) sino contra la decisión administrativa que autorizó el registro de la nueva marca. Ocurre, además, que tanto las resoluciones administrativas de signo adverso como las sentencias citadas son posteriores al acuerdo registral impugnado (que lleva fecha de 1 de diciembre de 1998, si bien la alzada contra él se resolvió el 26 de abril de 1999).

La sentencia del tribunal territorial invocada, por lo demás, ni crea jurisprudencia ni se refiere a un supuesto de hecho que guarde la debida analogía con el presente ni puede leerse al margen de lo que en la de esta Sala de 19 de julio de 2004, antes citada, hemos afirmado al respecto. Y en cuanto a las resoluciones administrativas supuestamente adversas reiteradamente nos hemos pronunciado sobre la falta de efectos vinculantes de los precedentes administrativos, tanto para la propia Administración como para los Tribunales, ya que para ambos rige con prioridad el principio de legalidad.

Baste, a estos efectos, con remitirnos a la doctrina contenida en la repetida sentencia de 19 de julio de 2004 sobre la aplicación del principio de igualdad en relación con precedentes administrativos, doctrina sobre cuya base desestimamos también en aquel caso el mismo argumento, basado en el principio de igualdad, opuesto por la Entidad pública hoy recurrente contra una sentencia que había confirmado una determinada decisión registral contraria a sus pretensiones.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español