STS 0297, 31 de Marzo de 1995
| Ponente | D. TEOFILO ORTEGA TORRES |
| Número de Recurso | 3688/91 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 0297 |
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a 31 de Marzo de 1.995. Visto por la Sala
Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza como
consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía
seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Zaragoza, sobre
reconvención y propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la
entidad "TALLERES MICROMECANIC, S.A." representada por el Procurador D.
Enrique Sorribes Torra y asistida por el Letrado D. José Mª. del Corral
Perales, que compareció el día de la vista; siendo parte recurrida D.
Mauricio, D. Jose Enriquee "INDUSTRIAS
LAFUENTE, S.A." que no han comparecido ante este Tribunal.ANTECEDENTES DE HECHO
1.-El Procurador D. Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en
nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S.A.",
interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de 1ª
Instancia número dos de Zaragoza, siendo parte recurrida D. Mauricio, D. Jose Enriquey la entidad "Industrias
Lafuente, S.A.", sobre reconvención y propiedad industrial, alegando, en
síntesis, los siguientes hechos: Que se obtuvo la inscripción de diferentes
patentes de invención a nombre de los distintos demandados, si bien se
considera por la demandante que ninguna de estas patentes aportan nada
nuevo respecto de otras que las preceden. Alegó a continuación los
fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al
Juzgado dictase en su día sentencia "DECLARANDO la nulidad e ineficacia
legal por falta de novedad de todas y cada una de las reivindicaciones de
las patentes de invención nºs NUM000, NUM001, NUM002y NUM003, lo que
implica la nulidad de las respectivas inscripciones en el Registro de la
Propiedad Industrial de las mencionadas patentes, con todos los efectos
legales que su extinción por nulidad debe producir en el Registro de la
Propiedad Industrial, en el que la inscripción de dichas patentes deberá
cancelarse. CONDENANDO a los demandados a estar y pasar por la anterior
declaración, en la forma que les afecte en virtud de su respectiva
titularidad registral sobre las mencionadas patentes, condenándolos
asimismo al pago de las costas de este procedimiento".
-
- El Procurador Dª. María del Pilar Cabeza Irigoyen, en nombre y
representación de D. Jose Enrique, D. Mauricio
e "Industrias Lafuente, S.A.", contestó a la demanda oponiendo a la misma
los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar
suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que se desestime
íntegramente la demanda con imposición de las costas a la parte actora".
Asimismo formuló demanda reconvencional, oponiendo los hechos y
fundamentos que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado
dictase sentencia "condenando a la demandada a: a) Cesar en la fabricación,
venta y comercialización, por si o por tercero del eje con ralentizador
incorporado, conocido como eje modelo ILASA, objeto de las patentes
alegadas, tanto en su conjunto, como sus diferentes piezas individuales. b)
A reintegrar a mis representados toda la documentación técnica facilitada
en su día por los mismos en virtud del contrato suscrito, consistente en
planos, hojas de fabricación y montaje, utillajes, etc. c) Que se indemnice
a mis representados por los perjuicios ocasionados por la violación de sus
patentes en la cantidad que se acreditará en el momento procesal oportuno.
d) abonar todas las costas causadas en el presente procedimiento".
-
- El Procurador D. Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en nombre y
representación de "Talleres Micromecanic, S.A.", contestó a la demanda
reconvencional oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró
oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia
"desestimando la demanda reconvencional en todas sus partes, todo ello con
imposición expresa de las costas a la parte demandante".
-
- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por
las partes fue declarada pertinente. unidas las pruebas a los autos las
partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos
escritos. El Juez de 1ª Instancia número dos de Zaragoza dictó sentencia
con fecha 5 de abril de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO:
Se estima parcialmente la demanda principal formulada por la representación
procesal de la entidad TALLERES MICROMECANIC S.A. y en su virtud DECLARO:
La nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad, de las
reivindicaciones de las patentes siguientes: LA PRIMERA de la PATENTE DE
INVENCION NUMERO NUM000; la PRIMERA y SEGUNDA de la PATENTE DE INVENCION
NUMERO NUM001, y la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA de la
PATENTE DE INVENCION NUMERO NUM002quedando subsistentes las restantes. Se
decreta la NULIDAD de las respectivas inscripciones en el Registro de la
Propiedad Industrial en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los
efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el indicado
Registro, procediendo a la cancelación de las citadas inscripciones y
condenando a los demandados DON Mauricio, DON Jose Enriquey la entidad INDUSTRIAS LAFUENTE S.A., a estar y pasar por
las anteriores declaraciones en la forma que les afecte en virtud de su
respectiva titularidad registral y absolviéndoles del resto de los
pedimentos formulados en la demanda. No se hace condena en cuanto a las
costas causadas en la tramitación de la demanda principal, por lo que cada
parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se
desestima íntegramente la demanda reconvencional formulada por la
representación de DON Mauricio, DON Jose Enriquey la entidad INDUSTRIAS LAFUENTE S.A., absolviendo a la demandada
TALLERES MICROMECANIC de los pedimentos en ella formulados, imponiendo a
los reconvinientes las costas causadas por la demanda reconvencional".
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior
resolución por la representación de la entidad "Talleres Micromecanic,
S.A.", asimismo por la representación de D. Jose Enrique, D.
Mauricioe "Industrias Lafuente, S.A.", la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia con fecha 28 de
octubre de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que
debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de la demandante Talleres
Micromecanic S.A. y haber lugar en parte al interpuesto por la
representación de los demandados D. Jose Enrique, D. Mauricio, e Industrias Lafuente S.A. contra la sentencia fecha 5 de
abril de 1990, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Zaragoza, en autos de juicio de menor cuantía número 554 de 1989,
resolución que revocamos parcialmente, en el sentido de: Se estima
parcialmente la demanda principal formulada por la representación procesal
de la entidad Talleres Micromecanic S.A. y en su virtud declaramos: La
nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad de las reivindicaciones de
las patentes siguientes: LA PRIMERA de la PATENTE DE INVENCION NUMERO
NUM000; LA PRIMERA y SEGUNDA de la PATENTE DE INVENCION NUMERO NUM001y
la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA de la PATENTE DE INVENCION
NUMERO NUM002, quedando subsistentes las restantes. Se decreta la NULIDAD
de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial
en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los efectos legales que su
extinción por nulidad debe producir en el indicado Registro, procediendo a
la cancelación de las citadas inscripciones y condenando a los demandado D.
Mauricio, D. Jose Enriquey la entidad
Industrias Lafuente S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones
en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad
registral, y absolviéndoles del resto de los pedimentos formulados en la
demanda principal. Se estima en parte la demanda reconvencional formulada
por los demandados mencionados, condenando a la demandante Talleres
Micromecanic S.A., a: a) Cesar desde 1 de noviembre de 1989 en la
fabricación, venta y comercialización, por si o por tercero del eje con
ralentizador incorporado, conocido como eje modelo ILASA, objeto de las
patentes alegadas números NUM000-NUM001-NUM002(en la subsistencia
parcial de las mismas, según las declaraciones de nulidad parcial
expresadas en este Fallo) y NUM003, tanto en el conjunto de aquel, como
sus diferentes piezas individuales. b) A reintegrar a dichos demandados
toda la documentación técnica, que en su día le hayan facilitado los mismos
en virtud del contrato suscrito, consistente en planos, hojas de
fabricación y montaje, utillajes, etc. Absolvemos a la demandante Talleres
Micromecanic S.A. de los demás pedimentos de la demanda reconvencional. No
se hace condena en costas en ninguna de las dos instancias".
1.- El Procurador D. Rafael Ortiz de Solorzano y Arbex,
en nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic S.A.",
interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 28 de
octubre de 1991 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, con apoyo en los siguientes motivos. MOTIVOS DEL RECURSO:
Al amparo del número 5º del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por inaplicación del artículo
112.3º de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes. SEGUNDO.- Bajo el
mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del artículo 115.4º del
Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. TERCERO.- Bajo
el mismo ordinal se alega infracción del artículo 50 de la Ley de Patentes
del 20 de marzo de 1986.
-
- Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se
señaló para la vista el día 16 de marzo de 1995, en que ha tenido lugar.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. TEOFILO ORTEGA TORRES
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
En el primer motivo del recurso, amparado, como los
siguientes, en el art. 1692-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción
anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1992), se acusa "infracción por
inaplicación de lo dispuesto en el art. 112.3º de la Ley 11/1986, de 20 de
Marzo, de Patentes" argumentándose, en síntesis, "que la parte subsistente
de las patentes de invención objeto de impugnación, en modo alguno puede
constituir objeto de una patente independiente", por lo que, si bien la Ley
citada admite (art. 112-2) la declaración de nulidad parcial de la patente
"mediante anulación de las reivindicaciones afectadas" por las causas de
nulidad, establece (núm. 3 del mismo precepto) que "cuando la nulidad sea
parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones
que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de
una patente independiente", de donde se seguiría que si, como alega la
recurrente, "Talleres Micromecanic, S.A.", la reivindicación segunda de la
Patente de Invención núm. NUM000, las tercera y cuarta de la núm. NUM001
y las sexta y séptima de la núm. NUM002tienen el carácter de
"reivindicaciones dependientes" de las principales anuladas, no pueden
subsistir, contrariamente a lo resuelto en la sentencia impugnada.
Planteada así la cuestión, lo primero que ha de observarse es que
en la demanda se solicitó la nulidad e ineficacia legal "por falta de
novedad" de todas y cada una de las reivindicaciones de las patentes de
invención núms. NUM000, NUM001, NUM002y NUM003, pero no se sometió a
debate la dependencia de algunas de las reivindicaciones, ahora alegada
como causa de que, si se declarase la nulidad parcial de las reputadas
principales, ello comportaría la imposibilidad de que siguiera en vigor la
patente con referencia a las reivindicaciones no anuladas, por esta sola
razón y aunque sí cumplieran el requisito de novedad; es cierto, sin
embargo, que en el Fundamento de Derecho X de la demanda, al tratar de la
extensión de la nulidad, se cita el art. 112-2, pero no el núm. 3 del
mismo, lo que más bien significa que, en el caso, se está admitiendo la
nulidad parcial sin suscitar problema alguno respecto al mantenimiento en
vigor de las reivindicaciones no anuladas, con lo que, en definitiva, se
está planteando ahora, en casación, una cuestión nueva y, como tal,
rechazable en este recurso extraordinario según reiterada doctrina
jurisprudencial (Sª. de 2 de Diciembre de 1994, con mención de otras
anteriores), lo que ya, sin más, conduce a la desestimación del motivo.
El motivo segundo, al denunciar infracción del art.
115.4º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929 ("Son
nulas las patentes:... 4ª Cuando se demuestre que con los elementos
contenidos en la Memoria no se puede lograr la ejecución del objeto de la
patente") por cuanto, según la recurrente, "la reivindicación segunda de la
Patente de Invención nº NUM000se encuentra plenamente incursa en la
mencionada causa, habida cuenta de que reivindica algo total y
absolutamente impreciso, que en modo alguno se concreta", plantea también
una cuestión rigurosamente nueva, pues en la demanda no se hace ni siquiera
alusión al extremo de que se trata y sólo se argumenta en relación a la
falta de novedad (fs. 113 y sig. de los autos), por lo que, conforme a la
doctrina jurisprudencial antes reseñada, declarativa de la improcedencia
del planteamiento de cuestiones nuevas en casación, ya que de lo contrario
originaría una flagrante indefensión de la parte contraria, a quien por
este medio se privaría de su derecho de alegar y formular la prueba que
estimare oportuna y pertinente con relación al mismo, ha de rechazarse el
motivo.
El tercer motivo se formula para "combatir aquella parte
del fallo en la que se estima parcialmente la demanda reconvencional" y se
fundamenta en que si "se declara la nulidad parcial de las patentes
impugnadas por los motivos anteriormente expresados, la estimación, aunque
sea parcial de la demanda reconvencional, carecerá de toda base", por lo
que, al haber decaído aquéllos, consecuentemente ha de perecer éste.
La procedente desestimación de la totalidad de los
motivos del recurso comporta la de éste con la preceptiva consecuencia de
la imposición de costas a la recurrente (art. 1715, in fine, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACION interpuesto por "Talleres Micromecanic, S.A." contra la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) con fecha 28
de octubre de 1991; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas
causadas.
Líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación
correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- TEOFILO ORTEGA TORRES.- LUIS MARTINEZ CALCERRADA Y
GOMEZ.- JAIME SANTOS BRIZ. Rubricados.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
D. TEOFILO ORTEGA TORRES, Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
