STS, 13 de Julio de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:4740 |
| Número de Recurso | 8517/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Julio de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 8517/2002, interpuesto por la Entidad GRUPO OSBORNE, S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1075/2002 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de septiembre de 2002, recaída en el recurso nº 1234/2000, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.169.218 "STRONG BULL, S.L."; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad STRONG BULL, S.L., representada por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad OSBORNE y CÍA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de junio de 2000, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 7 de junio de 1999, que concedió la inscripción de la marca nº 2.169.218 "STRONG BULL, S.L.", mixta, para designar productos de la clase 39ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de noviembre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (OSBORNE Y CÍA., S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de enero de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y de la Jurisprudencia aplicable, al considerar la sentencia impugnada que las marcas enfrentadas son claramente distinguibles sin posibilidad de error o confusión en el mercado.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia aplicable, al considerar la sentencia recurrida que no se ha apreciado riesgo de asociación en el mercado entre las marcas enfrentadas.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13.c) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia aplicable, al no haber apreciado la sentencia recurrida el aprovechamiento de reputación de la marca prioritaria por parte de la marca concedida.
Terminando por suplicar sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la sentencia recurrida y en consecuencia, anule las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la inscripción registral de la marca mixta nº 2.169.218 "Strong Bull, S.L.".
Mediante escrito presentado en fecha 18 de julio de 2003, la representación procesal del recurrente interesa tenga por comparecida y parte a GRUPO OSBORNE, S.L. en la posición que ocupaba la Entidad OSBORNE Y CÍA, S.A. en el presente recurso, al ser el referido Grupo nuevo titular de la marca gráfica nº 967.918. Mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de noviembre de 2003 así se acordó.
Por providencia de la Sala, de fecha 15 de junio de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 20 de julio de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y STRONG BULL, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 23 de julio de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por diligencia de ordenación de la Sala, de fecha 7 de octubre de 2004, se tuvo por caducado el trámite de oposición a la recurrida STRONG BULL, S.L., quedando las actuaciones para señalamiento.
Por providencia de fecha 31 de marzo de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 6 de julio de 2005, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.169.218 "STRONG BULL S.L." de la clase 39 para "servicios de distribución de máquinas de conformación y de montaje de puertas y ventanas de aluminio, P.V.C. y madera", pese a la oposición de la marca nº 967.918 también de la clase 39, representada exclusivamente con la figura de un toro. La OEPM motivó su resolución en que existen notas diferenciales entre los distintivos en pugna, unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en los siguientes fundamentos:
"Fundamentada la reclamación en las similitudes existentes entre las marcas en conflicto, ha de determinarse si éstas son de tal magnitud que en aplicación del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, deban llevar a la imposibilidad de admitir, como pretende la recurrente, la inscripción de la marca solicitada o, por el contrario, y como entendió la Oficina de Patentes y Marcas en la resolución ahora impugnada, existen entre ellas elementos diferenciadores suficientes para evitar la posible confusión en el mercado.
El análisis comparativo debe tomar por base el citado artículo 12.1 de la Ley de Marcas, que prohibe el acceso al Registro como tales de los signos o medios que "... por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".
Pues bien, desde el punto de vista denominativo las diferencias son ya excluyentes de cualquier posibilidad de confusión pues la marca oponente es exclusivamente gráfica, mientras que en la solicitada la denominación "STRONG BULL" tienen una indudable eficacia distintiva dentro del conjunto de la marca.
Pero es que incluso el elemento gráfico, en el que se sustenta la impugnación, no sugiere una misma procedencia dado que la figura de un toro que incluyen ambas marcas presenta notables diferencias en una y otra.
Así, el toro de la oponente se presenta de perfil, en actitud estática y vigilante, mientras que el de la solicitante está en plena carrera, situado entre los términos "STRONG" y "BULL", configurando en cualquier caso un conjunto con sustantividad propia y difícilmente asociable con a notoria figura del toro de la oponente.
Conviene aquí recordar que, según doctrina jurisprudencial reiterada, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1991, entre otras) es ciertamente que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia o imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintético o de mera impronta o impresión, sin más que una sencilla visión, lectura o audición, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos contrastados, ni que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor.
Y desde una valoración conjunta de los distintivos en pugna como la que propone la jurisprudencia se llega a la conclusión, reiteramos, de que las marcas objeto de comparación son claramente distinguibles, excluyéndose de todo punto cualquier posibilidad de error o confusión en el mercado.
A ello se une, en primer lugar, que la denominación incorporada al distintivo coincide con la razón social de la solicitante, siendo criterio jurisprudencial reiterado el que sostiene que el rigor en la apreciación de las posibles semejanzas debe atemperarse en tales casos, aminorando la exigencia de los rasgos diferenciales (sentencia de 14 de septiembre de 1990 y de 24 de junio de 1995); y en segundo término, que los productos que amparan una y otra marca no son plenamente coincidentes, siendo de destacar la especificidad de los protegidos por la solicitante, lo que aleja aún más el riesgo de una posible confusión entre productos o de asimilación de procedencias, teniendo presente la particular importancia de la Ley 32/1988 confiere al principio de especialidad; señalando la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1989 que el espíritu del artículo 124 del Estatuto -hoy artículo 12 de la Ley 32/88- es la clara identificación de las marcas en relación con los productos para evitar la desorientación del público medio a quien van dirigidos en su consumo"
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Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad, pues dadas las notables diferencias existentes entre los signos enfrentados, es lógica la consecuencia que ha obtenido la sentencia recurrida. En efecto, aunque se considere que hay similitud en los servicios a prestar por ambas marcas, son tan claras las diferencias gráficas y denominativas que hacen imposible la confusión por parte de los consumidores. Incluso el elemento gráfico de un toro, que es el único distintivo de la marca oponente, difiere del que se incluye en la denominación de la otorgada, pues mientras que en aquella se encuentra en posición estática, en ésta se presenta en actitud de carrera y en medio de las palabras inglesas "Strong Bull".
Como reiteradamente tiene declarado esta Sala, no basta la semejanza de las marcas, su notoriedad o reputación para soslayar el principio de especialidad previsto en la Ley de Marcas. Es preciso que además tal semejanza, ya sea conceptual, gráfica o denominativa, llegue al extremo de producir el pernicioso efecto que trata de evitar el artículo 12.1.a), y que no es otro que la confusión del consumidor que al enfrentarse a los signos no sepa distinguir el origen empresarial de uno y otro, o los asocie entre sí. Pues bien, son tales las diferencias entre las marcas que ese riesgo hay que excluirlos, por lo que procede la desestimación de los motivos de casación, y , consecuentemente, la del recurso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 8517/2002, interpuesto por la Entidad GRUPO OSBORNE, S.A., contra la sentencia nº 1075/2002 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de septiembre de 2002, recaída en el recurso nº 1234/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad Valenciana 1458/2009, 4 de Noviembre de 2009
...24/noviembre/2003, respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente", o la STS de 13/julio/2005, respeto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera, situado entre los términos "Strong" y "Bull". Concluye el Tri......