STS, 6 de Febrero de 2003
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:727 |
| Número de Recurso | 3265/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Febrero de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 3265/1997, interpuesto por el Procurador D. Javier Ungria López, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de GEBERIT HOLDING, AG, contra la sentencia nº 3 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1669/1995, con fecha 2 de enero de 1997, sobre marca; no habiendo comparecido parte recurrida.
En el proceso contencioso administrativo nº 1669/95, la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 3 de fecha 2 de enero de 1997, desestimando el recurso concencioso-administrativo interpuesto por GEBERIT AG, contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 1 de diciembre de 1994 y 14 de junio de 1995 que denegaron la inscripción registral de la marca internacional aspirante nº 599.521 GIS, clase 6ª, materiales de construcción metálicos para el montaje de instalaciones sanitarias y 19ª, materiales de construcción sintéticos para el montaje de instalaciones sanitarias. Notificado dicha sentencia a las partes, por la representación de GEBERIT HOLDING AG, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 10 de marzo de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 25 de abril de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la recurrida y se conceda la inscripción de la marca internacional nº 599.521 en sus clases 6ª y 19ª.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de febrero de 1998, y no habiendo comparecido parte recurrida queden los autos conclusos y pendientes de señalamiento para cuando por turno les corresponda.
Por providencia de fecha 31 de octubre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de enero de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso se articulan tres motivos de casación: el primero, al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formalidades esenciales de la sentencia o las que rigen los actos y garantías procesales causando indefensión, que luego concreta en la infracción de los artículos 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el segundo y tercero al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 12.2 de la Ley de Marcas y jurisprudencia aplicable al caso, y el tercero, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia aplicable al mismo.
En el primer motivo de casación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe los artículos 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, alegando incongruencia omisiva de la sentencia porque la misma no tiene en cuenta una escritura pública presentada como la demanda en documento número 3, de fecha 14 de noviembre de 1995. Son antecedentes de hecho de notoria importancia para la resolución del presente recurso los siguientes: 1º) Solicitada por GEBERIT AG, la inscripción registral de la marca internacional nº 599.521 GIS, para proteger productos de la 6ª, materiales metálicos para la construcción de montaje de instalaciones sanitarias, y 19ª, materiales sintéticos para el montaje de instalaciones sanitarias, formuló oposición a la misma D. Jose Augusto , en base a la marca de su propiedad nº NUM000DIRECCION000 , con gráfico, para proteger productos de la clase 7ª, instrumentos metálicos para la elevación y transporte de dispositivos eléctricos, ascensores, grúas, etc., y señalando el Registro de oficio el parecido con las marcas nº 815.207, propiedad de NADAL, JIS, con gráfico, para productos de la clase 6ª, cerraduras y candados de todas clases, y la nº 1.657.203, propiedad de GINESTA, mixta, GI, con gráfico para proteger productos de la clase 19ª, materiales de construcción y asfalto. 2º) Habiendo prestado consentimiento fehaciente la marca nº NUM000 con fecha 10 de marzo de 1994, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución de fecha 1 de diciembre de 1994 denegando la inscripción de la marca aspirante en base al parecido con las marcas señaladas de oficio nº 815.207 y nº 1.657.203, contra la cual el aspirante interpuso recurso de reposición que fue desestimado por resolución de la misma Oficina de fecha 14 de junio de 1995 en base a la similitud con las marcas nº 815.207 y nº 1.657.203. 3º) Contra ambas resoluciones interpuso recurso contencioso-administrativo nº 1669/1995, GEBERIT AG, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, formulando demanda con fecha 7 de marzo de 1996 en la que se hacía constar que había obtenido consentimiento para inscribir de la marca JIS nº 815.207, clase 6ª, acompañando Escritura Pública otorgada ante el Notario de Barcelona D. José de Torres Giménez, de fecha 14 de noviembre de 1995, solicitando en la demanda que la Sala dicte sentencia valorando dicha autorización. 4º) La Sala de instancia con fecha 2 de enero de 1997 dictó la sentencia hoy recurrida en casación, que en efecto no contiene pronunciamiento alguno sobre la autorización concedida por la marca nº 815.207 JIS, y efectúa la comparación entre las marcas GIS - JIS - GI. La sentencia de instancia no incurre en el vicio de incongruencia omisiva denunciado por el recurrente, pues aunque erróneamente compara conjuntamente las tres marcas, cuando debió excluir la marca JIS que había consentido para la clase 6ª, única de la que era titular, pero estaba obligada a efectuar la comparación entre las marcas GIS-JIS y GI, para la clase 19ª, y entre GIS y GI, para la clase 6ª, con lo cual no cabe la menor duda que todo el razonamiento y conclusión a que llega la sentencia al entender que existe riesgo de confusión entre las marcas GIS-JIS y GI, es perfectamente admisible para la clase 19ª, sobre la que la renuncia de JIS no surte efecto y también entre las marcas GIS y GI, para la clase 6ª, con lo cual es preciso rechazar el motivo de incongruencia alegado por el recurrente.
El segundo motivo de casación alegado por el recurrente en el que se denuncia infracción del Art. 12.2 de la Ley de Marcas al haber presentado consentimiento fehaciente la marca nº 815.207 JIS, con gráfico, para productos de la clase 6ª, ha de ser rechazado por el mismo argumento empleado en el motivo anterior, pues en cualquier caso, aunque se declarase válido y eficaz el consentimiento prestado el 14 de noviembre de 1995, sólo sería eficaz para la clase 6ª, única de la que el que consiente dispone, pero sería totalmente ineficaz para la clase 19ª, de la que no puede disponer y siempre quedaría el obstáculo de la marca nº 1.657.203 GI, que la sentencia declara también incompatibles, con lo cual, no se produce la infracción del Art. 12.2 de la Ley de Marcas que el recurrente considera infringido.
El tercer motivo de casación lo articula el recurrente en base a la infracción del Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, por lo que la cuestión queda reducida a examinar la compatibilidad registral de la marca aspirante nº 599.521, denominativa GIS, para proteger productos de las clase 6ª, materiales de construcción metálicos para el montaje de instalaciones sanitarias, y clase 19ª, materiales de construcción no metálicos para el montaje de instalaciones sanitarias, con su oponenten nº 815.207, de la clase mixta, JIS, para proteger productos de la clase 6ª, candados y cerraduras, y con la opuesta por el Registro de oficio, marca nº 1.657.203, propiedad de GINESTA, mixta, con la leyenda GI, con gráfico de diseño de las dos letras, para proteger productos de la clase 19ª, materiales de construcción y asfalto. El Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, establece que no podrán ser registrados como marcas, los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, coincidiendo con lo establecido en el antiguo Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la semejanza fonética y gráfica, y discrepando del contenido de dicho artículo en cuanto la nueva Ley de Marcas introduce dos elementos que constituyen innovación respecto al contenido del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, cuales son, añadir a la semejanza fonética y gráfica la conceptual, y el elemento relativo a la naturaleza de los productos que antes constituía un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en caso de semejanza o identidad, a diferencia de la nueva Ley que se refiere concretamente a productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con otra marca anterior, con lo cual dicho elemento pasa a ser elemento diferenciativo de igual importancia que el taxonómico, de tal forma que puede apreciarse con la nueva Ley, que no existe incompatibilidad registral con otra marca inscrita o solicitada, aunque las denominaciones sean idénticas, siempre que los productos o servicios que ambas protejan no sean idénticos o similares que puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, y por tanto, la jurisprudencia de la Sala relativa al Art. 124.1º, sólo será aplicable al actual Art. 12.1º a) en cuanto a los conceptos jurídicos indeterminados de semejanza fonética o gráfica, mas no en cuanto al elemento identidad, que antes no figuraba en el Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, ni en cuanto al elemento identidad conceptual que tampoco se contemplaba ni sobre la naturaleza de los productos o servicios que ahora se exige sean idénticos o similares, conceptos nuevos, sobre los que la jurisprudencia se irá pronunciando e interpretando. Habiendo llegado la sentencia de instancia a la conclusión de que entre las denominaciones enfrentadas GIS-JIS y GI, existe semejanza fonética entre las tres al sonar igual GI con G y con J y la tercera al añadir una S y al considerar, además, que las marcas enfrentadas DIRECCION000 y GI protegen ambas productos similares en áreas comerciales, materiales de construcción, lo cual es suficiente para denegar la marca solicitada en sus clases 6ª y 19ª, dado que la naturaleza similar de los productos de las mismas pueden inducir a error o confusión entre los consumidores al tratarse ambos de materiales de construcción.
El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas presentan similitud fonética que les impida convivir en el Registro por existir riesgo de confusión entre sus productos, en el caso presente similares, por existir relación de áreas comerciales y, en consecuencia, la sentencia aplica correctamente el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 o, al menos, puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente basándose en la interpretación de unas sentencias de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o respecto de los que no se ha acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente referente al Art. 124.1º del E.P.I., derogado y, con ello, la desestimación del recurso de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 que la parte recurrente estima infringido, dado que la diferencia o semejanza entre marcas es materia reservada a la Sala de instancia en cuanto constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser cumplimentado por el Tribunal sentenciador a la vista de las pruebas obrantes en autos y, por tanto, cuestión de hecho no susceptible de ser modificada en vía casacional, en consecuencia, la sentencia recurrida interpreta lógica y correctamente el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
Al desestimar los tres motivos de impugnación, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor sobre las costas del mismo, tal como dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 3265/1997, interpuesto por el procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de GEBERIT HOLDING, AG, contra la sentencia nº 3 de fecha 2 de enero de 1997, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1669/1995, que declaramos conforme a Derecho haciendo expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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